104-IP-2013

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 2250
• Número de registro: 104-IP-2013
• Fecha de publicación: 14 Noviembre 2013
• Sección: Procesos
• Año: 2013

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 104-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 14, 30 y 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: Sociedad SCHERING CORPORATION.

Patente: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.

Expediente Interno Nº 397-2012.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 29 de abril de 2013, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de veintidós (22) de mayo de 2013.

1. Antecedentes

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

Demandante: la sociedad SCHERING CORPORATION.

Demandados: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) y EL PROCURADOR DE LA REPÚBLICA ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

2. Actos demandados

La sociedad SCHERING CORPORATION solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 0572-2009/TPI-INDECOPI de 13 de marzo de 2009 que confirmó la Resolución Nº 000542-2008/OIN-INDECOPI de 22 de mayo de 2008, que denegó la patente de invención para “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”, solicitada por SCHERING CORPORATION.

3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

1. Los hechos

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

• El 27 de agosto de 2002, reivindicando prioridad extranjera de 28 de agosto de 2001, SCHERING CORPORATION solicitó el otorgamiento de la patente de invención para “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.

• El 11 de junio de 2004, mediante proveído, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI modificó el título de la solicitud a: “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE MOMETASONA FUROATO Y FORMOTEROL FUMARATO”.

• 22 de mayo de 2008, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI expidió la Resolución Nº 000542-2008/OIN-INDECOPI, a través de la cual denegó la solicitud de patente. Se fundamentó en que las reivindicaciones 1 a 11 no cumplen con el requisito de novedad de la invención establecido en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

• El 11 de junio de 2008, SCHERING CORPORATION interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.

• El 27 de febrero de 2009, el examinador de patentes emitió el informe técnico Nº 03-09 (T), en el cual concluyó que las reivindicaciones 1-11 no cumplen con el requisito de novedad.

• El 13 de marzo de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 0572-2009/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución Nº 000542-2008/OIN-INDECOPI de 22 de mayo de 2008.

• La sociedad SCHERING CORPORATION interpuso demanda contencioso administrativa.

• El 9 de abril de 2010, la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo expidió la Resolución Nº 09 a través de la cual declaró FUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por la sociedad SCHERING CORPORATION.

• El 12 de mayo de 2010, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, (INDECOPI), interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 9 de abril de 2010.

• El 23 de septiembre de 2011, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual confirmó la sentencia apelada.

• El 12 de diciembre de 2011, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, (INDECOPI), interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 23 de septiembre de 2011. Se fundamentó en la interpretación errónea de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

• El 6 de noviembre de 2012, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 397-2012 - LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto por infracción normativa de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y mandó remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

• El 12 de abril de 2013, el Presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 012-2013-SCS-CS, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. Escrito de demanda

La sociedad SCHERING CORPORATION,en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• “(…) el Tribunal Indecopi basó la Resolución No. 0572-2009/TPI-INDECOPI en el informe del examinador externo de patentes, informe JC 03-09 (T), que nunca fue notificada a esta parte”.

• “El Tribunal Indecopi violó las normas procedimentales y recortó el derecho de defensa de SCHERING CORPORATION al no notificarle en forma oportuna el informe JC 03-09 (T), impidiendo así que SCHERING CORPORATION pueda pronunciarse sobre el mismo y de ser necesario subsanar los impedimentos señalados por el examinador externo”.

• “Solicitamos a la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, tenga en consideración que en forma uniforme ha dictado sentencias que declaran fundadas demandas de impugnación de resolución administrativa y que en consecuencia declaran nulos (sic) las resoluciones dictadas por el Tribunal del Indecopi que deniegan patentes en base a informes técnicos que no se notificaron al solicitante de la patente”.

3. Contestación a la demanda

El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• “La denegatoria de la patente de invención, se debió a que ésta no contaba con el requisito de novedad que la norma establece, para que se le pueda otorgar derechos de exclusiva”.

• “(…) el Informe Técnico que supuestamente le habría sido ocultado por el Indecopi, no resulta ser un acto administrativo que obligatoriamente deba notificarse”.

• “(…) el Informe Técnico no es un acto vinculante para la autoridad administrativa, simplemente configura un factor más a considerar para resolver el caso concreto que puede generarle certeza sobre éste, o puede ser que no lo haga. Y es que su carácter meramente referencial impide que exista...