103-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 103-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literal e) y 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 136 literal a), 224 y 228 de la misma Decisión.

Marca: CRYSTAL GLOSSY (denominativa).

Actor: sociedad JAFER LIMITED.

Proceso interno Nº. 076-2012.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de septiembre del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa a los artículos 134, 135 literal e) y 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 076-2012;

El auto de 24 de julio de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad JAFER LIMITED.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

2. Hechos

   1. El 15 de septiembre de 2006, la sociedad JAFER LIMITED solicitó ante el INDECOPI, el registro del signo CRYSTAL GLOSSY (denominativo) para distinguir exclusivamente lápiz labial (sólido o líquido); lápices delineadores de labios; rubor, brillo labial y humectantes labiales productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Contra dicha solicitud, presentó oposición la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. sobre la base de sus marcas CRISTAL (denominativas y mixtas) registradas para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente cervezas.

   3. Por Resolución Nº. 020994-2007/OSD-INDECOPI, de 28 de noviembre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo CRYSTAL GLOSSY (denominativo) a favor de la sociedad JAFER LIMITED. Contra dicha Resolución la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. presentó recurso de apelación.

   4. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 1698-2008/TPI-INDECOPI de 15 de julio de 2008, decidió revocar la Resolución impugnada y, en consecuencia, denegar el registro de la marca de CRYSTAL GLOSSY.

   5. Contra las mencionadas Resoluciones, la sociedad JAFER LIMITED interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número 10, de 10 de diciembre de 2009, donde la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró "FUNDADA EN PARTE la demanda; en consecuencia, Nula la Resolución Nº. 1698-2008/TPI-INDECOPI (...) e, IMPROCEDENTE en el extremo referido al otorgamiento del registro de marca solicitada por la demandante (...)".

   6. Contra dicha Providencia el INDECOPI interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú que por Providencia de 9 de noviembre de 2010, revocó la sentencia apelada, reformándola y declarándola fundada en todos sus extremos y nulificando las Resoluciones Nº. 020994-2007/OSD-INDECOPI, de 28 de noviembre de 2007 y Nº. 1698-2008/TPI-INDECOPI de 15 de julio de 2008 y ordenando denegar el registro del signo solicitado.

   7. Contra dicha Providencia la sociedad JAFED LIMITED interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 4 de octubre de 2012, solicitó interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal e) y 136 literal h) de la Decisión 486.

      * Fundamentos jurídicos de la demanda.

      La sociedad JAFER LIMITED en su escrito de demanda, presenta los siguientes argumentos:

   1. Hace una relación de los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos dentro del proceso administrativo, donde afirma que es titular de la marca GLOSSY y que "el uso conjunto de nuestra marca registrada GLOSSY (...) con el fonema CRYSTAL - éste último débil por ser descriptivo y además por ser de uso frecuente en la conformación de diversas marcas registradas en la Clase 3- no podría generar confusión ni asociación con la marca opuesta, más aún si aquella protegía cervezas de la CI 32. Es decir, el fonema CRYSTAL no le añadía ni le quitaba distintividad intrínseca ni extrínseca a nuestra marca registrada GLOSSY (...) por lo que su presencia era inocua".

   2. Que el reconocimiento de marca notoria a la que hace referencia la demandada "no se extendía a todos los productos incluidos en todas las clases de la nomenclatura oficial, sino que estaba limitado solamente a las cervezas y bebidas de la Clase 32 (...). Es decir, la notoriedad de la marca CRISTAL estaba limitada a los productos de la Clase 32, es decir, a cervezas, por lo que no podría extenderse este reconocimiento a productos de otras clases y menos aún a productos disímiles y que ni siquiera tenían conexión competitiva con los productos protegidos por la marca opuesta, como eran los lápices labiales (sólidos o líquidos), lápices delineadores de labios, rubor, brillo labial, humectantes labiales de la CI 3. Como tal la marca CRISTAL no se extendía más allá de los productos de la Clase 32 y de otros productos semejantes, con lo cual quedaba descartada la teoría del riesgo de confusión y/o asociación (...)".

   3. Entre los signos en conflicto no existe identidad ni semejanza.

   4. Respecto al argumento del INDECOPI de que el signo solicitado a registro está incurso dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486, el signo solicitado "no está compuesto exclusivamente por indicaciones descriptivas ya que GLOSSY (Reg. No. 118195) es marca registrada a favor de nuestra representada y en consecuencia es un término distintivo (no es descriptivo)". Afirma tener registrados otros signos compuestos con el término GLOSSY incluyendo CRYSTAL GLOSS IT.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   El INDECOPI contesta la demanda y argumenta:

   1. Respecto al hecho de si el signo solicitado a registro es descriptivo "el INDECOPI no denegó el registro del signo debido a que parte de éste fuese descriptivo y la otra parte no lo fuese, tal como se sugiere en la demanda; la denegatoria de registro se debió a que la expresión global que buscaba registrarse (la denominación CRYSTAL GLOSSY) sí era descriptiva".

   2. El INDECOPI "jamás determinó que la denominación GLOSSY fuere irregistrable, sino claramente precisó que era la denominación CRYSTAL GLOSSY la que no podía registrarse".

   3. El INDECOPI "señaló que las denominaciones CRYSTAL y GLOSSY (término en inglés que significa brillante, lustroso) informaban de manera directa sobre las características de algunos de los productos que se pretendía distinguir (lápices labiales, brillo labial) toda vez que comunicaban al público consumidor que se trataba de productos que al aplicarse dejaban una apariencia traslúcida y brillante".

   4. En resumen, el Tribunal del INDECOPI consideró que el signo CRYSTAL GLOSSY en su conjunto era descriptivo.

      * Fundamentos jurídicos del tercero interesado.

      El tercero interesado en el proceso la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. contestó la demanda en los siguientes términos:

   1. Su marca CRISTAL es notoriamente conocida. Dicha notoriedad fue reconocida por el INDECOPI en varias resoluciones.

   2. El término GLOSSY en español significa brillo, "siendo en consecuencia común o genérico para productos que pretende distinguir, en tanto informa directamente sobre el producto al que se aplica (lápiz labial (sólido o líquido), lápices delineadores de labios, rubor, brillo labial, humectantes labiales)". Mientras que el término CRISTAL es descriptivo para productos de la Clase 3.

   3. Recalca la notoriedad de su marca y afirma que entre los signos en conflicto existe riesgo de confusión y riesgo de dilución de su marca.

      * Fundamentos jurídicos de la casación.

      La sociedad JAFER LIMITED, basa su escrito de casación en el hecho de que la Sala Civil Transitoria "ha dado una interpretación incorrecta del artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, ya que el signo solicitado CRYSTAL GLOSSY no es un signo descriptivo, al ser GLOSSY una marca registrada y en consecuencia de ello un elemento distintivo. Como tal, su empleo en conjunción con el término CRYSTAL sitúa al signo solicitado...