102-IP-2013

Emisor:Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 102-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 136 literal d) y 137 de la Decisión 486, así como de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 121, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. Marca: FAMILIA GLOBAL (denominativa). Expediente interno: Nº 4266-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 21 de junio de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 009-2013-SCS-CS, de 08 de abril de 2013, recibido vía courier el 29 de abril de 2013, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 4266-2011.

  1. ANTECEDENTES.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

    * Partes en el proceso interno:

    Demandante: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.

    Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, de la República del Perú.

    Tercero interesado: ANA LOURDES NAVARRO CALDERÓN.

    1. Determinación de los hechos relevantes:

      * El 19 de agosto de 2004, ANA LOURDES NAVARRO CALDERÓN solicitó el registro de la marca FAMILIA GLOBAL (denominativa) para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

      * Con fecha 12 de noviembre del 2004, KIMBERLY-CLARK PERÚ S.A. formuló oposición a la solicitud de registro de la marca en base a las marcas FAMILIA (certificado Nº 81471) y FAMILIA y logotipo (Certificado Nº 79454), que distinguen productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

      * El 31 de mayo del 2007, la Oficina de Signos Distintivos dictó la Resolución Nº 9203-2007/OSD-INDECOPI que declaró infundada la oposición interpuesta.

      * Con fecha 27 de junio del 2007, KIMBERLY-CLARK WORLWIDE, INC., interpuso recurso de apelación, siendo desestimada por la Resolución Nº 532-2008/TPI-INDECOPI, de fecha 26 de febrero del 2008, que confirmando la apelada otorgó el registro de la marca constituida por la denominación FAMILIA GLOBAL, para distinguir artículos de la Clase 16 de la Nomenclatura Oficial, por considerar que no existe confusión entre las marcas en litigio.

      * La demandante KIMBERLY-CLARK WORLWIDE, INC., interpuso acción contencioso administrativa y, en la primera instancia, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda interpuesta.

      * En segunda instancia, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema confirmó la sentencia apelada que declara infundada la demanda interpuesta.

      * Finalmente, la demandante alega en casación como supuesto de infracción normativa la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, por no haberse solicitado la respectiva interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

    2. Fundamentos de la demanda:

      La sociedad KIMBERLY CLARK WORLWIDE, INC. manifiestó en su demanda lo siguiente:

      * KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. es titular de la marca de producto constituida por la denominación FAMILIA, que distingue papeles de toda clase y para todo uso de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo certificado Nº 81471, vigente hasta el 31 de enero de 2014.

      * "La existencia de confusión entre las marcas se basa en dos supuestos: a) conexión competitiva entre los productos a distinguir por las marcas en cuestión; b) la similitud entre los signos que conforman las marcas en litigio".

      * "Las marcas en litigio son confundibles, gráfica, visual y fonéticamente porque ambos están compuestos por el término familia".

      * "Semánticamente ambas marcas se refieren al mismo concepto: Familia, en efecto, basta ver la marca solicitada compuesta por la denominación Familia, para determinar que, al igual que la marca previamente registrada Familia, evocan el mismo concepto: Familia".

    3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), manifestó lo siguiente:

      * "La actora sostiene de manera errónea que la marca `FAMILIA GLOBAL' resultaría confundible con sus marcas registradas `FAMILIA' y `FAMILIA y figura', por cuanto ambos signos incluyen en su composición un elemento denominador común, como es la palabra FAMILIA, lo cual se configuraría como un obstáculo a la registrabilidad del signo cuyo registro se pretende".

      * "Tenemos que la demandante se equivoca al no considerar a la hora de hacer su examen comparativo privado, la existencia de un hecho registral sumamente importante, como es que en el registro de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza existen una serie de marcas registradas a favor de diversos titulares, que incluyen en su composición la palabra FAMILIA. Bajo este contexto, realizado el examen comparativo entre las marcas en conflicto, desde el punto de vista fonético, se advierte que si bien los signos comparten el término FAMILIA, presentan en su conjunto grandes diferencias. En efecto, se advierte que, si bien los signos comparten la palabra FAMILIA, difieren en su extensión, secuencia de vocales y consonantes, debido a la palabra GLOBAL en el signo solicitado. Desde el punto de vista gráfico, los signos difieren en el número de letras (13/7) y secuencia de letras, todo lo cual determina que los signos generen distinto impacto visual de conjunto".

    4. Fundamentos de tercero interesado

      La tercera interesada ANA LOURDES NAVARRO CALDERÓN contesta la demanda en los siguientes términos:

      + Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

      + La palabra FAMILIA es común en diversas marcas de la Clase 16.

      + Se da una coexistencia previa de los signos confrontados por más de 13 años.

  2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

    El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

  3. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

    En el presente caso, el Juez Consultante solicita la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán adicionalmente los artículos 134 literal a), 136 literal d) y 137 de la misma Decisión, así como los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 121, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal.

    A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

    DECISIÓN 486

    "(...)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(...)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

* sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

(...)

Artículo 137

Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

(...)".

TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDA ANDINA

Artículo 32

Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 33

Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.

(...)

...

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