074-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 074-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera.

Patente de invención: “TABLETA DISPERSABLE QUE COMPRENDE RAPAMICINA, ASCOMICINA O UN DERIVADO DE LAS MISMAS”.

Actor: sociedad NOVARTIS AG.

Proceso interno N°. 2011-00070.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de septiembre del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 14, 16 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2011-00070;

El auto del 21 de junio de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad NOVARTIS AG.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Hechos

   1. El 27 de septiembre de 2002, la sociedad NOVARTIS AG., presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de patente de invención titulada “COMPUESTOS ORGÁNICOS”.

   2. Una vez publicado el extracto de la solicitud, no se presentaron oposiciones.

   3. La parte actora solicitó que se realice el examen de patentabilidad, para lo cual, la Superintendencia emitió el Concepto Técnico Núm. 1511 en el cual el examinador indicó que la solicitud tenía reivindicaciones de uso, carecía de claridad y falta de nivel inventivo. Además, de la recomendación de cambiar el título de la patente con uno que tuviera relación con la invención.

   4. Dando respuesta al Concepto Técnico se modificó un capítulo reivindicatorio y el título de la patente fue cambiado a “TABLETA DISPERSABLE QUE COMPRENDE RAPAMICINA, ASCOMICINA Y UN DERIVADO DE LAS MISMAS”.

   5. Posteriormente, a pedido de la Superintendencia se volvió a reelaborar el capítulo reivindicatorio.

   6. Por Resolución Nº. 23369 de 30 de abril de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente para la invención solicitada. Contra dicha Resolución la sociedad NOVARTIS AG. presentó recurso de reposición.

   7. El recurso de reposición fue resuelto por la misma Superintendencia de Industria y Comercio, que por Resolución Nº. 52029 de 28 de septiembre de 2010, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada.

   8. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad NOVARTIS AG. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Violación de los artículos 14, 16, 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La patente solicitada “proporciona a la técnica composiciones farmacéuticas orales novedosas que comprenden un macrólido, por ejemplo, una rapamicina o una ascomicina en una dispersión sólida, polivinil pirrolidona entrecruzada y entre 1 a 5% de dióxido de silicio coloidal y donde dicha tableta tiene una dureza de 35N a 80N y un tiempo de desintegración de 3 minutos o menos”.

   2. Afirma que “para una persona versada en la materia es absolutamente claro que las reivindicaciones están definiendo la materia que se desea proteger mediante la patente (…)”.

   3. La Superintendencia interpretó erróneamente el artículo 30 de la Decisión 486 “al considerar que las reivindicaciones no son claras por la mención de la dureza y el tiempo de desintegración, pues primero dichas características no son las únicas que se emplean para definir la invención, sino que la composición farmacéutica está perfectamente delimitada por los componentes químicos antes precisados y por la cantidad de dióxiodo de silicio coloidal que ella comprende”. Agrega que la composición de la tableta “puede ser definida por sus parámetros, en este caso por la dureza y el tiempo de desintegración, ya que estos son determinables y mesurables sin ambigüedad por métodos estándar conocidos en el campo en cuestión”.

   4. La reivindicación 3 es una reivindicación de uso. Afirma, que esto es permitido por la Decisión 486 en sus artículos 21 y 52 que entablan una relación directa entre una patente de producto o de procedimiento con el uso de la misma. Por lo que, “aunque no se encuentre explícitamente dentro de la norma que las reivindicaciones de uso sean permitidas, sí existe una aceptación implícita de las mismas (…)”.

   5. Se violó el artículo 16 de la Decisión 486, ya que la Administración negó la patente solicitada por considerar que no era novedosa, lo cual no es cierto. La Administración “no ha suministrado evidencias (anterioridades) de que la invención reclamada en la presente solicitud fuera conocida en el estado de la técnica ni ha provisto argumentos donde se evidencie que las tabletas contenidas en el estado de la técnica (D1) tengan los mismos componentes, la misma dureza e igual velocidad de desintegración que las tabletas de la presente solicitud”. Es decir, la Superintendencia “no mencionó ningún documento como anterioridad que afectara el requisitos de novedad de la invención denegada (…)”.

   6. La invención solicitada cumple con los requisitos exigidos para ser patentable.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda señalando que:

   1. Las Resoluciones impugnadas se expidieron de acuerdo a los artículos 14, 16 y 30 de la Decisión 486.

   2. Una vez efectuado “el análisis comparativo (…) se estableció que la materia reclamada en la presente solicitud fue anticipada por la publicación US 6004973 del 21 de diciembre de 1999, es decir, la invención se encontraba en el estado del arte previo al momento de su presentación (…). En efecto, las enseñanzas de dicha publicación destruyen la novedad de lo reclamado en las reivindicaciones 1 a 4 de la solicitud denegada, porque todas y cada una de las características allí definidas fueron divulgadas antes, íntegramente, por dicho antecedente”. Recalca que la invención no cumple con el requisito de novedad.

   3. “(…) la dureza y el tiempo de desintegración son los efectos logrados y no son características técnicas de una tableta. Por lo cual no la definen (…)”.

   4. La Superintendencia “negó la patente porque la tableta reivindicada tiene los mismos componentes que la tableta de D1 y, en consecuencia, no es nueva”.

   5. Afirma que en la Comunidad Andina no está permitido el patentamiento de los segundos usos. Agrega “la reivindicación 3 no menciona alguna característica técnica adicional de las composiciones reclamadas. Ya que, sólo adiciona el ‘uso’, que no es una característica técnica. Por lo cual, se entendió equivalía a una reivindicación de uso, de las composiciones de la reivindicación 1, como inmunosupresoras. Y, dado que el artículo 21 de la Decisión 486 establece que los productos comprendidos en el estado de la técnica no serán objeto de nueva patente, por el hecho de atribuirse un uso distinto, es claro que la tableta dada a conocer en D1, no es objeto de nueva patente, por el hecho de atribuirse el uso como inmunosupresora.

   6. Respecto a que la patente fue concedida en el Perú no obliga a la Superintendencia a tomar la misma Decisión.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 14, 16 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de patente de invención fue el 27 de septiembre de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ésta es la norma aplicable al caso concreto. Por lo tanto, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 14, 16 y 30 de la Decisión 486; y,

      Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente:

      Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

      (…)

      De los Requisitos de Patentabilidad

      Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

      (…)

      ...