99-IP2013

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 099-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 167, 224 y 229 de la misma Decisión.

Caso: Cancelación por falta de uso de una marca CARIBE (denominativa).

Actor: sociedad MOLINOS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Procesos internos acumulados Nº. 2010-00340 y 2010-00392.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once días del mes de septiembre del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro de los procesos internos acumulados Nº. 2010-00340 y 2010-00392;

El auto de 16 de julio de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

  1. HECHOS RELEVANTES.

    Hechos.

  2. El 16 de marzo de 2009, la sociedad MOLINOS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. presentó solicitud de cancelación total y en subsidio parcial por falta de uso de la marca CARIBE (denominativa) registrada a favor de la sociedad INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A., ARROZ CARIBE S.A. para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

  3. Por Resolución Nº. 49298 de 29 de septiembre de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó la cancelación total por no uso de la marca CARIBE (denominativa) y canceló parcialmente el registro de la marca.

    La Resolución excluyó de la cobertura del signo CARIBE (denominativo) los siguientes productos: “Café, te, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”.

    En consecuencia, la cobertura de la marca CARIBE (denominativo) quedó limitada para: “arroz”.

    Contra dicha Resolución la sociedad INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. ARROZ CARIBE S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación

  4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº. 68360 de 29 de diciembre de 2009, confirmó la Resolución impugnada.

  5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº. 14376 de 15 de marzo de 2010, revocó los artículos segundo y tercero de la Resolución 49298 en sentido de ampliar la cobertura del signo CARIBE (denominativo) cancelado parcialmente a: “arroz, pan, pastelería, harinas y preparaciones hechas de cereales”.

  6. Tanto la sociedad MOLINOS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. como la sociedad INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A., ARROZ CARIBE S.A. presentaron acción de nulidad y restablecimiento de derecho contra las anteriores resoluciones.

  7. DENTRO DEL PROCESO INTERNO 2010-00340

    1. Partes en el proceso interno.

      Demandante: sociedad MOLINOS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

      Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

      Tercero interesado: sociedad INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A., ARROZ CARIBE S.A.

    2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

      La sociedad MOLINOS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. en su escrito de demanda argumentó:

  8. Solicita la nulidad de la Resolución Nº. 14376 de 15 de marzo de 2010.

  9. Violación del artículo 165 de la Decisión 486, ya que las pruebas aportadas por la sociedad INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. ARROZ CARIBE S.A. “únicamente acreditaron el uso de la marca CARIBE (…) en Colombia para identificar ‘ARROZ’ y no demostraron el uso de la mencionada marca respecto de ‘pan, pastelería, harinas y preparaciones hechas de cereales’”. Por lo tanto, no se puede mantener un registro para productos que nunca han sido utilizados.

  10. La Superintendencia violó la norma señalada al “extender la protección de la marca objeto de la cancelación, reservando en su cobertura, productos respecto de los cuales su titular NO demostró el uso, aduciendo que estos se relacionan con aquel sobre el que sí probó el uso”. Agrega que “el pan, pastelería, harinas y preparaciones hechas de cereales no se pueden asimilar al ARROZ producto al que inicialmente se limitó la marca”.

  11. Violación del artículo 166 de la Decisión 486, ya que “En ningún momento dicha sociedad demostró uso alguno respecto de los productos consistentes en ‘pan, pastelería, harinas ni preparaciones hechas de cereales’, los cuales, no tienen relación alguna con el arroz desde el punto de vista de comercialización, funcionalidad y conexión competitiva en general”.

    1. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

    La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

  12. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de ninguna de las normas contenidas en el artículo 165 de la Decisión 486 (…)”.

  13. La Superintendencia antes de tomar su decisión “procedió acertadamente a efectuar un análisis y el respectivo estudio de la solicitud de cancelación parcial del registro de la marca ‘CARIBER’ (sic) (…)”.

  14. “Efectuada la valoración correspondiente de las pruebas se tiene que si bien el fallador de primera instancia determinó probado el uso de varios productos para la marca ‘CARIBE’ para identificar arroz acertó al limitar los productos pero erró al excluir el pan, pastelería, harinas, siendo necesario proceder a incluir en la lista de productos a los cuales se redujo el registro del signo solicitado los productos antes mencionados”.

    1. Tercero interesado.

    La sociedad INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A. tercero interesado en el proceso, contestó la demanda bajo los siguientes argumentos:

  15. Su marca CARIBE es notoriamente conocida en Colombia, por lo cual no procede su cancelación total ni parcial.

  16. Entre los productos que distingue su marca CARIBE y los productos que distingue la marca opositora hay conexión.

  17. DENTRO DEL PROCESO INTERNO 2010-000392.

    1. Partes en el proceso interno.

      Demandante: sociedad INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A., ARROZ CARIBE S.A.

      Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

      Tercero interesado: sociedad MOLINOS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

    2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

      La sociedad INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A., ARROZ CARIBE S.A. presentó los siguientes argumentos:

  18. Solicita la nulidad de las Resoluciones Nº. 49298 de 29 de septiembre de 2009, Nº. 68360 de 29 de diciembre de 2009 y Nº. 14376 de 15 de marzo de 2010.

  19. Violación del artículo 165 de la Decisión 486 en concordancia con el artículo 227 de la misma Decisión, ya que “para el caso de las marcas notorias no procede la acción de cancelación por no uso, ya que de permitirse que una marca sea cancelada por no uso, se permitiría el aprovechamiento del prestigio ajeno”.

  20. No está conforme con las Resoluciones emitidas porque no se tomó en cuenta la notoriedad de su marca.

    1. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

    La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

  21. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se incurrido, en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

  22. La Superintendencia “encontró que entre los productos tales como el arroz y pan pastelería, harinas y preparaciones hechas de cereales, sí existe relación de ‘similitud’ que permite mantener vigente el amparo frente a los productos ‘arroz y pan pastelería, harinas y preparaciones hechas de cereales’ para la marca registrada CARIBE (nominativa)”.

  23. Por lo que, “en la medida en que el titular de la marca CARIBE (nominativa) probó el ‘uso’ en relación con el arroz, se debió mantener el amparo de la respectiva marca frente a los productos ‘pan pastelería, harinas y preparaciones hechas de cereales’, debido a la ‘similitud’ que se presenta entre ambos productos y atendiendo a los lineamientos dados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo cual en efecto se hizo a través de la resolución atacada”.

    1. Tercero interesado.

    No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte de la sociedad MOLINOS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V., tercero interesado en el proceso.

    CONSIDERANDO:

    Que, las normas contenidas en los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

    Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la...

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