PROCESO 101-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 101-IP-2011

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 22, 23 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Patente: “Composiciones de celecoxib”. Actor: GD SEARLE LLC. Proceso Interno: Nº 2006-00007.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 09 días del mes de noviembre del año dos mil once.

VISTOS:

El Oficio Nº 1836, de 09 de agosto de 2011, recibido en este Tribunal el 16 de agosto de 2011, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial, a fin de resolver el proceso interno Nº 2006-00007.

1. Las Partes

   Demandante: GD SEARLE LLC.

   Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia.

   Tercero interesado: José Luis Reyes Villamizar.

2. Determinación de los hechos relevantes:

1. Hechos:

   La sociedad GD SEARLE LLC presentó el 30 de noviembre de 1999 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), solicitud de patente de invención para “COMPOSICIONES DE CELECOXIB”, indicando que reivindicaba prioridad estadounidense Nº US 60/130.333, de 30 de noviembre de 1998.

   La División de Nuevas Creaciones mediante auto notificó a la sociedad actora sobre unas correcciones y aclaraciones que debía hacer a la solicitud de patente, las cuales fueron resueltas por ésta a través de memorial de 13 de abril de 2000.

   El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 502, de 27 de marzo de 2001, sin presentarse ninguna oposición dentro del término previsto para ello; no obstante, con posterioridad, el señor José Luis Reyes Villamizar allegó un escrito pretendiendo la irregistrabilidad de la patente en cuestión, el cual fue refutado por GD SEARLE LLC.

   Ulteriormente, la Superintendencia de Industria y Comercio requirió al solicitante para que se pronunciara respecto al concepto técnico Nº 1378. Atendiendo a ello, se presentaron argumentos y aclaraciones mediante memorial calendado el 27 de enero de 2005.

   El 18 de marzo de 2005, la SIC mediante Resolución Nº 5898 niega la patente de invención solicitada con fundamento en la poca claridad de las reivindicaciones 3 y 44 a 46, y la falta de nivel inventivo respecto a los documentos US 5,466,823, US 5,760,068 y “Remington-Farmacia”.

   El 25 de abril se interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión, el cual fue resuelto a través de la Resolución Nº 18004, de 27 de julio de 2005, que confirmó la anterior resolución y declaró agotada la vía gubernativa.

3. La demandante GD SEARLE LLC, de acuerdo al informe presentado por la consultante, manifestó lo siguiente:

   - Con la decisión que denegó la patente de invención para “COMPOSICIONES DE CELECOXIB”, la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

   - Manifestó que la vulneración del artículo 14 se evidencia al estudiar el objeto de invención denegado por la Superintendencia, toda vez que a su juicio sí cumple con todos los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486, correspondiente a un producto y a un proceso nuevo, que tiene nivel inventivo y aplicación industrial, por lo cual esa entidad se encuentra en la obligación de conceder la patente.

   - En relación con el artículo 18, indicó que la solicitud denegada sí tiene el nivel inventivo requerido puesto que mejora la disponibilidad de un medicamento (analgésico y antiinflamatorio) mediante la solución propuesta, a la cual no se había llegado con anterioridad a la fecha de su presentación. Expuso que contrario al señalamiento de la Superintendencia, la solicitud sí contiene nivel inventivo toda vez que a pesar de hacer uso de un “método de granulación” ya conocido, el resultado objetivo no había sido logrado con anterioridad, e involucró todo un proceso investigativo.

   - Agregó que no se tuvo en cuenta la concesión de la patente peruana aportada, cuya importancia está prevista en el artículo 46 de la Decisión 486, al establecer que la oficina nacional podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad intelectual, y los resultados de los exámenes efectuados podrán ser suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

   - Mencionó que igualmente se desconoció el artículo 30 de la mencionada decisión, puesto que las reivindicaciones 3 y 44 a 46 de la solicitud sí poseen la claridad suficiente para que una persona versada en el tema entienda la materia que se desea proteger y sus características propias.

   - La demandante GD SEARLE LLC manifestó en su escrito de demanda que “se llamó la atención del examinador al hecho de que la descripción de la solicitud sí hace mención a la combinación de una composición de celecoxib y un opioide u otro tipo de analgésico (…) el examinador no consideró las numerosas ventajas técnicas que posee la combinación de características específicas en las composiciones reivindicadas, tales como la reducción de tamaño a un rango específico en concomitancia con la mezcla íntima de los componentes, lo cual permite solucionar los problemas de solubilidad y biodisponibilidad, relacionados con las propiedades físicas y químicas del principio activo celecoxib. (…) la composición de la presente invención surge como solución a un gran número de necesidades insatisfechas por las composiciones convencionales, como lo es el poder disponer de formulaciones de celecoxib que presenten una mayor biodisponibilidad cuando se administren por vía oral en forma de tabletas o cápsulas, teniendo en cuenta la insolubilidad del celecoxib en agua, mejorando una o más de sus propiedades farmacocinéticas”.

   - Sobre los documentos US 5,466,823, US 5,760,068 y “Remington-Farmacia”, la demandante señala que ninguno de dichos documentos “revelan una formulación para administración oral que contiene celecoxib, en mezcla íntima, con sus excipientes y con una reducción en el tamaño de partícula específico para el celecoxib, de lo cual es consciente la SIC dado que finalmente reconoció la novedad de la invención denegada con base en estas diferencias técnicas. (…) las características específicas de la formulación farmacéutica reivindicada, tratan de manera eficaz las condiciones inflamatorias, porque dicha formulación exhibe una biodisponibilidad mejorada”.

   - Sobre la patente peruana señala que fue “concedida bajo los mismos preceptos de la Decisión 486 plenamente aplicable en Colombia y que, además, fue concedida para, esencialmente, las mismas reivindicaciones negadas en la solicitud colombiana”.

4. La demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo al informe presentado por la consultante, contestó la demanda aduciendo en síntesis lo siguiente:

   - Solicitó no tener en cuenta las pretensiones de la demanda por carecer de apoyo jurídico y sustento legal; además advirtió que aquellas debían ser negadas por cuanto el Consejo de Estado no es la autoridad competente para ordenar la concesión de una patente de invención, sino la Superintendencia de Industria y Comercio.

   - Reiteró que el acto administrativo acusado fue expedido con fundamento en la normativa vigente en materia de propiedad industrial contenida en la Decisión 486, la cual establece que los países miembros otorgarán patentes de las invenciones siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial; a juicio de la Superintendencia, las actuaciones administrativas realizadas evidenciaron que el objeto de la solicitud carecía del nivel inventivo requerido, razón por la cual se encontraba ante un impedimento legal para otorgar la patente de invención solicitada.

   - Finalmente, la entidad accionada controvirtió la presunta vulneración del artículo 18, argumentando que una persona versada en la materia objeto de la solicitud, concluiría que lo propuesto por el actor carece de la novedad requerida.

   El tercero interesado no presentó contestación de la demanda.

   CONSIDERANDO:

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 24 de octubre de 2011.

   Que, el juez no solicita la interpretación de norma alguna, pero menciona las normas del ordenamiento jurídico comunitario que fueron invocadas por la parte actora dentro del proceso: los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

   Que, en el caso de autos, la sociedad GD SEARLE LLC presentó el 30 de noviembre de 1999 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la solicitud de patente de invención para “COMPOSICIONES DE CELECOXIB”, en plena vigencia de la Decisión 344, por lo que es ésta la norma aplicable.

   Que, en tal sentido, este Tribunal interpretará, de oficio, los artículos 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 22, 23 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

   DECISIÓN 344

   (…)

   Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

   Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

   El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción...