P R O C E S O 30 - IP - 96

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

P R O C E S O 30 - IP - 96

Solicitud de Interpretación Prejudicial del Artículo 82 literales a), d), g) y h) de la Decisión 344 y del artículo 72 literales a), d), g) y h) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; interpretación de oficio del artículo 113 de la Decisión 344, presentada por el Dr. Manuel Urueta Ayola, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Nacional N° 3539. Caso: “KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 12 de septiembre de 1997

V I S T O S :

La consulta de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso que sigue Frutera Colombiana S.A. en contra de la Nación colombiana, representada por el Superintendente de Industria y Comercio, autor del acto administrativo impugnado y en contra de la sociedad Kraft General Foods, Inc, esta última como parte interesada.

Los hechos considerados como relevantes por el Consejero Ponente, a continuación transcritos, son:

“1º.) La sociedad Kraft solicitó el 14 de octubre de 1992, el registro de una marca figurativa mixta (etiqueta), en la clase 29 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, descrita por el apoderado de la sociedad solicitante así:

...etiqueta rectangular de fondo azul oscuro con sus bordes redondeados, en cuyo centro, dentro de un óvalo de fondo amarillo, aparecen las siguientes leyendas: En su parte superior, sobre fondo blanco con bordes rojos, superpuesta, la palabra KRAFT escrita en letra característica de color negro, destacándose de la etiqueta. Debajo, en color rojo, La Auténtica escrita en letra minúscula, excepto la L y A inicial y debajo, en letra característica destacada, de color azul oscuro con borde blanco, se lee MAYONESA. En la parte inferior de la etiqueta aparecen leyendas alusivas al producto...

“2º.) La División de Signos Distintivos, mediante la Resolución N° 34116 de 31 de diciembre de 1993, concedió el registro solicitado, la cual fue notificada por edicto número 348 fijado el 3 de febrero de 1994 y desfijado el 16 de febrero del mismo año.

3º.) El recibo de pago de los derechos para la expedición del certificado de registro fue radicado en la Superintendencia de Industria y Comercio el 14 de abril de 1994, y posteriormente se produjo el registro de la marca KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA con el N° 151.071, para distinguir productos de la clase 29 “y especialmente para mayonesas”, vigente desde el 23 de febrero de 1994 hasta 23 de febrero del 2004.”

Este Tribunal, a fin de tener una visión global sobre los puntos controvertidos, estima conveniente referirse a otras piezas procesales remitidas por el Juez Nacional junto con la solicitud de interpretación, concretamente a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y, como tercero interesado, a Kraft General Foods Inc.

Demanda de Frutera Colombiana S.A.

La parte actora pretende obtener la nulidad de la Resolución No. 34116 de 31 de diciembre de 1993 emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concede el registro de la marca mixta “KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA” (según el modelo).

Considera Frutera Colombiana S.A. que se han violado los artículos 82 literales a), d), g) y h) de la Decisión 344, y 72, literales a), d), g) y h) de la Decisión 313 “norma vigente al momento de presentar la solicitud”.

Entre los principales argumentos esgrimidos en apoyo al concepto de violación de las normas señaladas, se pueden destacar: “...la marca KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA no cumple con el requisito de la distintividad, en tanto que las palabras LA AUTENTICA MAYONESA no son términos que puedan identificar el producto de una empresa frente al mismo producto cuando proviene del competidor. Indiscutiblemente, LA AUTENTICA MAYONESA de Kraft frente a la AUTENTICA MAYONESA de un competidor tiene que ser la misma cosa, y por ende es completamente injusto y contrario a la ley conceder el registro, es decir, el monopolio a favor de un particular, de una marca que contiene la frase LA AUTENTICA MAYONESA...”.

Se violó el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, correspondiente al literal d) del artículo 72 de la Decisión 313, puesto que “...si las palabras KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA son partes esenciales del registro, y en relación con ninguna de ellas se ha dejado constancia ni en la solicitud, ni en el expediente, ni en el certificado de registro concedido, respecto al carácter exclusivamente explicativo que tienen las palabras LA AUTENTICA MAYONESA, ello significa que la Administración ha aceptado la petición del particular tal como la formuló y le ha concedido un derecho exclusivo sobre todas las partes calificadas como esenciales dentro de la marca, incluyendo las palabras la AUTENTICA MAYONESA...”.

La autoridad administrativa al conceder el registro de la marca KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA transgredió el literal g) del artículo 82 de la Decisión 344, correspondiente al literal g) del artículo 72 de la Decisión 313, en razón de que el artículo 75 del Código de Comercio colombiano hace especial énfasis en la deslealtad en la competencia cuando se trata de actos que vayan en contra de las costumbres mercantiles y que “...su concesión atenta contra la costumbre mercantil en tanto que establece una prerrogativa injusta y monopólica en favor de un sólo particular, en tanto que se trata de términos del lenguaje que por su contenido deben poder ser utilizados por todos los comerciantes cuando su producto esté dotado de las mismas características del producto de Kraft, Inc. (ser auténticos), y por tanto debe ser anulado.”

Se argumenta que la indicación LA AUTENTICA MAYONESA contraviene la prohibición contenida en el artículo 82, literal h) de la Decisión 344, correspondiente al artículo 72, literal h) de la Decisión 313, puesto que resulta “engañosa” y es una frase que indica la calidad de una mayonesa, pero una calidad valorada solamente por KRAFT. “Por tanto, que quede registrada como marca una expresión que informa al público que una mayonesa es LA AUTENTICA MAYONESA, insinuando que las demás no son auténticas, es engañosa. El artículo LA establece de entrada un carácter exclusivo, que denota la circunstancia de que nadie más posee tal carácter, y esta aseveración es engañosa.”.

Contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio

La autoridad administrativa demandada en su contestación se limita a reiterar la legalidad y validez del acto administrativo impugnado, en razón de que se han observado las normas contenidas tanto en la Decisión 313 como en la 344.

Contestación a la demanda por parte de KRAFT GENERAL FOODS, INC.

La sociedad KRAFT GENERAL FOODS, INC., en defensa de sus intereses en el proceso que se sigue ante el Consejo de Estado colombiano, se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso como fundamentos y razones de la defensa, entre otras:

- “...A la solicitud de registro de la marca KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA (ETIQUETA), se le debe aplicar la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no la Decisión 344 como pretende el demandante, ya que fue solicitada y concedida bajo la vigencia de esta normatividad; y por expreso mandato de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344...los derechos concedidos por la legislación preexistente (en este caso por la Decisión 313), permanecerán incólumes.”.

- “Se equivoca el demandante al considerar que la marca en conflicto no es suficientemente distintiva....”, puesto que KRAFT Inc. “...no registró la expresión LA AUTENTICA MAYONESA per se, sino la marca mixta KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA unida a una etiqueta con características muy especiales que le otorgan una distintividad particular frente a otros productos del mercado, y su registrabilidad debe determinarse en este conjunto y no por cada uno de sus elementos integrantes.”.

- Entre las partes integrantes de la marca mixta KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA “es claro que...existen elementos que individualmente analizados pueden llegar a ser considerados como genéricos o descriptivos, pero como se ha venido advirtiendo vistos en su conjunto pierden tal condición, ya que adquieren un significado propio por incorporarse al mismo un elemento de fantasía, como sucede con la marca KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA (ETIQUETA).”.

- El acto acusado no viola el artículo 72, literal g) de la Decisión 313 y la contraparte comete un “error manifiesto” cuando asimila la figura de las buenas costumbres con la costumbre mercantil.

- “...Resulta no menos que inverosímil afirmar que los consumidores puedan ser conducidos a engaño, en la medida en que consideren que la auténtica mayonesa es la de KRAFT y que las demás no lo son, ya que si esto fuera cierto, diariamente el público consumidor viviría engañado frente a marcas como LA FINA (podría pensarse que las otras margarinas no son finas), LA GARANTIA (o que estas prendas son las únicas que cuentan con garantía), EL VERDADERO ARRANCAGRASA (que los demás detergentes no desprenden la grasa), etc.”. “También debe agregarse que para que una marca denigre o engañe debe describir en forma equivocada el carácter, calidad, función y uso del bien denigrado, así como producir el efecto de crear ante el consumidor una idea lo suficientemente negativa para crear la decisión de no comprar el producto denigrado”.

C O N S I D E R A N D O :

Que este Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Que el tenor literal de las normas, cuya interpretación se solicita, es el siguiente:

Decisión 313

Artículo 72. No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

......

d) Consistan exclusivamente en un signo o...