PROCESO No. 060-IP-2010

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 060-IP-2010

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 113, 114, 115, 134, 136 literales a) y b), 154, 172, 190, 191, 192, 238, 243 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en base a lo solicitado por la Sala del Tribunal Distrital Contencioso Administrativo Nº 3 de la Ciudad de Cuenca, República del Ecuador. Actor: DORIS ORELLANA PACHECO. Asunto: Violación a los derechos marcarios de Propiedad Industrial, de nombre comercial y competencia desleal. Proceso Interno Nº 066-2008.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 18 días del mes de agosto del año dos mil diez.

VISTOS:

El Oficio Nº 201-TDCAC-2010, de 10 de marzo de 2010, recibido en este Tribunal el 15 de marzo de 2010, mediante el cual la Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial del artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 066-2008.

Que, la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 09 de junio de 2010.

1. Las partes.

   Demandante: DORIS ORELLANA PACHECO.

   Demandado: JOSÉ ESTUARDO GALINDO SÁNCHEZ.

2. Determinación de los hechos relevantes.

1. Hechos.

   El 05 de junio de 2002, la señora DORIS ORELLANA PACHECO presentó la solicitud de registro del Diseño Industrial CAJA TROQUELADA, CON PAD SEPARADOR, cuyo título es DI 03-595, que se encuentra vigente hasta el 05 de julio de 2012.

   - Mediante trámite Nº 110520, de 12 de enero de 2001, solicitó el registro de la marca de servicio RESTAURANT EL ASADOR (mixta) en la Clase 42 para distinguir servicios de restaurantes y alimentación.

   - Mediante trámite Nº 142763, de 16 de marzo de 2004, solicitó el registro de la marca de servicio RESTAURANTE EL GRAN ASADOR (mixta) en la Clase 43 para distinguir servicios de restauración (alimentación), argumentando utilizar en el mercado el nombre comercial RESTAURANT EL ASADOR desde el año 1993.

   - El señor JOSÉ ESTUARDO GALINDO SÁNCHEZ, a través de su local comercial, RESTAURANTE EL GRAN ASADOR, según la demandante, utiliza el diseño industrial, las marcas registradas y el nombre comercial citados líneas arriba.

2. Fundamentos de la Demanda.

   La demandante DORIS ORELLANA PACHECO aduce lo siguiente:

   - En el mercado ecuatoriano se ha estado utilizando comercialmente y explotando el Diseño Industrial de Caja Troquelada, con Pad Separador en los locales que son de propiedad del señor José Estuardo Galindo Sánchez, sin autorización alguna de su parte.

   - En los locales comerciales del señor José Estuardo Galindo Sánchez se encuentran ofreciendo servicios de restauración y alimentación bajo la marca RESTAURANT EL GRAN ASADOR, marca que guarda identidad con las marcas RESTAURANT EL ASADOR (mixta) y RESTAURANTE EL GRAN ASADOR (mixta), registradas a nombre de la demandante.

   - El señor José Estuardo Galindo Sánchez utiliza el nombre comercial RESTAURANT EL ASADOR, el cual viene siendo usado de forma ininterrumpida, continua y de buena fe, desde el año 1993, por la demandante.

   - La demandante alega los artículos 129, 155, 191 y 192 de la Decisión 486.

   2.3 Contestación a la Demanda.

   El demandado JOSÉ ESTUARDO GALINDO SÁNCHEZ, argumenta lo siguiente:

   - Falta de legitimación activa y de derecho de la señora DORIS ORELLANA PACHECO para interponer individualmente la demanda, pues comparte la titularidad de los derechos sobre la marca RESTAURANTE EL ASADOR (mixta) con su hermano DIEGO FERNANDO GALINDO.

   - Improcedencia de la pretensión de la señora DORIS ORELLANA PACHECO que se sustenta en un derecho marcario, puesto que existe un uso anterior de los signos RESTAURANTE EL GRAN ASADOR y RESTAURANTE EL ASADOR, con nombre comercial por parte de los hermanos Galindo Galindo. El primer uso del signo RESTAURANTE GRAN ASADOR se originó el 12 de abril de 1978.

   - El registro de los signos EL GRAN ASADOR y EL ASADOR que obtuvo la señora DORIS ORELLANA PACHECO con mala fe, se han convertido en signos comunes para identificar los servicios protegidos de la Clase 43.

   - La señora DORIS ORELLANA PACHECO obtuvo el registro marcario en contravención del artículo 136, literal b) de la Decisión 486.

   - El Diseño Industrial que reivindica la señora DORIS ORELLANA PACHECO como de su creación, es impuesto por la naturaleza de la función del servicio de expendio de pollos asados y es sustancialmente diferente al utilizado por el demandado. El diseño de la caja troquelada que la señora DORIS ORELLANA PACHECO reivindica como de su creación fue elaborado por la empresa CARTORAMA C.A., el 05 de abril de 2000, a pedido del señor ESTEBAN DURÁN, para su negocio denominado POLLOS EL HORNO DON DURÁN.

   - El demandado alega el artículo 169 de la Decisión 486: “La oficina nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada”.

   - El demandado agrega que: “Estos signos idénticos, similares o semejantes a los registrados como marcas por la accionante, han coexistido como nombres comerciales, antes, durante y después del mentado registro en el IEPI, por los miembros de la familia Galindo-Galindo; no obstante, a estas alturas se pretende ejercer un derecho exclusivo adquirido de mala fe únicamente en contra del compareciente, por ser un competidor comercial importante y con inocultable afán de constituir un monopolio. No obstante, también otras personas naturales y/o jurídicas ajenas a esta familia han utilizado nombres comerciales con signos similares y semejantes a las marcas registradas por la actora en iguales servicios, como lo demuestro a continuación, con base a la información que en línea (“on line”) ofrece el Servicio de Rentas Internas, limitando esta muestra únicamente a algunos establecimientos de la ciudad de Cuenca. (…) Es justo concluir en que el signo “Asador”, asociado a cualquier otro como el descriptivo “Restaurante” o adjetivo como “Grande” (“gran”), constituye un signo común para identificar iguales servicios a los contemplados en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para los cuales la marca se encuentra registrada y más específicamente aún, para el expendio de pollos asados, por lo que su capacidad distintiva como signo, aparte de ser descriptivo de la característica del producto, es realmente muy débil para distinguir como marca de servicios comunes en el mercado”.

   - El demandado alega el artículo 172, párrafo segundo, de la Decisión 486: “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando se hubiera efectuado de mala fe (…) “.

   - En las Resoluciones de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, que confirieron los registros marcarios a favor de Doris Orellana sobre los signos “Restaurante El Gran Asador” y “Restaurante El Asador”, se ignoró que estos signos se encontraban siendo utilizados como nombres comerciales, lo cual ameritaba decretar por parte del IEPI, aún de oficio, la nulidad de la marca.

   - Existe una gran reputación de un negocio familiar, que se encontraba consolidada bajo la identificación de dos nombres comerciales utilizados por más de dos décadas, aprovechando la incorporación a la familia Galindo-Galindo por el vínculo matrimonial con uno de los gestores de la actividad comercial, para adquirir -a escondidas- el registro marcario sobre estos signos y luego pretender excluir de la competencia a sus hermanos políticos.

   - El diseño industrial que reivindica la actora como de su creación, es impuesto por la naturaleza de la función del servicio de expendio de pollos asados y es sustancialmente diferente al utilizado por el compareciente demandado. Este consiste en una forma usual de envase para el servicio de venta de pollos asados, que a más de ser común y no poseer originalidad, carecía de novedad a la época del otorgamiento del registro, pues ya se había divulgado varios años atrás y se venía utilizando en cajas de cartón o de cartulina para el despacho del producto, no solamente en los restaurantes de los hermanos Galindo-Galindo, sino también en otros restaurantes o negocios que se dedican a igual actividad.

   Se presentó reconvención a la demanda por parte de José Estuardo Galindo Sánchez, con fundamento en: la señora Doris Orellana Pacheco consiguió de mala fe los registros marcarios de los signos RESTAURANTE EL ASADOR y RESTAURANTE EL GRAN ASADOR; la exigencia de un uso personal y la adquisición de mala fe de derechos marcarios exclusivos sobre los signos RESTAURANTE EL GRAN ASADOR y RESTAURANTE EL ASADOR; la señora Doris Orellana Pacheco obtuvo el registro marcario en contravención al artículo 136 literal b), de la Decisión 486; que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual ignoró que los signos RESTAURANTE EL GRAN ASADOR y RESTAURANTE EL ASADOR se estaban utilizando como nombres comerciales, lo cual ameritada la declaración de nulidad de oficio; que el uso de los citados nombres comerciales deben ser materia de reparación patrimonial e indemnización; que se ejercieron acciones administrativas utilizando los citados nombres comerciales; y, que la actuación de la señora Doris Orellana Pacheco constituye una conducta desleal.

   En la contestación a la reconvención, la señora Doris Orellana Pacheco, contesta negando el fundamento en que posee los derechos que en la demanda ha aducido; que sus títulos...