PROCESO 92-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 92-IP-2015

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 136 literales a), b) y h), 190 y 225 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 191, 192, 193, 200, 224, 228 y 229 con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2003-00059. Actor: TRANSPACK LTDA. Marca: TRANSPACK (denominativa).

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y siete días del mes de octubre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 246 de 3 de febrero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2003-00059.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de agosto de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes:

   Demandante: TRANSPACK LTDA.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: INTERNEXA S.A. E.S.P.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., el 10 de abril de 2001 solicitó el registro como marca del signo denominativo TRANSPACK, para amparar los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “Todo tipo de transacciones comerciales que se realicen a través de la bolsa”.

   2. La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., tiene como objeto social “(…) La organización, administración, comercialización y prestación de servicios, o actividades de telecomunicaciones, tales como portadores, telemáticos, de valor agregado, telefonía móvil rural, actividades complementarias y en general cualquier servicio o actividad de telecomunicaciones”.

   3. La sociedad TRANSPACK LTDA., es titular de: i) La marca mixta TRANSPACK (Certificado No. 178827), para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza “Servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes”; ii) La enseña comercial mixta TRANSPACK para distinguir los servicios comprendidos en las Clases 39 (Depósito No. 014043), 36 (Depósito No. 14408) y 16 (Depósito No. 14379) de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. La sociedad TRANSPACK LTDA., tiene como objeto social “(…) A). el empaque (…) H). Manejo y depósito de documentos empresariales, organización, codificación y clasificación de documentos, transporte de datos en la ciudad (urbano), servicio inmediato de recuperación de información”.

   5. La sociedad TRANSPACK LTDA., formuló oposición sobre la base de su marca mixta y sus enseñas comerciales mixtasTRANSPACK.

   6. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 38418 de 26 de noviembre de 2001, resolvió declarar infundada la oposición presentada y otorgó el registro solicitado.

   7. La sociedad TRANSPACK LTDA., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   8. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 01461 de 28 de enero de 2002, resolvió el recurso de reposición, confirmando el Acto Administrativo repuesto y, concedió ante su inmediato superior el recurso de apelación.

   9. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 28451 de 30 de agosto de 2002, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada.

   10. La sociedad TRANSPACK LTDA., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones Nos. 28451 de 30 de agosto de 2002, 01461 de 28 de enero de 2002 y 38418 de 26 de noviembre de 2001, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   11. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       1. Argumentos de la demanda.

       La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   12. Señala, que la marca TRANSPACK goza de un “good - will” de más de 35 años de antigüedad. Por lo tanto, al otorgarse el registro de la marca denominativa TRANSPACK a favor de la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., ésta se está aprovechando de la reputación ajena; se configura el riesgo de la conexión competitiva e incluso acciones de competencia desleal.

   13. Adiciona, que la publicidad que realiza la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., respecto a los servicios que ofrece, nada o poco tiene que ver con los productos que ampara su marca y mucho menos con los de su objeto social.

   14. Complementa, que la marca mixta TRANSPACK es notoriamente conocida. Invoca pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el particular.

   15. Agrega, que la normativa andina prevé como causal de irregistrabilidad de marcas el hecho de que el signo a registrar se asemeje o sea idéntico a un nombre comercial protegido, o de ser el caso un rótulo o enseña.

   16. Manifiesta, que la Autoridad Nacional yerra al realizar el examen de cotejo de marcas respecto a signos genéricos. Por lo tanto, no bastaba con el mero cotejo de marcas que permitió inferir que no había similitud entre las Clases de la Clasificación Internacional de Niza y, por tanto, entre sus productos y servicios, ya que se están vulnerando los derechos adquiridos de la sociedad demandante.

   17. Agrega, que sí existen semejanzas desde el punto de vista fonético y gráfico. Por lo tanto se configura el riesgo de confusión; invoca pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el particular.

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

       Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   18. Señala, que el signo denominativo TRANSPACK cuyo registro se otorgó a favor de la sociedad INTERNEXA S.A., goza de suficiente fuerza distintiva. Por lo tanto no se configura el riesgo de confusión, ya que reúne los tres (3) requisitos que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido para otorgar una marca, es decir, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

   19. Agrega, que en virtud del principio de especialidad los productos y servicios que identifican los signos en conflicto (marcas y enseñas comerciales) son totalmente contrapuestos; a más de pertenecer a Clases disímiles de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, pueden coexistir en el mercado.

   20. Adiciona, que no se configura el riesgo de la conexión competitiva.

   21. Complementa, que si bien existe semejanza desde el punto de vista denominativo, la parte figurativa del signo de la sociedad INTERNEXA S.A., le imprime la suficiente distintividad.

   22. Indica, que la notoriedad de la marca debe acreditarse, lo cual no sucedió en el caso concreto.

       Por parte del Tercero Interesado.

   23. Indica, que de ninguna manera está buscando generar confusión en el mercado y mucho menos ha incurrido en actos de competencia desleal. Por lo tanto, su signo mixto TRANSPACK, constituye uno de los servicios de su portafolio, y su difusión publicitaria ha estado amparada dentro del marco de la normativa legal así como en las actividades autorizadas en su objeto social (principalmente servicios de telecomunicaciones).

   24. Manifiesta, que la denominación empleada en su signo es de uso común.

   25. Argumenta, que los signos en conflicto (marcas y enseñas comerciales), registrados en disímiles Clases de la Clasificación Internacional de Niza, distinguen productos y servicios diferentes. Por lo tanto no se configura el riesgo de confusión y mucho menos el riesgo de la conexión competitiva.

   26. Agrega, que la coexistencia de marcas es posible, siempre y cuando no se induzca a error al consumidor.

   27. Adiciona, que el signo solicitado y registrado al emplear una denominación diferente al castellano, conlleva a que su público consumidor sea mucho más especializado.

   28. Complementa, que los servicios que ofrece están dirigidos a operadores de telecomunicaciones.

   29. Manifiesta, que la notoriedad de la marca debe ser acreditada.

   30. Arguye, que no se vulnera el principio de especialidad.

       3. Alegatos de conclusión.

       Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   31. Reitera lo dicho en el escrito de contestación de la demanda.

       Por parte del Demandante.

   32. Indica, que existe un pronunciamiento del Consejo de Estado, donde se declara la nulidad de la marca TRANSPACK (Mixta), por incurrir en el riesgo de confusión.

   33. Manifiesta, que la notoriedad de la marca fue acreditada oportunamente con el respectivo soporte documental.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   34. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486.

   35. Se hará la interpretación solicitada, salvo de los artículos 134, 135, 154, 155, 166 y 234, ya que su aplicación no es necesaria para resolver la controversia. De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 191...