PROCESO 49-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 49-IP-2009

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Consultante, de los artículos 238, 245, 248, 259, 260, 261, 262, 266 y 267 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 258 y 268 de la misma normativa, y de los artículo 1, 2, 3 y 4 de la Decisión 632 de 6 de abril de 2006, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador. Expediente Interno Nº 9911-MH. Actor: Sociedad PHARMABRAND S.A. Competencia Desleal. Datos de prueba y otra información no divulgada.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y ocho días del mes de agosto del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 28 de mayo de 2009.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: SOCIEDAD PHARMABRAND S.A.

   Demandados: SOCIEDAD MERCK & CO. INC

   SOCIEDAD MERCK FROSST CANADA INC.

   SOCIEDAD MERCK SHARP & DOME (A.I.) CORP.

   iii. DATOS RELEVANTES

   A. HECHOS.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran:

   1. La sociedad PHARMABRAND S.A., el 2 de julio de 2001, solicitó registro sanitario para los medicamentos OSTEOPLUS (tabletas de 10 mg) y OSTEOPLUS (tabletas de 70 mg). Anexó la siguiente información confidencial no divulgada y/o secreto empresarial:

      ▪ Fórmula Cuali – Cuantitativa.

      ▪ Método de Manufactura.

      ▪ Interpretación del Código de lote.

      ▪ Estabilidad Físico – Química.

      ▪ Certificado de análisis del lote en trámite.

      ▪ Especificaciones del producto terminado.

      ▪ Especificaciones del material de envase y empaque.

   2. El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”, mediante Resolución de 12 de octubre de 2001, resolvió conceder los registros sanitarios:

      ▪ Registro sanitario No. 01548-MAC-10-01 para el medicamento OSTEOPLUS (tabletas de 10 mg).

      ▪ Registro sanitario No. 01549-MAC-10-01 para el medicamento OSTEOPLUS (tabletas de 70 mg).

   3. La sociedad PHARMABRAND S.A., el 13 de agosto de 2001, solicitó registro sanitario para los medicamentos COXIB (tabletas de 25 mg) y COXIB (tabletas de 12.5 mg). Anexó a la solicitud la siguiente información confidencial no divulgada y/o secreto empresarial:

      ▪ Fórmula Cuali – Cuantitativa.

      ▪ Método de Manufactura.

      ▪ Interpretación del Código de lote.

      ▪ Estabilidad Físico – Química.

      ▪ Certificado de análisis del lote en trámite.

      ▪ Especificaciones del producto terminado.

      ▪ Especificaciones del material de envase y empaque.

   4. El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”, mediante Resolución de 23 de enero de 2002, resolvió conceder los siguientes registros sanitarios:

      ▪ Registro sanitario No. 01769-MAC-10-02 para el medicamento COXIB (tabletas de 25 mg).

      ▪ Registro sanitario No. 01789-MAC-02-02 para el medicamento COXIB (tabletas de 12.5 mg).

   5. Las sociedades MERCK & CO., INC y MERCK SHARP & DOME (I.A.) CORP, solicitaron el 29 de septiembre de 2001 al Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”, una inspección para examinar la documentación presentada por la sociedad FARMACID en el registro sanitario del producto OSTEOPLUS (tabletas de 70 mg y 10 mg). Fundamentaron su petición en que probablemente reproducen información no divulgada de su producto FOSAMAX (tabletas de 10mg y 70 mg).

   6. Mediante esta diligencia, las sociedades solicitantes supuestamente accedieron a información de la sociedad PHARMABRAND S.A. La sociedad FARMACID S.A., no es titular del registro sanitario del medicamento OSTEOPLUS.

   7. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución de 5 de octubre de 2001, aceptó la solicitud de tutela administrativa de los derechos de propiedad industrial de las sociedades MERCK & CO., INC y MERCK SHARP & DOME (I.A.) CORP, por supuesta infracción de la sociedad FARMACID S.A.

   8. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución de 28 de noviembre de 2001, resolvió realizar una inspección al INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL “LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ”, con el objetivo de examinar la documentación presentada por la sociedad FARMACID S.A. al solicitar el registro sanitario del medicamento OSTEOPLUS. No se tuvo en cuenta que el titular del registro sanitario de OSTEOPLUS era la sociedad PHARMABRAND S.A.

   9. El informe del perito concluyó, que las fórmulas de los productos FOSAMAX y OSTEOPLUS son parecidas pero no bioequivalentes, ya que pertenecen a distintos lotes de fabricación y son elaborados en laboratorios diferentes. En una ampliación del informe, el perito llegó a la conclusión de que no existía reproducción de datos.

   10. Las sociedades MERCK & CO., INC y MERCK FROSST CANADA INC, mediante comunicación de 22 de febrero de 2002, advierten a la sociedad FARMACID S.A. para que se abstenga de ejecutar actos violatorios de sus derechos sobre la patente “COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE UNA SOLA VEZ AL DÍA DE ENFERMEDADES EN LAS QUE INTERVIENE LA CICLOOXIGENASA-2”, ya que consideran que el producto COBIX reproduce el producto ROFECOXIB.

   11. De conformidad con lo anterior, la sociedad PHARMABRAND S.A. decidió suspender el proceso de fabricación de COBIX, así como su lanzamiento en Ecuador y en otros países, lo que significó inmensas pérdidas económicas.

   12. Las sociedades demandadas también solicitaron inspecciones a las oficinas de las sociedades FARMACID S.A. y PHARMABRAND S.A.

       2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

       La sociedad demandante soporta su demanda en los siguientes argumentos:

   1. Sostiene, que el artículo 261, inciso 2, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, protege los secretos empresariales y/o información confidencial.

   2. Argumenta, que la información presentada por la sociedad PHARMABRAND S.A. para obtener el registro sanitario de los productos OSTEOPLUS y COXIB, debe ser considerada como secreto empresarial y/o información confidencial. Por lo tanto, la Entidad encargada del registro sanitario debió resguardarlos contra todo uso desleal.

   3. Manifiesta, que los actos realizados por las sociedades demandadas, tenían como finalidad la adquisición y uso ilegal de la información confidencial mencionada.

   4. Aduce, que las sociedades demandadas han cometido los siguientes actos de competencia desleal:

      ▪ Adquisición y uso de información confidencial en relación con el producto OSTEOPLUS. Lo anterior, mediante la utilización de mecanismos legales improcedentes.

      ▪ Mediante improcedentes mecanismos legales y espionaje industrial, las demandadas adquirieron conocimiento de futuros lanzamientos y comercialización de los productos de la sociedad PHARMABRAND S.A. Esto les permitió mantener una posición dominante en el mercado farmacéutico.

      ▪ Las acciones realizadas por las demandadas, son ilegítimos mecanismos de presión para que la sociedad PHARMABRAND S.A. no comercialice sus productos en el mercado. Son instrumentos de abuso del derecho.

      ▪ Las sociedades demandadas se aprovecharon de la situación y realizaron grandes ventas.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      Las sociedades demandadas contestan la demanda de la siguiente manera:

   1. Sostienen, que la figura del abuso del derecho pertenece a la responsabilidad civil extracontractual y no al derecho de propiedad industrial.

   2. Afirman, que las acciones realizadas se circunscribieron a los mecanismos consagrados para la defensa y protección de los derechos de propiedad intelectual. Dichos mecanismos judiciales y administrativos se utilizan cuando hay una posible violación de los mencionados derechos. Esto ocurrió en el caso de los productos COXIB y OSTEOPLUS, ya que de hechos objetivos se pudo deducir que con aquellos se estaban violando secretos empresariales en relación con el producto FOSAMAX de la sociedad MERCK & CO. INC, y los derechos sobre la patente en relación con el producto ROFECOBIX de las sociedades MERCK & CO., INC y MERCK FROSST CANADA INC.

   3. Agregan, que acudir a la autoridad competente en un proceso legal no es contrario a las prácticas leales de comercio; mucho menos podría considerarse como fraude. Lo que interesaba en el presente caso era proteger los derechos de propiedad intelectual de las sociedades demandadas. Además, toda la información fue entregada al perito designado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

   4. Sostienen, que la sociedad demandante reproduce en forma parcializada el informe del perito.

   5. Argumentan, que en los certificados de registro sanitario de los productos COXIB y OSTEOPLUS, aparece que éstos son elaborados por FARMACID S.A.

   6. Aducen, que la sociedad demandante confunde los conceptos de secreto industrial y secreto empresarial.

   7. Manifiestan, que no es cierto que se hubiera querido acceder a información confidencial de la demandante, ya que dichos datos jamás se presentaron al Organismo encargado del registro sanitario. Agrega, que el Director Nacional de Propiedad Industrial nunca ordenó la divulgación de ningún secreto...