PROCESO 59-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 059-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a), 136 literales a), b) y h), 154, 175, 177, 179, 190, 191, 192, 224, 225 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Lema comercial: MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA (denominativa).

Actor: sociedad MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD.

Proceso interno Nº 2010-00052.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2010-00052;

El auto de 12 de septiembre de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Terceros interesados: sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A. y sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA.

2. Hechos.

   1. El 23 de mayo de 2006, la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del lema comercial MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA para acompañar a su marca figurativa registrada mediante certificado Nº 273592, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 565 de 30 de junio de 2006.

      Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA. sobre la base de sus marcas registradas: MAC (denominativa) y (mixta) para distinguir productos de las Clases 29, 30 y 31, GUISAMAC (denominativa) y (mixta) para distinguir productos de la Clase 30; y, de sus solicitudes anteriores MI AMIGO MAC (mixta) para distinguir productos de las Clases 29 y 30 MAC (mixta) para distinguir productos de las Clases 29 y 30 y MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS PRODUCTOS MAC (mixta) para distinguir servicios de la clase 43; y, de su nombre comercial MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC.

      También presentó oposición la sociedad MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. sobre la base de varias de sus marcas, sin embargo, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, aclaró que la comparación se realizaría sobre la base de las siguientes marcas: McPOLLO, MC DONALD’S, MCCAFE, Mc, MCCOMBO, MCD. LT., McENTREGA, MCFLURRY, McINTERNET, MC JUNIOR, MCMENU, McMUFFIN, McNIFICA, McNUGGETS, McOFERTA, MCSALAD SHAKER, MCPAPAS, MCDONALDLANDIA, McDONALD’S McCRISPY, RONALD MACDONALD, FUNDACIÓN INFANTIL RONAL MCDONALD, BIG MAC (mixta), McDONALD’S EXPRESS (mixta) y MC WORLD (mixta), registradas para distinguir productos de las Clases 29, 30, 31 y 32 y servicios de las Clases 40, 42 y 43.

   3. Por Resolución Nº 14509 de 30 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro del lema comercial solicitado. Contra dicha Resolución interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación las sociedades MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD., MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA. Y AVIDESA MAC POLLO S.A.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 24091 de 14 de mayo de 2009, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 36375 de 22 de julio de 2009, confirmó, también, la Resolución Nº 14509. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Las Resoluciones impugnadas violan el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 ya que el lema comercial solicitado es “similarmente confundible con la marca McPollo, solicitada a registro el 16 de octubre de 1992 y vigente hasta el 28 de noviembre de 2010 (…)”.

   2. En el signo solicitado el elemento predominante es MAC POLLO “que ocupa una posición central, resaltada y prevalente en el conjunto”, por lo que no es admisible el criterio de la Administración de que “la estructura gráfica de la marca FIGURATIVA a la cual se ata el lema comercial, es decir, la silueta de un pollo dentro de marco circular, es un factor de diferenciación”. Además, que el análisis debe realizarse sobre el lema comercial “sin que se involucrara en este debate la presencia o no de un elemento figurativo”.

   3. Sin embargo, se refiere al tema resaltando que “la marca FIGURATIVA, dada su simplicidad, no impacta visualmente al consumidor, para ofrecer distintividad al lema que ampara (…)”.

   4. Afirma que tiene “derechos exclusivos sobre la expresión McPOLLO en su conjunto, y que la expresión POLLO que usa AVIDESA para identificar pollo, no ofrece al lema controvertido valor distintivo alguno para evitar que el consumidor la tome como parte de la familia de marcas Mc (…) dado que MAC y MC presentan identidad fonética y conceptual, y más aún entre los signos McPOLLO y MAC POLLO”.

   5. Los signos en conflicto “se dirigen a identificar productos alimenticios que comparten la misma finalidad, naturaleza y canales de comercialización”.

   6. No se cumplen los requisitos para que el signo solicitado sea considerado como una derivación de la marca de AVIDESA MAC POLLO.

   7. Las marcas Mc y McDonald’s “son notoriamente conocidas en el territorio colombiano y en el extranjero” y que estas marcas se encontraban registradas con anterioridad a la solicitud del lema comercial en cuestión; como también tiene registro de varias marcas “derivadas que se caracterizan por reivindicar como elemento esencial el prefijo Mc y MAC (…)”.

   8. El lema comercial solicitado a registro origina “un grave riesgo de confusión en el mercado, en cuanto se reproduce el elemento esencial de la marca prioritaria (Mc o Mac, como se pronuncia en el mercado) y se imita la conformación de las marcas derivadas, particularmente si se tiene en cuenta que las marcas en conflicto concurren en el mismo sector del mercado de comidas rápidas (…)”.

   9. Carece de fundamento el argumento de la Superintendencia cuando se refiere a que la expresión MAC o MC es común en apellidos de origen anglosajón conocidas en el medio pues “La expresión Mc no cuenta con un significado común en Colombia (…)” ya que “es un prefijo usado en apellidos anglosajones y no latinos (…)”. Es así que “la expresión Mc o MAC no pertenece al idioma castellano ni se ha incorporado, formal o informalmente, al lenguaje cotidiano colombiano. Por el contrario, la distintividad de la expresión Mc o MAC es tan evidente que, como se demostrará en este proceso, el público general la relaciona con los productos y servicios ofrecidos (…)” por McDonald’s.

   10. Es falso que en Colombia sea común la expresión Mc o MAC.

   11. Finalmente, afirma que “el intenso uso de las marcas derivadas de Mc de mi representada ha resultado en que la expresión Mc o MAC es reconocida como un indicador comercial de la familia de marcas (…)”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que:

   1. Con la expedición de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)” y que la Superintendencia al conceder el registro del lema comercial solicitado “se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

   2. Hace referencia a las marcas derivadas.

   3. El lema solicitado a registro y la marca registrada “comparten el grafema MAC, entendido este de uso común que no es apropiable ni exclusiva por parte de empresario alguno, sin embargo al cotejar los signos encontramos que la similitud en el grafema no tiene la entidad necesaria para generar confusión o asociación en el público consumidor, pues al confrontar los signos se da la diferencia entre caracteres que presentan los dos tanto fonética como conceptualmente, es por ello que el lema solicitado está asociado con una marca figurativa dotada de características gráficas que la hacen novedosa, circunstancia que permite establecer que al emplearse el signo solicitado junto con la marca, sobresalen elementos novedosos que le permiten al consumidor identificar los signos frente a otros signos previamente registrados sin generar confusión al consumidor”.

   4. Respecto a la prohibición del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 entre el signo solicitado y el registrado “cuya notoriedad se invoca no media reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, por consiguiente, no se advierte riesgo de confusión asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, dilución o pérdida del valor comercial del signo notorio, por lo tanto, la marca objeto de solicitud no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad (…) establecida en el artículo 136...