PROCESO 54-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 54-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 137 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: ESIKA.COM (denominativa). Expediente Interno: 4413-2010-0-1801-JR-CA-11

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de julio del año dos mil catorce.

VISTOS:

El Oficio 4413-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 12 de mayo de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 4413-2010-0-1801-JR-CA-11.

El Auto de 18 de junio de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

1. Las partes:

   Demandante: Ebel International Limited

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ

   Tercero interesado: Carlos Manuel Salinas Dagnino

   1. Determinación de los hechos relevantes:

1. El 30 de enero de 2006, Carlos Manuel Salinas Dagnino solicitó el registro de la marca de servicio ESIKA.COM para distinguir “educación, esparcimiento, actividades deportivas, gimnasio y actividades culturales” de la Clase 41 de la Clasificación de Niza.

2. El 5 de abril de 2006, Ebel International Limited formuló oposición sobre la base de las marcas ÉSIKA registradas en las Clases 3, 5, 14, 16, 18, 25 y 44 de la Clasificación de Niza.

3. Mediante Resolución 5-2008/OSD-INDECOPI de 2 de enero de 2008, la Oficina de Signos Distintivos (OSD) declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro solicitado.

4. El 30 de enero de 2008, Carlos Manuel Salinas Dagnino interpuso recurso de reconsideración señalando que limitará los servicios a distinguir única y exclusivamente a “servicios de esparcimiento, actividades deportivas, gimnasio y actividades culturales”.

5. Mediante Resolución 1414-2009/CSD-INDECOPI de 10 de junio de 2009, la Comisión de Signos Distintivos accedió a la limitación de servicios y declaró fundado el recurso de reconsideración, otorgando así el registro del signo solicitado.

6. Ebel International Limited formuló recurso de apelación y mediante Resolución 690-2010/TPI-INDECOPI de 24 de marzo de 2010, la Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió confirmar la Resolución 1414-2009/CSD-INDECOPI, que otorgó el registro del signo solicitado.

7. Ebel International Limited presentó demanda contencioso administrativa. Mediante sentencia de 10 de abril de 2013 se declaró infundada la demanda. Ebel International Limited presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

8. La segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente: “La interpretación deberá tener en cuenta que la marca registrada ESIKA É y logotipo distingue productos de la Clase 16, dentro de los cuales se encuentran material impreso, artículos de papel y cartón, papelería, material de instrucción o de enseñanza, catálogos y folletos; en relación con productos cosméticos, higiénicos y de belleza; bijouterie. Mientras que la marca registrada ESIKA COM distingue servicios de esparcimiento, actividades deportivas, gimnasio y actividades culturales para la Clase 41. Por tal razón, la misma deberá pronunciarse por: Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos y servicios de distinta clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes, respecto a la conexión competitiva en el marco de la Decisión 486”.

   2. Fundamentos de la demanda:

   La demandante Ebel International Limited argumentó lo siguiente:

9. Es titular de la marca ÉSIKA (mixta) en la Clase 16 de la Clasificación de Niza. El 18 de abril de 2008 (con posterioridad a la presente solicitud) ha solicitado el registro de la marca ÉSIKA MAGAZINE (mixta) en la Clase 41 de la Clasificación de Niza.

10. Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

11. Existe vinculación entre los productos y servicios a distinguir en las Clases 16 y 41, respectivamente.

12. La terminación .COM del signo solicitado es una terminación común que no resulta relevante dentro de ningún signo y no deberá tenerse en cuenta para establecer alguna diferenciación entre los signos en conflicto.

13. La marca registrada ÉSIKA es una marca de fantasía y cuenta con una familia de marcas.

14. Alega la vinculación entre las Clases 3 y 41 de la Clasificación de Niza.

15. Alega la vinculación entre las Clases 41 y 44 de la Clasificación de Niza.

16. Existe mala fe por parte del solicitante, “resultaría ingenuo sostener que el solicitante haya creado un signo fonético y gráficamente igual a la marca ÉSIKA y justamente para distinguir productos que tienen conexión competitiva”.

17. Alega la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

    3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

    El Indecopi contestó la demanda señalando que:

18. No existe conexión competitiva entre las Clases 16 y 41 de la Clasificación de Niza.

19. En el presente caso, “no obstante las semejanzas fonéticas existentes entre los signos, dado que no existe vinculación entre los productos y servicios que distinguen los mismos, se concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado”.

    El tercero interesado Carlos Manuel Salinas Dagnino argumentó lo siguiente:

20. Defiende la legalidad de las resoluciones administrativas que otorgaron el registro del signo solicitado.

21. No existe conexión competitiva entre las Clases 16 y 41 de la Clasificación de Niza.

22. Ha limitado los servicios a distinguir única y exclusivamente a “servicios de esparcimiento, actividades deportivas, gimnasio y actividades culturales”, por lo que el Indecopi aceptó la exclusión de los servicios de educación de la lista de servicios a proteger.

23. El Indecopi no aceptó la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 por falta de pruebas.

24. No existe una familia de marcas para las Clases 16 y 44.

    4. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:

25. Mediante sentencia de 10 de abril de 2013 se declaró infundada la demanda por considerar que “no existe vinculación entre los servicios de la marca registrada a favor de Carlos Manuel Salinas (ESIKA É y logotipo), al poseer un público consumidor y un mercado diferente, y un impacto gráfico distinto, pese a existir similitudes fonéticas, no se llega a producir confusión entre los usuarios, por lo que no se encuentra incursa en la prohibición de registro prevista en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”.

    5. Fundamentos del recurso de apelación:

26. Ebel International Limited presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial y reiteró los argumentos esgrimidos en la demanda.

    CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

27. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

28. Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

29. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada. Adicionalmente, del análisis de los antecedentes remitidos, este Tribunal considera pertinente interpretar de oficio los artículos 134 literal a) y 137 de la misma normativa.

30. En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes:

    DECISIÓN 486

    (…)

    DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

    Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

    Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

    a) las palabras o combinación de palabras;

    (…)

    Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

    a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

    (…)

    Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

    (…)

    .

    1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA DISTINTIVIDAD.

31. En el presente caso, Carlos Manuel Salinas Dagnino solicitó el registro de la marca de servicio ESIKA.COM para distinguir “educación, esparcimiento, actividades deportivas, gimnasio y actividades culturales” de la Clase 41 de la Clasificación de Niza, por lo que resulta necesario referir al...