PROCESO 20-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 20-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 literales a), b) y g), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 224, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2011-00087. Actor: COLOMBINA S.A. Marca mixta SPLENDA.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los tres días del mes de julio del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio N° 631 de fecha 13 de marzo de 2014, fue recibido por este Tribunal el 14 de marzo de 2014, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2011-00087.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de mayo de 2014.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: COLOMBINA S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: McNEIL PPC INC (cedió sus derechos a sociedad McNEIL NUTRITIONALS LLC.)

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad McNEIL PPC INC., solicitó el 21 de noviembre de 2008 el registro como marca del signo mixto SPLENDA, para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar”.

   2. Una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 601 de 27 de febrero de 2009, la sociedad COLOMBINA S.A. formuló oposición con base en los siguientes signos distintivos:

      • Solicitud de registro para marcas denominativas SPLENDID, para amparar productos de las clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Marcas denominativas SPLENDID, para amparar productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Marca mixta SPLENDID, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Marcas denominativas SALTIN SPLENDID y SALADITAS SPLENDID, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      En la clase 30 ampara los siguientes productos: “preparados con harinas y cereales como pan, bizcochos, tortas, pastelería, confitería y galletería.”

   3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 39906 de 31 de julio de 2009, resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado.

   4. La sociedad COLOMBINA S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 07628 de 15 de febrero de 2010, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo recurrido y concediendo ante su inmediato superior el recurso de apelación.

   6. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 50639 de 24 de septiembre de 2010, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada.

   8. La sociedad COLOMBINA S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resoluciones Nos. 39906 de 31 de julio de 2009, 07628 de 15 de febrero de 2010 y 50639 de 24 de septiembre de 2010, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   9. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   10. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético, visual y conceptual.

   11. Indica, que los productos que amparan los signos en conflicto tienen conexión competitiva (clases 5 y 30). Tienen un alto nivel de asociación, comercialización en canales similares, unicidad de consumidores, y capacidad de complementarse.

   12. Manifiesta, que la sociedad COLOMBINA S.A. ha sido titular en Colombia de la marca SPLENDID para la clase 30 y otras desde 1993. Lo anterior, unido con la conexión competitiva mencionada, genera un mejor derecho para la sociedad COLOMBINA S.A.

   13. Señala, que el registro de la marca mixta SPLENDA impide que COLOMBINA S.A. expanda su línea de negocios para producir “azúcar, endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar, edulcorantes naturales y artificiales y relacionados, entre otros”.

   14. Argumenta, que se debe tener en cuenta un antecedente peruano, en donde el INDECOPI negó el registro de la marca mixta SPLENDA.

   15. Agrega, que la confundibilidad de los signos SPLENDA y SPLENDID ha sido declarada anteriormente por la propia Superintendencia de Industria y Comercio.

       3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

       Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   16. De conformidad con el auto de 26 de enero de 2012, expedido por la Sección Primera del Consejo de Estado, se observa que la Superintendencia de Industria y Comercio no presentó escrito de contestación.

       Por parte del Tercero Interesado.

   17. Señala, que la sociedad McNEIL PPC INC., cedió todos los derechos que le correspondían sobre la marca SPLENDA (mixta) a la sociedad McNEIL NUTRITIONALS LLC.

   18. Argumenta, que por falta de uso el azúcar y otros productos fueron excluidos del registro de la marca SPLENDID. La demandante no puede sostener que tiene derecho para alegar conexión competitiva, ya que esto se basa en productos sobre los cuales renunció expresamente al desistir de las solicitudes, o renunció tácitamente por falta de uso lícito legal y posible, o le fue negada por la Oficina Nacional competente. Afirma que: “Sin posibilidades lícitas y legales de acceder a los productos de las clases 1 y 5 y sin la posibilidad de recuperar productos que le fueron cancelados por falta de uso en la clase 30, no queda claro como COLOMBINA S.A., pretendería la monopolización de signos distintivos, afectando la libertad de empresa que tienen otros agentes económicos.”

   19. Agrega, que no es procedente invitar a la Superintendencia de Industria y Comercio para que acoja una doctrina peruana. Las decisiones de la oficina de un país miembro no tiene injerencia en las de otro País Miembro.

   20. Indica, que la marca SPLENDA se encuentra registrada en diversos países como Alemania, Chile, Estados Unidos, Francia, México, entre otros.

   21. Indica, que la marca SPLENDA es notoriamente conocida.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   22. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 134, 136 literal a), 154 y 155 de la Decisión 486.

   9. Se hará la interpretación solicitada, salvo la de los artículos 154 y 155 que no son relevantes para resolver el caso bajo estudio. Se restringirá la interpretación del artículo 134 a sus literales a), b) y g). De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 224, 228 y 229 de la misma normativa.

   10. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

Artículo 224

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

(…)

Artículo 228

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad...