PROCESO 114-IP-2013

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 114-IP-2013

Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, del artículo 151 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 135 literales f) y g), 136 literal a) y h), 224, 225, 226, 228 y 229 de la misma normativa, así como los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 121, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 1527-2011. Actor: BINNEY & SMITH INC. Marca mixta CRAYOLAS.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los días del mes de julio del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de junio de 2013.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes.

    Demandante: BINNEY & SMITH INC.

    Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ.

    Tercero Interesado: LUZ MARTINA EGOAVIL TORRES.

    iii. DATOS RELEVANTES

    1. HECHOS

    Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

    1. La señora LUZ MARTINA EGOAVIL TORRES, solicitó el 27 de agosto de 2004 el registro como marca del signo mixto CRAYOLAS, para amparar los siguientes servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza: “servicios de educación y actividades culturales”.

    2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad BINNEY & SMITH, INC., presentó oposición con base en sus marcas:

      • Denominativa CRAYOLA, registrada en Perú bajo el certificado No. 35923, para amparar lápices de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Denominativa CRAYOLA MODEL MAGIC, registrada en Perú bajo el certificado No. 63709, para distinguir arcillas para modelado y compuestos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Denominativa CRAYOLA, registrada en Perú bajo el certificado No. 74242, para distinguir vestidos, calzados, sombrerería y artículos de vestir en general de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Denominativa CRAYOLA, registrada en Perú bajo el certificado No. 20702, para distinguir los siguientes productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases.

    3. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 3424-2007/OSD-INDECOPI de 26 de febrero de 2007, resolvió declarar infundada la oposición y otorgó el registro solicitado.

    4. La sociedad BINNEY & SMITH, INC., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. Añadió dos marcas a los argumentos:

      • Mixta CRAYOLA, registrada en Perú bajo el certificado No. 121285, para amparar vestidos, calzado y sombrerería de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Denominativa CRAYOLA, registrada en Perú bajo el certificado No. 117985, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

    5. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante la Resolución No. 1413-2007/TPI-INDECOPI, de 19 de julio de 2007, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado. No tuvo en cuenta las dos marcas especificadas anteriormente.

    6. La sociedad BINNEY & SMITH, INC., presentó demanda contenciosa administrativa de impugnación de resolución administrativa.

    7. La Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia designada como Resolución No. 12 de 8 de abril de 2009, resolvió declarar infundada la demanda.

    8. La sociedad BINNEY & SMIYH, INC., presentó recurso de apelación contra la providencia mencionada anteriormente.

    9. La sociedad BINNEY & SMITH, INC., mediante escrito de 20 de octubre de 2010, solicitó que se envié una consulta prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

    10. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 17 de diciembre de 2010, resolvió confirmar la sentencia impugnada.

    11. La sociedad BINNEY & SMITH, INC., presentó recurso de casación contra la sentencia mencionada anteriormente. (ver literal D de esta decisión)

    12. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante auto calificatorio de recurso de 5 de diciembre de 2011, declaró procedente el recurso de casación.

    13. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      1. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La sociedad BINNEY & SMITH, INC, soporta la acción en los siguientes argumentos:

    14. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles entre sí desde el punto de vista ortográfico y fonético.

    15. Argumenta, que los servicios y productos que amparan los signos en conflicto tienen conexión competitiva. Están dirigidos al mismo sector y su comercialización se realiza por las mismas empresas.

    16. Indica, que la marca CRAYOLA de la sociedad BINNEY & SMITH, INC., es notoriamente conocida en el sector infantil.

    17. Agrega, que para el presente asunto es vital la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, en consecuencia, solicita que se haga dicha consulta. Para esto esgrime las normas comunitarias andinas que regulan el tema de la interpretación prejudicial.

      1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

    18. Por parte del INDECOPI.

      • Sostiene, que los servicios y productos que amparan los signos en conflicto no guardan conexión competitiva. El servicio de educación no compite ni se complementa con la producción de lápices de colores o de zapatos (no son sustitutos ni complementarios).

      • Manifiesta, que no se han aportado pruebas que demuestren la notoriedad de la marca CRAYOLA.

      • Agrega, que la conexión competitiva se relaciona con el concepto de confusión indirecta.

      • Arguye, que el argumento de que los productos y servicios amparados por las marcas son usados por niños, no es suficiente para establecer la conexidad competitiva. Difieren de su naturaleza, finalidad y público consumidor.

      • Adiciona, que de conformidad con los criterios sentados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se podría establecer que los servicios y productos en cuestión no tienen conexión competitiva.

      • Afirma, que la palabra crayola es de uso común y se refiere a un género de productos; tampoco constituye una marca notoria.

    19. Por parte de la sociedad tercera interesada

      • Manifiesta, que los servicios y producto que amparan los signos en conflicto no tienen conexidad competitiva. No son sustituibles ni se complementan. Tampoco existe una relación de competencia entre ellos. Además, se anuncian en diferentes canales de publicidad.

      • Expresa, que de conformidad con lo anterior no se genera riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

      • Indica, que los lápices son simplemente herramientas para brindar los servicios de educación.

      • Argumenta, que la palabra CRAYOLA es de uso común y se refiere a un género del producto. Tampoco es una marca notoriamente conocida.

      1. RECURSO DE CASACIÓN

      La sociedad BINNEY & SMITH, INC., sustenta su recurso de casación con los siguientes argumentos:

    20. Argumenta, que la Sala Civil transitoria de la Corte Suprema emitió una sentencia de segunda instancia sin solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

    21. Sostiene, que la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema tenía la obligación de solicitar la referida solicitud de interpretación prejudicial, de conformidad con el artículo 33 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 de su Estatuto. Es un órgano de segunda y última instancia

    22. Adiciona, que el supuesto de hecho es el mismo que planteó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el la Interpretación Prejudicial expedida dentro del proceso 106-IP-2009. Dicha interpretación se transcribe en el texto del recurso.

    23. Expresa, que la Sala civil Transitoria hizo caso omiso al escrito presentado el 20 de octubre de 2002, mediante la cual se le solicitó que se enviará la consulta prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Este escrito se sustentó en que la mencionada Sala estaba actuando como última instancia ordinaria. No actúa como una tercera instancia, ya que el recurso de casación es de naturaleza extraordinario.

    24. Manifiesta, que la omisión de la Sala Civil Permanente vulnera el derecho a un debido proceso. Incurrió en un vicio inprocedendo y, por lo tanto, se debe anular la sentencia de segunda instancia.

    25. Indica, que la Sala Civil Transitoria no analizó la vinculación competitiva de los servicios y productos que amparan los signos en conflicto. Dichos productos y servicios sí tienen conexión competitiva...

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