PROCESO 35-IP-2013

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 35-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Interpretación de oficio de los artículos 136 literal h), 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad DETERGENTES S.A.

Marca: “A-1” (denominativa).

Expediente Interno N° 17802-10452-2003-CF.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de seis (6) de marzo de 2013.

  1. Antecedentes

  2. Las partes

    La parte demandante es: la sociedad DETERGENTES S.A.

    La parte demandada la constituye: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL y el DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

    El Tercero Interesado es: la sociedad LABORATORIOS CALBAQ CIA. LTDA.

  3. Actos demandados

    La sociedad DETERGENTES S.A. impugna en la vía contenciosa administrativa la Resolución Administrativa No. 981811 de 7 de mayo de 2003, mediante la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la oposición presentada por la sociedad DETERGENTES S.A. y concedió el registro del signo “A-1” solicitado por LABORATORIOS CALBAQ CIA. LTDA.

  4. Hechos relevantes

    Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

    1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 18 de marzo de 2002, la sociedad LABORATORIOS CALBAQ CIA. LTDA. solicitó el registro del signo “A-1” (denominativo), para distinguir “lavavajillas y detergentes”, productos comprendidos en la clase No. 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad DETERGENTES S.A. presentó oposición. Se fundamentó en el registro previo de su marca “UNO-A” (denominativa) para la clase No. 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 7 de mayo de 2003, el Director Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución No. 981811, por medio de la cual resolvió rechazar la oposición presentada por la sociedad DETERGENTES S.A. y concedió el registro del signo “A-1” solicitado por LABORATORIOS CALBAQ LTDA.

      - El 26 de septiembre de 2003, la sociedad DETERGENTES S.A. presentó demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución No. 981811 que concede el registro de la marca “A-1” (denominativa).

    2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad DETERGENTES S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “DETERGENTES S.A. es la legítima propietaria de la marca de fábrica denominada ‘UNO A’ por haberla inscrito en el Ecuador el 28 de diciembre de 1998 (…) para distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 3. Adicionalmente, DETERGENTES S.A. tiene inscrita en Colombia, (…) la marca ‘UNO A’ desde el 2 de diciembre de 1970 (…) país en donde dicha marca es notoriamente conocida”.

      - “La Resolución impugnada contraviene expresas normas legales y toda lógica jurídica ya que la marca solicitada ‘A-1’ y la marca de propiedad de mi representada ‘UNO A’, son tan similares como para causar confusión en el público consumidor, hecho que se evidencia más aún cuando las dos marcas protegen productos de la misma naturaleza y clase internacional”.

      - “(…) la marca solicitada ‘A-1’ es confundible con la marca registrada ‘UNO A’ por carecer de distintividad y por lo tanto no es susceptible de registro”.

    3. Contestaciones a la demanda

      El Director Nacional de Propiedad Industrial, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) realizado el análisis estructural tanto en el aspecto gráfico, en el aspecto fonético, en el aspecto visual, como al tipo de productos que protege el signo solicitado, esta Dirección Nacional no considera la pretensión del opositor DETERGENTES S.A. toda vez que si se efectúa un análisis en conjunto, sucesivo, mirando las semejanzas y no las diferencias entre los signos en controversia podemos encontrar elementos que los hacen diferentes”.

      - “La compañía LABORATORIOS CALBAQ CIA. LTDA. tiene registrada en el Ecuador la marca A-1 (…) para proteger productos de la clase internacional No. 3. Cabe destacar que la marca de la compañía opositora fue registrada en el año 1998 y a partir de esa fecha han coexistido en el mercado ecuatoriano sin que exista la posibilidad de confusión en el público consumidor”.

      No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), aunque en el informe presentado por la consultante, se exponen los siguientes argumentos: la negativa de los fundamentos de la demanda, la legitimidad del acto administrativo impugnado y la improcedencia de la demanda.

    4. Tercero Interesado

      La sociedad LABORATORIOS CALBAQ CIA. LTDA., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La compañía LABORATORIOS CALBAQ CIA. LTDA. es propietaria del siguiente registro de marca en la República del Ecuador: ‘A-10’, agosto 11 de 1975. Como ustedes pueden comprobar (…), mi poderdante tiene un derecho adquirido sobre la marca A-1, (…). Un nuevo registro del signo distintivo por parte de LABORATORIOS CALBAQ CIA. LTDA., en esta ocasión, no podría afectar de ninguna manera a la compañía oponente. En el supuesto no consentido de que se determine el riesgo de confusión, mi mandante tiene un derecho adquirido anterior, por lo que tiene mejor derecho que la accionante en nuestro país”.

      - “(…) si alguien viola derechos de Propiedad Intelectual en este caso es DETERGENTES S.A., pues logró inexplicablemente registrar una marca en el mercado (UNO A), que según sus propios alegatos, es similarmente confundible a la marca de mi mandante (A-1), pasando por alto y a ligera un registro previo que convalida la pretensión de mi mandante, pues este simplemente pretende ampliar su protección, y en todo caso defenderse de casos en que por situaciones mal habidas, se registren marcas similares a las que mi mandante ya tiene registradas”.

      CONSIDERANDO:

  5. Competencia del Tribunal

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

    Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de marzo de 2013.

  6. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

    La Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “A-1” (denominativo), fue presentada el 18 de marzo de 2002, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

    Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio los artículos 136 literal h), 224, 225, 228 y 229 (signos distintivos notoriamente conocidos) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes al presente caso.

    Se limitará la interpretación del artículo 134 al literal a).

    En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

    DECISIÓN 486

    (…)

    DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

    Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

    Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

    a) las palabras o combinación de palabras;

    (…)

    Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

    a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios...

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