PROCESO 33-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 33-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 14, 20, literal d), 30, 34 y 44 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad F. HOFFMANN – LA ROCHE AG.

Patente: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES”.

Expediente Interno Nº 1112-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 22 de agosto de 2012, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de seis (6) de marzo de 2013.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   Demandante: la sociedad F. HOFFMANN – LA ROCHE AG.

   Demandados: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) y EL PROCURADOR DE LA REPÚBLICA ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

2. Actos demandados

   La sociedad F. HOFFMANN – LA ROCHE AG solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 1085-2007/TPI-INDECOPI de 5 de junio de 2007 que confirmó la Resolución Nº 001298-2006/OIN-INDECOPI de 30 de noviembre de 2006, que denegó la patente de invención para “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES”, solicitada por F. HOFFMANN – LA ROCHE AG.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   - El 7 de mayo de 2003, reivindicando prioridad extranjera de 10 de mayo de 2002, F. HOFFMANN – LA ROCHE AG solicitó el otorgamiento de la patente de invención para “TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA OSTEOPOROSIS”.

   - El 11 de junio de 2004, mediante proveído, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI modificó el título de la solicitud a: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES”.

   - El 30 de noviembre de 2006, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI expidió la Resolución Nº 001298-2006/OIN-INDECOPI, a través de la cual denegó la solicitud de patente. Se fundamentó en que las reivindicaciones 1 a 9 no son patentables por definir un método terapéutico, de conformidad a lo establecido en el artículo 20 literal d) y la reivindicación 14 no cumple con el requisito de claridad de la invención establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   - El 27 de diciembre de 2006, F. HOFFMANN – LA ROCHE AG interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.

   - El 5 de junio de 2007, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 1085-2007/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución No. 001298-2006/OIN-INDECOPI de 30 de noviembre de 2006.

   - La sociedad F. HOFFMANN – LA ROCHE AG interpuso demanda contencioso administrativa.

   - El 16 de septiembre de 2008, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo expidió la Resolución No. 13 a través de la cual declaró INFUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por la sociedad F. HOFFMANN – LA ROCHE AG.

   - El 18 de noviembre de 2008, la sociedad F. HOFFMANN – LA ROCHE AG interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 16 de septiembre de 2008.

   - El 15 de octubre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual revocó la sentencia apelada.

   - El 3 de enero de 2011, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 15 de octubre de 2010.

   - El 7 de noviembre de 2011, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 1112-2011 - LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto y mandó remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   - El 26 de diciembre de 2012, el Presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 020-2012-SCS-CS , solicita la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   b) Escrito de demanda

   La sociedad F. HOFFMANN – LA ROCHE AG, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   - “Lo que se reivindica en el presente invento es el uso de un bifosfonato (especialmente del ácido ibandrónico) para un medicamento que se deberá administrar una vez al mes en una cantidad de al menos 120% de la dosis diaria. Los medicamentos de bifosfonatos para la ingesta mensual no son conocidos. En el estado de la técnica no se ha descrito que los bifosfonatos pueden ser administrados mensualmente. En ningún lugar del estado de la técnica se describe que al menos 120% de la dosis diaria tiene que ser administrada”.

   - “(…) el invento es uno de aplicación de un medicamento con el propósito de evitar efectos colaterales negativos, mas no destinado a restablecer la salud, no siendo, por tanto, un método terapéutico en el sentido doctrinario y legal del concepto”.

   - “(…) la resolución No. 1085-2007/TPI, no ha sido debidamente motivada, ello porque se han denegado las 8 reivindicaciones por el invento solicitado a patente, sin contar con un informe técnico que se pronuncie sobre la patentabilidad o no de dichas reivindicaciones”.

   c) Contestación a la demanda

   El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   - “(…) la redacción de las reivindicaciones ha sido diseñada de tal forma que enmascara al Método Terapéutico; no obstante, del análisis del mismo se puede verificar que la supuesta composición del ácido bifosfónico y sus sales, no está referida a un producto o procedimiento, si no al tratamiento que el Bifosfonato debe recibir en su aplicación”.

   - “Cabe destacar que en el presente caso, la composición farmacéutica objeto de la solicitud (ÁCIDO BIFOSFÓNICO), ya se encuentra en el mercado, o dicho de otra forma, en el Estado de la Técnica”.

   - “(…) se pudo advertir que el simple cambio en la dosificación de dicho compuesto, no poseía un grado de nivel inventivo. En efecto, lo que proponían las Reivindicaciones del 1 al 8, proponían únicamente una variación en la dosis que un paciente de osteoporosis debía recibir”.

   - “En este contexto, se pudo concluir que el atribuir ‘nivel inventivo’ a un simple cambio en la dosificación del ÁCIDO BIFOSFÓNICO, resultaba contrario a lo dispuesto en la norma supranacional, al encontrarse fuera de patentamiento, al ser un Método Farmacéutico”.

   - “La norma no dice que se notifique el Informe Técnico, lo que dice es que está obligada a notificar la decisión de requerir al solicitante cumpla con subsanar los errores de su solicitud. Es decir, que notifique su propia Resolución, mediante la cual ha encontrado que existen omisiones que subsanar”.

   - “Incluso el solicitante puede absolver estas observaciones variando la solicitud de la patente y planteando un nuevo pliego de reivindicaciones. Si ello es así, dado que se trata de otra pretensión, y existiendo un carácter técnico complejo esta nueva solicitud debe ser nuevamente evaluada por el técnico en la materia. Si cada observación sustentada o no en un informe técnico origina que el solicitante pueda variar su solicitud de patente y esta a su vez genere la necesidad de un informe técnico que deba ser notificado, el procedimiento, como es obvio podría PROLONGARSE DE MANERA INDEFINIDA”

   - “(…) la autoridad administrativa no se encontraba obligada a notificar una segunda inconformidad respecto de la rectificación o aclaración que el solicitante planteó cuando le fue notificada la primera observación técnica”.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de marzo de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión...