PROCESO 168-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 168-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 136 literal b), 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “GASAMERICA” (denominativa). Expediente Interno: Nº 2008-00033.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 20 de febrero de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 2442, de 29 de noviembre de 2012, recibido vía correo electrónico en este Tribunal el 03 de diciembre de 2012, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2008-00033.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: GNV CONVERSIONES LTDA.

      Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

      Tercero interesado: CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PETRÓLEO S.A.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      – El 08 de mayo de 2006, la sociedad CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PETRÓLEO S.A. presentó solicitud de registro de la marca GASAMERICA (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 04 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial y con el lleno de los requisitos de ley, la sociedad GNV CONVERSIONES LTDA. interpuso oposición en contra de la solicitud de registro mencionada.

      – Mediante Resolución Nº 34766, de 15 de diciembre de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición mencionada y concedió el registro de la marca GASAMERICA (denominativa).

      – Mediante Resolución Nº 003561, de 16 de febrero de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 34766 de 2006, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.

      – Mediante Resolución Nº 25591, de 21 de agosto de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 34766 de 15 de diciembre de 2006, agotándose así la vía gubernativa.

   3. Fundamentos de la demanda:

      La sociedad GNV CONVERSIONES LTDA. manifestó lo siguiente:

      – El signo solicitado GASAMERICA (denominativo) resulta irregistrable, ya que es confundiblemente semejante con el nombre comercial ya protegido “GAS AMERICA” (denominativo), pues carece de capacidad distintiva e individualizadora, induciendo así al público consumidor a error.

      – “Que se violó el artículo 136, literal b), ibídem, dado que entre los signos en conflicto, la marca GASAMERICA (denominativa) y el nombre comercial “GAS AMERICA” (denominativo), se presentan claras similitudes ideológicas, ortográficas y fonéticas, pues transmiten al público consumidor la misma idea o concepto, contienen y coinciden con las mismas letras y su ubicación y sonido son exactamente el mismo, lo cual no tuvo en cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio al otorgar el signo en cuestión”.

      – “Que se violó el artículo 191, ibídem, que consagra que el derecho de un nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio y termina cuando cesa dicho uso o actividades de la respectiva empresa, lo cual se prueba con los documentos allegados en la vía gubernativa y al proceso de la referencia, en los que se evidencia que ha desplegado y exteriorizado en el comercio su actividad logrando que el consumidor identifique claramente el nombre “GAS AMERICA” (denominativo)”.

      – “Que también está probado que el uso del nombre comercial “GAS AMERICA” (denominativo), es anterior a la fecha de solicitud de registro de la marca GASAMERICA (denominativa) y que su uso ha sido continuo y no ha cesado en ningún momento”.

      – El hecho de que en la marca GASAMERICA (denominativa) se encuentren unidas las expresiones GAS y AMERICA como una sola palabra, no le añade ningún tipo de distintividad frente al nombre comercial GAS AMERICA, de GNV CONVERSIONES LTDA.

      – “La marca GASAMERICA (denominativa) identifica los aceites y grasas industriales, lubricantes, incluyendo gasolina para motores, etc., y el nombre comercial GAS AMERICA ya protegido y depositado previamente identifica los servicios de la Clase 37 como son el montaje y administración de talleres de conversión de vehículos de gasolina o diésel a gas natural, comprimido, etc. Es evidente la estrecha relación o vínculo que se presenta entre los productos y servicios arriba mencionados, no teniendo por lo tanto el público consumidor herramientas para distinguir su origen empresarial”.

   4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) contestó la demanda y manifestó lo siguiente: Las resoluciones administrativas emitidas por la SIC son actos integralmente válidos por haber sido producidos y expedidos legalmente, observando las disposiciones sustanciales, los principios rectores de la actuación administrativa y garantizando los derechos constitucionales.

   5. Fundamentos de tercero interesado

      El tercero interesado CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PETRÓLEO S.A. manifestó lo siguiente:

      – Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

      – “Queda fuera de cualquier duda que la SIC actuó conforme a derecho al expedir las tres resoluciones demandadas, una vez analizadas las pruebas aportadas por la sociedad opositora, que no aportó las pruebas necesarias que demostraran el uso del nombre comercial GAS AMERICA, de su propiedad. (…) No se puede, por tanto, determinar la legalidad o ilegalidad de las resoluciones acusadas con base en pruebas que no fueron oportuna y legalmente presentadas durante el trámite administrativo. De ser así, esto atentaría contra el principio revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa y no permitiría revisar de manera justa la actividad de la administración, que no tuvo en su momento la oportunidad de revisar las pruebas que ahora presenta la sociedad GNV CONVERSIONES LTDA”.

      – “No obstante el argumento analizado en el numeral anterior, según el cual el Consejo de Estado no debería considerar las pruebas presentadas por el demandante, por no haber sido presentadas en la instancia administrativa, anotamos aquí que, aún en caso de que esa Corporación decidiera tomarlas en cuenta, es evidente que los documentos presentados no son suficientemente para evidenciar el uso personal, continuo, real, efectivo y público en el comercio del supuesto nombre comercial GAS AMERICA, por parte del demandante”.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   En el presente caso, el Juez Consultante solicita la interpretación de los artículos 134 literal a), 136 literal b), 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 134

   A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   (…)

   Artículo 136

   No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   (…)

   b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   Artículo 191

   El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

   Artículo 192

   El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

   Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

   (…)

   .

   Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

   1. concepto de marca. Requisitos para el registro de...