PROCESO 153-IP-2012

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 153-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad FUSAN HANDICRAFT CO.

Marca: “V.V. MOTOR” (mixta).

Expediente Interno N° 2007-00184.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés (23) días del mes de enero del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de dieciséis (16) de enero de 2013.

  1. Antecedentes

  2. Las partes

    Demandante: La sociedad FUSAN HANDICRAFT CO.

    Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

    Tercero interesado: La sociedad VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT.

  3. Actos demandados

    La sociedad FUSAN HANDICRAFT CO. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

    - Resolución No. 28341 de 26 de octubre de 2006, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro del signo “V.V. MOTOR” (mixto), solicitado por la sociedad FUSAN HANDICRAFT CO., para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

    - Resolución No. 33613 de 6 de diciembre de 2006, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

    - Resolución No. 02058 de 31 de enero de 2007, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 28341 de 26 de octubre de 2006.

  4. Hechos relevantes

    Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

    1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 10 de marzo de 2006, la sociedad FUSAN HANDICRAFT CO. solicitó el registro del signo “V.V. MOTOR” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 30 de junio de 2006, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 565. No se presentaron oposiciones a la solicitud de registro.

      - El 26 de octubre de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 28341, por medio de la cual resolvió negar el registro del signo “V.V. MOTOR” (mixto), solicitado por la sociedad FUSAN HANDICRAFT CO., para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Se fundamentó en el registro previo de la marca “V W” (mixta) a favor de la sociedad VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT AG., para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad FUSAN HANDICRAFT CO., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

      - El 6 de diciembre de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 33613 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 31 de enero de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 02058, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 28341 de 26 de octubre de 2006, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

    2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad FUSAN HANDICRAFT CO., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la Superintendencia de Industria y Comercio viola la norma, en la medida que no hace un examen minucioso del signo, lo limita y fracciona a las letras del alfabeto que nuevamente resulta oportuno señalar son de imposible monopolio, desestimando la figura caprichosa y distintiva que el signo forma, convirtiéndolo en novedoso y abiertamente diferente respecto al signo base de la negativa, pudiendo coexistir en el mercado sin riesgo de confusión para los consumidores”.

      - “En esta Resolución es en la única que se toma en cuenta el elemento denominativo que compone al signo de mi mandante para desecharlo y decir que es ‘irrelevante’ FRACCIONANDO INJUSTIFICADAMENTE EL CONJUNTO, pues aún cuando dentro del signo de mi mandante, resalta a todas luces la parte figurativa, llamativa e impactante, nótese que en realidad tal figura se COMPLEMENTA con la parte nominativa donde el ‘motor’ está sugiriendo en los consumidores la marca qué objeto tiene por distinguir, además de explicar que las letras que están dentro del conjunto en esos trazos caprichosos corresponde a: ‘V’, ‘V’, por lo que realmente es el conjunto el que quedará en los consumidores ‘V.V. MOTOR’ + DISEÑO ESPECIAL Y CARACTERÍSTICO”.

      - “La marca de mi representada ‘V.V. MOTOR’ + Diseño especial y característico pretende distinguir: ‘Motocicletas y partes de estructuras para las mismas, incluyendo tubos flexibles para motocicletas, resortes, amortiguadores para vehículos y motocicletas; resortes de suspensión para vehículos y motocicletas, motores para vehículos y motocicletas, espejos retrovisores, dispositivos antirrobo, bocinas, enganches para remolques, frenos, estribos, mallas para equipaje, rayos de las ruedas, neumáticos para ruedas de motocicleta, guardabarros, cajas de engranajes o de cambio, engranajes para motocicletas, engranajes reductores, embragues, cadenas de transmisión, ruedas libres, cubiertas para asientos y asientos para motocicletas’ productos comprendidos dentro de la clase 12 internacional. A su vez, la marca base de la negativa ‘V W’ + DISEÑO CARACTERÍSTICO Y DIFERENTE, distingue: ‘Vehículos y sus partes y accesorios, y demás aparatos de locomoción terrestre, aérea y acuática’, comprendidos dentro da (sic) la clase 12 internacional”.

    3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “En las marcas en debate en las cuales predomina el elemento denominativo, se tiene que la marca solicitada ‘V.V. MOTOR’ comprende los mismos productos de la clase 12 amparados por la marca ‘V.W’ (mixta), clase 12, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización”.

      - “La aplicación de estos criterios en el caso concreto permite afirmar que, al tratarse de productos de la clase 32 (sic) en ambos casos, se comparten las mismas finalidades, y están destinados a los mismos mercados, por lo que es evidente que se comercializan a través de los mismos canales, situación que indefectiblemente genera confusión en cuanto al origen empresarial, circunstancia que claramente incrementa el riesgo de confusión”.

    4. Tercero Interesado

      La sociedad VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, al contestar la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) si bien es cierto que el signo solicitado por la sociedad FUSAN HANDICRAFT CO. puede ser gráficamente representado, no es cierto que tenga la fuerza distintiva suficiente para convertirse en marca, tal como pretende hacerse ver en la demanda, en tanto es confundiblemente similar con la marca V W (mixta) de mi representada, como correctamente lo estableció la entidad demandada (…)”.

      - “(…) a contrario a lo establecido en la demanda, la entidad demanda (sic) no fraccionó el signo solicitado, en tanto, de un lado, es su elemento gráfico el que prevalece en conjunto y de otro, la expresión MOTOR es genérica en relación con productos de la clase 12 (debido a que en dicha clase se incluyen los motores para vehículos y motocicletas), de modo que no puede ser considerada dentro de la comparación marcaria, en tanto no se trata de una palabra que añada distintividad al signo”.

      - “(…) el conjunto marcario creado por la sociedad FUSAN HANDICRAFT CO. no solamente contiene la letra V, incluida también en la marca de mi representada, sino que, además, tal conjunto resulta confundiblemente similar con dicha marca, y es esta semejanza en los conjuntos marcarios (y no simplemente el hecho de que los signos posean la letra V), la que imposibilita el registro del signo V.V. MOTOR (mixto) como marca”.

      - “(…) el hecho de que la sociedad FUSAN HANDICRAFT CO. tenga registrada su marca en otros países, no significa que pueda obtener tal registro en Colombia. La entidad demandada tiene plena autonomía para decidir si concede o no el registro de una marca en Colombia y habiendo encontrado que mi representada tiene registrada su marca V W (mixta) y que el signo solicitado por la sociedad FUSAN HANDICRAFT CO. es similarmente confundible con dicha marca y que tales signos identifican productos de la misma clase, no tenía alternativa diferente a la de proteger los derechos de mi representada y en consecuencia, negar el registro de la marca solicitada por la sociedad FUSAN HANDICRAFT CO.”.

      CONSIDERANDO:

  5. ...

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