PROCESO 147-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 147-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literales a) y b) de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “EL GRAN TRIGAL Estamos pa’ servirle sumercé” (mixta). Expediente Interno: Nº 2009-00090.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 16 de enero de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 2329, de 08 de noviembre de 2012, recibido vía correo electrónico en este Tribunal el 14 de noviembre de 2012, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2009-00090.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: MOLINO SANTA MARTA S.A.

      Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

      Tercero interesado: INVERSIONES SÁNCHEZ RIVERA Y CÍA. S. EN C.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      – La sociedad MOLINO SANTA MARTA S.A., es titular de la marca EL TRIGAL (mixta), con registro número 279744, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – El 17 de enero de 2005 la sociedad INVERSIONES SÁNCHEZ RIVERA Y CÍA. S. EN C., actuando a través de apoderado, presentó solicitud de registro de la marca EL GRAN TRIGAL + LOGO – Estamos pa’ servirle sumercé (mixta), para distinguir: “cervezas, aguas envasadas, agua mineral, gaseosas y bebidas con sabor a frutas, extractos o zumos de fruta empacados, melados, siropes, líquidos hidratantes, y en general toda clase de bebidas o preparaciones para fabricar bebidas no alcohólicas”, comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 553, de 30 de junio de 2005, y estando dentro del término legal, la sociedad MOLINO SANTA MARTA S.A. presentó oposición a la misma, se fundamentó en que el signo solicitado resulta similarmente confundible con marcas de las cuales es titular: marca DEL TRIGO (Clase 30) y marca EL TRIGAL (mixta, Clase 30), lo cual tiene la capacidad de generar confusión y riesgo de asociación en los consumidores.

      – El 20 de junio de 2008, la División de signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 20297, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca solicitada.

      – El 22 de julio de 2008 la sociedad MOLINO SANTA MARTA S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación contra la Resolución Nº 20297.

      – El 31 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos expidió la Resolución Nº 27969, por medio de la cual rechazó los recursos presentados por MOLINO SANTA MARTA S.A.

      – El 14 de agosto de 2008, MOLINO SANTA MARTA S.A. presentó Recurso de Queja contra la Resolución Nº 27969 de 31 de julio de 2008, por medio de la cual se rechazó el Recurso de Reposición y en subsidio de apelación interpuesto contra la Resolución Nº 20297 de 20 de junio de 2008.

      – El 29 de agosto de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 32482 por medio de la cual confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 27969 de 31 de julio de 2008.

   3. Fundamentos de la demanda:

      La sociedad MOLINO SANTA MARTA S.A. manifestó lo siguiente:

      – Se vulneró el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio se abstuvo de aplicarlo a pesar de estar presentes los tres presupuestos que configuran la causal de irregistrabilidad según lo dispone el artículo en mención: “a) la existencia previa de una marca solicitada o registrada, b) que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a la marca previamente solicitada o registrada, c) que los signos identifiquen los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

      – “Las marcas comparadas en el presente caso son confundibles conceptual, ortográfica y fonéticamente. (…) Toda vez que el signo solicitado EL GRAN TRIGAL + LOGO – Estamos pa’ servirle sumercé (mixta) es la reproducción idéntica de la marca fundamento, salvo por la inclusión de la expresión GRAN, la cual no otorga ninguna distintividad a la marca solicitada, máxime si se tiene en cuenta que se trata de una expresión absolutamente descriptiva”.

      – “Respecto de la marca EL TRIGAL (mixta), en tanto se trata de una expresión descriptiva, es preciso aclarar que la expresión EL TRIGAL no es una marca débil, pues de forma alguna indica un género, cualidad ni característica esencial de los productos amparados por la Clase 30 en la cual está registrada la marca EL TRIGAL, pues un vocablo o elemento marcario es débil cuando es fuertemente evocativo del producto al cual corresponde su registro, siendo ésta una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre”.

      – “Los signos identifican productos conexos, con lo cual se configura el tercer supuesto necesario para dar aplicación a la causal de irregistrabilidad mencionada. En efecto, los productos de la Clase 32 y los de la Clase 30 tienen una misma naturaleza (alimentos para el consumo humano); se comercializan y publicitan por los mismos medios; y son, además, complementarios: pancakes y siropes, por ejemplo”.

   4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) contestó la demanda y manifestó lo siguiente:

      – “Con la expedición de la Resolución acusada expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

      – “Resulta claro y evidente que la marca solicitada EL GRAN TRIGAL – Estamos pa’ servirle sumercé (mixta) no encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

      – “Al cotejar las dos marcas podemos decir que sus características gráficas son suficientemente distintivas y no generan riesgo de confusión”.

      – “El análisis al ser en conjunto obliga a que la marca opositora sea analizada íntegramente y si bien existe la coincidencia ortográfica, fonética e ideológica respecto del artículo EL y la expresión TRIGAL, EL gran TRIGAL (…) frente a EL TRIGAL ésta recae en la expresión de menor relevancia, dado que insistimos sobre ellas no es posible conferir exclusividad alguna en su uso y porque el elemento nominativo que otorga la distintiva requerida a la marca solicitada se centra en el GRAN TRIGAL, que además está acompañado de ‘Estamos pa’ servile sumercé’. En consecuencia, el titular de la marca solamente podrá ejercer exclusividad sobre el signo considerado en su conjunto (EL TRIGAL + GRÁFICO), más no sobre los elementos nominativos del conjunto independientemente considerados EL o TRIGAL, pues éstos son conceptos débilmente distintivos que pueden ser utilizados por cualquier empresario siempre y cuando no sea un signo idéntico o similarmente confundible con la combinación distintiva del signo nominativo EL TRIGAL”.

      – “Por otro lado, en las marcas registradas predomina el elemento gráfico, aunado a otros elementos figurativos, que facilitan su identificación por el consumidor; la longitud de los signos es completamente diferente lo que adicionalmente impide cualquier confusión o error en el consumidor”.

      – “En conclusión, el conjunto marcario que nos ocupa, tiene la suficiente distintividad para que fuera registrado como marca, aclarándose que sobre las expresiones aisladas no hay derecho de uso exclusivo, ni la posibilidad de ponerse con éxito, habida cuenta que el derecho se otorga sobre el conjunto y sobre la especial disposición de sus elementos”.

      El tercero interesado INVERSIONES SÁNCHEZ RIVERA Y CÍA. S. EN C. no contestó la demanda.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   En el presente caso, el juez solicita la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   La solicitud de registro fue presentada el 17 de enero de 2005, en vigencia de la Decisión 486, por lo que será ésta la norma aplicable. Se procederá a interpretar de oficio el artículo 134 literales a) y b).

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   “(…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso...