PROCESO 142-IP-2012

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 142-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal f) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y de oficio el artículo 135 literal c) de la Decisión 486; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “TRIDIMENSIONAL”. Expediente Interno: Nº 2008-00341.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 03 de diciembre de 2012, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 02159, de 17 de octubre de 2012, recibido vía courier en este Tribunal el 06 de noviembre de 2012, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2008-00341.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

    1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: UNILEVER N.V.

      Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

      PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO.

      Tercero interesado: ACEITE Y GRASAS VEGETALES S.A. ACEGRASAS S.A.

    2. Determinación de los hechos relevantes:

      – El 27 de julio de 2006, la sociedad UNILEVER N.V. presentó solicitud de registro de la marca TRIDIMENSIONAL para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – El 29 de diciembre de 2006, se publicó el extracto de esta solicitud de registro de marca en la Gaceta para la Propiedad Industrial Nº 571, bajo el Nº 1530.

      – El 13 de febrero de 2007, estando dentro del término legal previsto, la sociedad ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A. ACEGRASAS S.A. presentó oposición contra dicha solicitud.

      – El 29 de noviembre de 2007, por medio de la Resolución Nº 39953, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada y denegó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL solicitada por UNILEVER N.V.

      – La sociedad actora en contra de la Resolución Nº 39953 interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la Resolución Nº 15631, de 23 de mayo de 2008, y la Resolución Nº 22794, de 27 de junio de 2008, confirmando la decisión inicial y quedando así agotada la vía gubernativa.

      – La sociedad UNILEVER N.V. presentó demanda por medio de apoderado el 22 de agosto de 2008.

      – La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto calendado el 20 de octubre de 2008, en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y al tercero interesado en las resultas del proceso, la sociedad ACEITE Y GRASAS VEGETALES S.A. ACEGRASAS S.A.

    3. Fundamentos de la demanda:

      La sociedad demandante UNILEVER N.V. señaló que:

      – “La entidad demandada incurrió en violación de los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486, al denegar el registro de la marca TRIDIMENSIONAL en la Clase 29 de la Clasificación Internacional”.

      – “El Jefe de la División de Signos Distintivos, así como el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial, ignoraron que los empresarios emplean comúnmente en los empaques de margarinas y productos para esparcir, una base y una tapa plana. Por lo tanto, el diseño novedoso y caprichoso empleado por la marca TRIDIMENSIONAL de mi representada, con una base y una tapa con una forma ondulada, resulta muy particular y, por ende, distintivo frente a otros empaques en el mercado”.

      – “La entidad demandada incurrió en violación del literal f) del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que al sostenerse la Administración en las Resoluciones demandadas que la marca solicitada TRIDIMENSIONAL, constituye la forma usual de los empaques de margarinas, se desestimó el hecho que la marca solicitada cumple con los requisitos establecidos en este artículo para ser registrada, por ser un envase novedoso y caprichoso”.

      – “De otra parte, llamo la atención de ese Despacho sobre el hecho que en el Ecuador, país miembro de la Comunidad Andina, y en donde se aplica la Decisión 486 de 2000, el registro de la marca TRIDIMENSIONAL fue recientemente concedido a favor de mi representada, la sociedad UNILEVER N.V.:

      o TRIDIMENSIONAL – HEART HEALTH (Clase 05).

      o TRIDIMENSIONAL – HEART HEALTH (Clase 29).

      o TRIDIMENSIONAL – HEART HEALTH (Clase 30).

      o TRIDIMENSIONAL – HEART HEALTH (Clase 32).

      En efecto, al ser considerada la marca TRIDIMENSIONAL, un signo distintivo y suficientemente novedoso por parte de la oficina de marcas de Ecuador, la autoridad colombiana deberá tomar en consideración dicho antecedente y en ejercicio de su deber de dar aplicación a la Decisión 486, deberá concluir que a todas luces es errado afirmar que la marca solicitada TRIDIMENSIONAL, carece de distintividad para ser registrada o que constituye forma usual de los envases de margarina”.

    4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) contestó la demanda y manifestó lo siguiente:

      – “Con la expedición de las Resoluciones acusadas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de normas legales, especialmente de la Decisión 486”.

      – “La Oficina Nacional Competente procedió acertadamente a efectuar un análisis y el respectivo estudio de la marca tridimensional que nos ocupa dentro de un criterio objetivo y universal conforme a la jurisprudencia y la doctrina, concluyéndose que esta marca que no está provista de los suficientes elementos que le den fuerza distintiva, y que por lo mismo no cumple con los requisitos para ser registrada como marca, y con su registro se estaría privando a los competidores de utilizar estas formas habituales para identificar los mismos productos comprendidos en la Clase 29 de la nomenclatura vigente”.

      – “La marca TRIDIMENSIONAL que nos ocupa, se compone de una base rectangular con hundimiento central y los lados paralelos, con una tapa del mismo tamaño, la forma del envase es rectangular, estas disposiciones geométricas, corresponden a una forma usual con la que los empresarios suelen presentar en el mercado algunos de los productos solicitados como son los de la Clase 29 (…). Resulta claro entonces que el solicitante no puede apropiarse exclusivamente del signo solicitado, pues se le estaría privando a los demás competidores de una forma usada normalmente para presentar los productos”.

      – “En lo que atañe a la marca objeto del debate se tiene que la marca solicitada es TRIDIMENSIONAL siendo evidente que carece de la suficiente fuerza distintiva para ser registrado como marca, ya que designa de manera clara, inmediata y directa el producto amparado. (…) En consecuencia, la marca TRIDIMENSIONAL para productos de la Clase 29 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486”.

      La PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO señaló que: Defiende la legalidad de los actos administrativos acusados, ya que “la marca que se pretende registrar carece de distintividad y se limita a reproducir una forma usual...

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