PROCESO 142-IP-2011

Emisor:Comisión de la Comunidad Andina
 
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PROCESO 142-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal b), 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y, de oficio, interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 190 y 200 de la mencionada Decisión. Marca: LE COLLEZIONI (mixta). Actor: ECUACLEANER S.A. y/o Fernando March Game. Expediente Interno: Nº 2007-00139.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de noviembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud lo siguiente:

II. Las partes.

Demandante: ECUACLEANER S.A. y/o el señor Fernando March Game, de la República de Ecuador.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: EXECUTIVE S.A., de la República de Colombia.

III. DATOS RELEVANTES.

A. HECHOS

- Con fecha 29 de abril de 2003, la empresa EXECUTIVE S.A. solicitó el registro de la marca “LE COLLEZIONI” (mixta) para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza (Expediente administrativo Nº 03-035464).

- El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 530, de 31 de julio de 2003, no habiéndose presentado oposiciones por parte de terceros.

- Mediante la Resolución Nº 5656, de 17 de marzo de 2005, se concedió el registro de marca solicitado.

- Posteriormente, mediante escrito presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, Fernando March Game y/o ECUACLEANER S.A. (domiciliados en Ecuador) solicitan la “revocatoria directa” de la aludida Resolución Nº 5656.

- Con fecha 20 de marzo de 2007, ECUACLEANER S.A. y/o el señor Fernando March Game interponen acción para que se declare la nulidad de la Resolución Nº 5656 mediante la cual se concedió a EXECUTIVE S.A. el registro de la marca LE COLLEZIONI (mixta) en la Clase 18.

- Mediante auto de fecha 22 de mayo de 2007, se admitió a trámite la demanda y se dispuso se notifique a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la empresa EXECUTIVE S.A., como tercero interesado.

B. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

Como fundamentos de su demanda, ECUACLEANER S.A. y/o el Sr. Fernando March Game alegan lo siguiente:

- Que la División de Signos Distintivos omitió dar aplicación a los artículos 136 literal b) y 150 de la Decisión 486, “al desconocer de manera arbitraria y abiertamente ilegal los derechos exclusivos por ellos adquiridos en Ecuador en relación con el signo distintivo LE COLLEZIONI, materializados de manera concreta en el primer uso en el tiempo de esta expresión utilizada como nombre y enseña comercial que los identifica como empresarios”.

- Invocan como fundamentos de derecho de su demanda los artículos 136 literal b), 150 y 172 de la Decisión 486.

- Indican que desde 1988 usan en Ecuador el nombre y la enseña comercial LE COLLEZIONI para “distinguir al empresario y al establecimiento de comercio” que desarrolla actividades relacionadas con la distribución, comercialización, importación y exportación, entre otros, de todo tipo de productos de cuero, comprendidos en la Clase 18.

- Señalan que, conforme al uso continuo e ininterrumpido del signo LE COLLEZIONI, adquirieron su titularidad en el Ecuador y que, en virtud de la Decisión 486 cuentan con las facultades e instrumentos legales para defender sus derechos en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

- Que, la empresa solicitante actuó de mala fe. Señalan que hace más de 7 años la empresa EXECUTIVE S.A. tuvo contactos comerciales con los demandantes en Guayaquil, con el objeto de distribuir y comercializar en Colombia ropa extranjera en establecimientos que se denominarían LE COLLEZIONI.

- Que, “desafortunadamente, cuando tomaron conocimiento de la solicitud de registro presentada por EXECUTIVE S.A., la fecha para presentar oposición contra dicho registro, con fundamento en el artículo 147 de la Decisión 486, por el uso anterior del nombre y enseña comercial, ya había vencido”. Por ello, antes que se concediera el registro que ahora están impugnando, presentaron un “escrito de advertencia” con pruebas, dando cuenta a la División de Signos Distintivos sobre la existencia y el uso anterior del nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI en Ecuador y de la mala fe de EXECUTIVE S.A. Sin embargo, dicha División no tuvo en cuenta lo anterior.

- Que al haberse concedido el registro de la marca LE COLLEZIONI (mixta) en la Clase 18 a favor de EXECUTIVE S.A., se han afectado “injusta e indebidamente” sus derechos exclusivos.

- Que la marca concedida LE COLLEZIONI (mixta) es “totalmente idéntica” a su nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI en Ecuador.

- Señalan que se vulneró el artículo 150 de la Decisión 486, ya que se omitió realizar el examen de fondo y no se tuvo en cuenta lo indicado en su “escrito de advertencia”. Agregan que la Superintendencia debió aplicar el artículo 137 de la Decisión 486 ya que conocía, con anterioridad a la concesión del registro de la marca acusada, la existencia del nombre y de la enseña comercial “LE COLLEZIONI” que usa en Ecuador.

- De conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486, la autoridad nacional competente debe anular el registro marcario cuando ha sido concedido en contravención de lo previsto en los artículos 134 y 135, lo cual se aplica en este caso, puesto que es evidente la mala fe con que actuó la sociedad EXECUTIVE S.A.

C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

En su contestación a la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio señala que:

- Que, la resolución impugnada no incurrió en violación de las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

- Que, lo invocado por las demandantes como “derechos presuntamente adquiridos no fue demostrado oportunamente dentro de la actuación administrativa surtida dentro del Expediente Nº 03-035464”.

- Que, “para que el nombre comercial sea protegido en el trámite de una solicitud de registro de marca deben cumplirse con dos requisitos: i) el interesado sobre quien pesa la carga de la prueba, debe presentar oportunamente, dentro del trámite de registro de la marca, las observaciones a que haya lugar; y, ii) el interesado debe allegar los elementos probatorios tendientes a demostrar su interés legítimo y su mejor derecho, es decir, acreditará la existencia y continuidad del derecho sobre el nombre comercial”. Agrega que, “además de lo anterior las pruebas oportunas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro de la marca”.

- Que, “la parte actora, sobre quien pesaba la carga de la prueba, no presentó dentro de las actuaciones administrativas adelantadas en el Expediente Nº 03-035464 las observaciones correspondientes tendientes a proteger su pretendido derecho sobre el nombre comercial. De tal suerte que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó conforme a las herramientas de convicción obrantes dentro de la actuación administrativa”.

D. TERCERO INTERESADO.

EXECUTIVE S.A. contestó la demanda en los siguientes términos:

- Si bien el artículo 150 de la Decisión 486 dispone que se deberá realizar el examen de registrabilidad se hayan o no presentado oposiciones, “no existe norma que obligue a la Superintendencia de Industria y Comercio a adoptar decisiones con base en documentos y escritos allegados al expediente, que se no hayan presentado como una oposición y/o como una prueba de la misma”.

- “Es indiscutible que la marca… `LE COLLEZIONI’ y el signo distintivo del demandante son idénticos, razón por la cual no tiene ningún sentido entrar a realizar un análisis de similitud, por cuanto la identidad es evidente”.

- Que, conforme al artículo 154 de la Decisión 486, la doctrina y la jurisprudencia, el derecho sobre un signo distintivo se ejerce exclusivamente sobre el territorio en el que la Oficina Competente tiene jurisdicción. Por lo cual, no es posible extender la protección del nombre comercial “LE COLLEZIONI” del demandante de Ecuador a Colombia.

- Que, “la única alternativa que la normatividad (sic) permite en este caso, para hacer extensiva la protección de un país a otro miembro de la Comunidad Andina, es a través del mecanismo de la Oposición Andina, la cual, como sabemos, exige el cumplimiento de una serie de requisitos para que sea procedente”.

- Que, en el presente caso, “el demandante no presentó oposición andina y, por lo tanto, no es posible que hoy, mediante una Acción de Nulidad pretenda extender la protección de la cual supuestamente goza en Ecuador a Colombia, puesto que… uno de los principios sobre los cuales se basa nuestro derecho de propiedad industrial es la territorialidad”. Concluye que, como la demandante, en su oportunidad, no plateó la oposición andina, “no le asiste derecho ni legitimidad alguna para pretender que la marca LE COLLEZIONI válidamente registrada...

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