PROCESO 90-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 090-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador.

Marca: FAMILIA BOLSILLO MENTOL (denominativa).

Actor: sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.

Proceso interno Nº 12418-GF.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador, para que se proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literales b) y e), 136 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 12418-GF.

El auto de 18 de septiembre de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.

   Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial y Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

   Tercero interesado: sociedad PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.

2. Hechos.

   1. De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Administrativa Nº 979694 de 11 de diciembre de 2001 se procedió a la inscripción del signo FAMILIA BOLSILLO MENTOL (denominativa) a favor de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el título N. 16386-02.

   2. El 17 de diciembre de 2004, la sociedad KIMBERLY CLARK WORDLWIDE INC. presentó demanda de nulidad contra el registro de la marca FAMILIA BOLSILLO MENTOL (denominativa), argumentando ser titular de la marca FAMILIA registrada a su favor para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Es propietaria de la marca FAMILIA registrada para distinguir productos de la Clase 16. Por lo que, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, al momento de realizar el examen de registrabilidad, no tuvo presente que la solicitud de registro de la marca FAMILIA BOLSILLO MENTOL (…) no era susceptible de registro por carecer de fuerza distintiva, al existir una marca idéntica previamente registrada para la misma clase internacional (…)” tampoco tuvo en cuenta la oposición presentada en el mencionado asunto la cual fue rechazada.

   2. El signo FAMILIA BOLSILLO MENTOL (denominativo) fue solicitada a registro el 30 de noviembre de 2000.

   3. El signo solicitado no es distintivo pues “la falta de distintividad de la marca FAMILIA (…) está dada por el hecho de la preexistencia de la marca FAMILIA”.

   3. Los términos BOLSILLO y MENTOL utilizados en el signo solicitado son términos descriptivos y “por tratarse de términos descriptivos no pueden ser registrados como marcas por tener estrecha relación con los productos que pretende amparar”.

   4. Cita jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y afirma que en el examen de registrabilidad se debía prescindir de los signos descriptivos y en consecuencia queda sólo dentro del examen el término FAMILIA que resulta ser idéntico al registrado por su mandante y además amparan los mismos productos. Por lo tanto, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial no debió haber concedido el registro del signo FAMILIA BOLSILLO MENTOL (denominativo).

   5. Dentro de las normas que amparan la procedencia de la demanda cita el artículo 172 de la Decisión 486 y 113 de la Decisión 344, referentes a la nulidad de un registro.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   El Director Nacional de Patrocinio Encargado y Delegado del Procurador General del Estado, contesta la demanda señalando casilla judicial “para las notificaciones que me correspondan”.

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad intelectual, contestó la demanda manifestando:

   a. NIEGO, PURA, SIMPLE Y LLANAMENTE los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada.

   b. ALEGO EXPRESAMENTE LA LEGITIMIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia.

   c. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora.

   d. IMPUGNO desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.

   e. LEGALIDAD Y TOTAL VALIDEZ DEL TÍTULO Nº 16386-02 (…)

   .

   El Director Nacional de Propiedad Industrial, no se encuentra en el expediente copia de su contestación a la demanda.

5. Tercero interesado.

   La sociedad PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. tercero interesado en el proceso, contesta la demanda manifestando:

   1. Es propietaria en el Ecuador de “múltiples registros de la marca FAMILIA y de otras marcas esencialmente derivadas de ellas (…)”.

   2. Los productos FAMILIA reconocidos por la marca FAMILIA son notoriamente conocidos en el mercado.

   3. Los fundamentos que utiliza el demandante en su demanda de nulidad de registro fueron los mismos que utilizó cuando presentó su oposición en la vía administrativa. Dichos argumentos ya fueron rechazados al momento de negarle la oposición. Por lo tanto existe Litis pendencia. Alega la falta de competencia del Tribunal Contencioso Administrativo para conocer la nulidad planteada.

   4. El signo solicitado a registro es distintivo “per se”.

   5. “PRODUCTOS FAMILIA S.A. ha creado y generado una familia de marcas que se derivan de la palabra FAMILIA y, por lo tanto el hecho de que se haya concedido el registro de la marca FAMILIA BOLSILLO MENTOL, deriva justamente de su prioridad sobre marcas anteriormente registradas que protegen productos idénticos. El nuevo registro en la clase internacional Nº 16, es una simple extensión del derecho previamente adquirido por mis representadas”.

   6. “Los derechos adquiridos por mis representadas y que constituyen uno de los sustentos del registro de la marca FAMILIA BOSILLO MENTOL, han sido acertadamente reconocidos por las autoridades administrativas competentes y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual reiteradamente se ha pronunciado al respecto. Sirva únicamente de ejemplo la Resolución 979594 emitida justamente en relación con esta marca, que consideró que este nuevo registro solo pretendía ampliar la protección de las marcas ya existentes, reforzando así el derecho adquirido de PRODUCTOS FAMILIA S.A. sobre sus marcas”.

   7. Recalca que “Es imposible que exista confusión de ningún tipo respecto de los productos que se amparan con la marca FAMILIA BOLSILLO MENTOL, en tanto el producto FAMILIA que el consumidor ecuatoriano distingue y reconoce como legítimo y notorio es aquel que bajo la marca FAMILIA, y sus marcas derivadas se comercializan amplia e ininterrumpidamente en este mercado (…) y que ha ganado merecida reputación”.

   8. El signo solicitado no es genérico ni descriptivo de los productos de la Clase 16 pues “el hecho de que las palabras posean un significado para el común de los consumidores y hayan sido conceptualizadas en los diccionarios aceptados por la lengua castellana, no significa que sean genéricas o descriptivas de la clase 16, en tanto su significado no guarda ninguna relación con los productos de esa clase”. Además, se debe analizar la distintividad del signo en su conjunto.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 135 literales b) y e), 136 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro del signo FAMILIA BOLSILLO MENTOL (denominativo) fue el 30 de noviembre de 2000 en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria se interpretarán de oficio los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 y 113 literal a) de la Decisión 344.

      Que, la solicitud de nulidad del registro del signo FAMILIA BOLSILLO MENTOL (denominativo) se presentó el 17 de diciembre de 2004 en vigencia de la Decisión 486 y deberá ser resuelta dentro de esta normativa por lo que, también de oficio se interpretará el artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la...