PROCESO 84-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 084-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 166 y 167 de la misma Decisión.

Caso: Cancelación por falta de uso de una marca FIGURATIVA.

Actor: sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH.

Proceso interno Nº 2009-00552.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2009-00552;

El auto de 18 de septiembre de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad PROCAPS S.A.

2. Hechos.

   1. El 4 de abril de 2008, las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH solicitaron la cancelación por no uso de la marca FIGURATIVA registrada a favor de la sociedad PROCAPS S.A., certificado 281115, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Por Resolución Nº 07507 de 24 de febrero de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó la cancelación total por no uso de la marca FIGURATIVA y canceló parcialmente el registro de la marca figurativa “en el sentido de excluir en su cobertura los siguientes productos: ‘chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos’”.

      Por lo tanto, la Resolución dispone que la marca FIGURATIVA distinguirá “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería (…)”.

      Contra dicha Resolución las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   3. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 17852 de 20 de abril de 2009, confirmó la Resolución impugnada.

   4. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 24780 de 20 de mayo de 2009, confirmó, también, la decisión contenida en la Resolución Nº 07507. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   Las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH en su escrito de demanda presentaron los siguientes argumentos:

   1. Las Resoluciones impugnadas violan el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2. En este caso “el uso de la marca no se efectuó en la forma como la misma se encuentra registrada” y en efecto “el uso no se probó respecto de la marca en la forma como se encuentra registrada, es decir en su forma FIGURATIVA, sino que se aportó como única prueba de uso respecto de la marca FIGURATIVA, un cd que contiene la fotografía de una etiqueta en la cual aparece la palabra KISS, y unos empaques en los cuales aparece la expresión STRAWBERRY PUFFS acompañada de la figura registrada como marca, bajo el certificado Nº 281115”.

   3. En el expediente “no aparecen pruebas ni de facturas, ni certificación de revisoría fiscal en donde conste que el signo TROLLI KISS y/o TROLLI STRAWBERRY PUFFS, tenga incorporada la figura cuya nulidad se está demandando, ni aparece una sola prueba del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA, en las condiciones exigidas por la Decisión 486 (…)”.

   4. Cita jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de la Superintendencia de Industria y Comercio.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. “(…) será válido el uso de la marca si, respecto de la forma en que fue registrada, ella difiere únicamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. La variación de tales detalles o elementos no motivará la cancelación del registro de la marca por falta de uso, ni disminuirá la protección que le corresponda”.

   3. Igualmente se refiere al uso simultáneo de marcas y afirma que “se acepta que la marca figurativa está siendo usada en el comercio, aun cuando ésta se use acompañada de la marca Trolli (…)”.

   4. Respecto a la cancelación parcial “Es claro e inequívoco, que en el análisis de las pruebas aportadas por el titular de la marca en debate, se ha probado que la marca figurativa mencionada está siendo usada para presentar gomas, lo que hace que el registro de dicha marca se deba limitar para algunos productos de la clase 30, tales como dulces, bombones y todo tipo de productos de confitería (…)”.

   5. Por lo tanto, las Resoluciones impugnadas no violan el artículo 165 de la Decisión 486.

5. Terceros interesados.

   La sociedad PROCAPS S.A., tercero interesado en el proceso, contestó la demanda señalando:

   1. Las demandantes acuden “a través de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando en realidad no solicita restablecimiento de derecho alguno”, pues los actos administrativos acusados no vulneraron derechos de las demandantes ni les generaron perjuicios.

   2. En la demanda se manifiesta la violación del artículo 165 de la Decisión 486 porque supuestamente no se presentaron pruebas del uso de la marca, sin embargo, el mencionado artículo se refiere a la posibilidad de cancelación de marcas por no uso o en su caso “podría efectuarse una limitación de productos o servicios (…)”. Por lo tanto, la Superintendencia obró bien ya que “ordenó una limitación en los productos cobijados por la marca (…) y desestimó la cancelación total de la marca”. De esta manera, el artículo 165 de la Decisión 486 “no tiene relación alguna con los hechos y argumentos esgrimidos en la demanda (…)”.

   3. La marca figurativa se usa con las expresiones STRAWBERRY PUFFS y KISS, de manera que supuestamente según la demandante “se demostró el uso de una marca mixta cuando el registro es de una marca figurativa (…)”. Sin embargo, la sociedad PROCAPS S.A. “demostró el uso de la gráfica que fue registrada como marca figurativa (…)”.

   4. Afirma que “un registro de marca figurativa solo exige el uso de la gráfica completa, sin importar qué diseños adicionales o expresiones de más se usen en conjunto con aquélla (…)”.

   5. Los actos administrativos acusados se emitieron en estricto cumplimiento con las normas vigentes.

      CONSIDERANDO:

      Que, la norma contenida en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del...