PROCESO 181-IP-2011

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 181-IP-2011

Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 71 y 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Marca: YOGURT ANDINA (denominativa).

Actor: sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

Proceso interno Nº 4726-ML.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, relativa a los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 4726-ML;

El auto de 14 de marzo de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.

  1. Partes en el proceso interno

    Demandante: sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

    Demandados: Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y Director Nacional de Propiedad Industrial.

    Tercero interesado: sociedad LECHERA ANDINA S.A. LEANSA

  2. Hechos.

    1. La sociedad LECHERA ANDINA S.A. LEANSA solicitó el registro como marca del signo YOGURT ANDINA (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

      En la Resolución impugnada no se menciona la fecha de la presentación de la solicitud de registro, sin embargo, en los hechos que señala la parte demandante se manifiesta que a la solicitud se la tramitó bajo el número 32610 de 8 de mayo de 1992.

    2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 339. Contra dicha solicitud, el 22 de marzo de 1994, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. presentó observación sobre la base de su marca ALPINA (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

    3. Por Resolución Administrativa Nº 961554 de 27 de octubre de 1997, el Director Nacional de Propiedad Industrial, rechazó la observación presentada por la sociedad actora y concedió el registro como marca del signo YOGURT ANDINA (denominativo) solicitada por la sociedad LECHERA ANDINA S.A. LEANSA para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

    4. De esta manera, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la mencionada Resolución Administrativa.

  3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

    La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

    1. Ser propietaria de la marca “notoriamente conocida ‘ALPINA’ registrada en el Ecuador (…) para distinguir productos lácteos y demás comprendidos en la Clase Internacional Nº 29 (…) de la marca ‘ALPINA (…) destinada a proteger productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 32, así como de la marca ‘ALPINA Y ETIQUETA’ (…) para distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 29”. Además, que tiene el registro del signo ALPINA en Colombia.

    2. La denominación ALPINA “de propiedad de la firma colombiana ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. ha adquirido fama, notoriedad y renombre para distinguir los productos para los cuales se ha registrado como marca (…)”.

    3. Que la Resolución impugnada vulneró lo establecido en el artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344.

    4. El Director Nacional de Propiedad Industrial “debió haber realizado la comparación entre las marcas en conflicto en los tres campos: el gráfico o visual, el auditivo o fonético y el conceptual e ideológico y de producirse la confusión entre la marca registrada y la marca solicitada, en uno cualquiera de los aspectos mencionados, debía rechazar la solicitud de registro de la marca ‘YOGURT ANDINA’”.

    5. “(…) el término ‘YOGURT’ que forma parte de la marca solicitada es un término genérico y por lo tanto no es susceptible de registro por sí mismo” pues “’YOGURT’ es definitivamente un término común y genérico para designar precisamente ese tipo de productos lácteos”.

    6. Por lo que “la comparación entre las marcas en conflicto se debe realizar separando el término genérico y de uso común (‘yogurt’), es decir que la comparación radica única y necesariamente entre los términos ‘ANDINA’ y ‘ALPINA’ (…)”. Entre los signos en conflicto “es evidente que la sílaba tónica es la misma, y que por tanto hay coincidencia entre las estructuras gramaticales”.

    7. De esta manera “podemos concluir que existe posibilidad real de confusión visual, fonética y ortográfica, entre tales denominaciones”.

    8. Las Resoluciones impugnadas violan los artículos 150 y 136 literal a) de la Decisión 486

  4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

    El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, a través del Director General de Asesoría Juridídica contesta la demanda deduciendo las siguientes excepciones:

    1. “INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL PREVIA.- De acuerdo con el Art. 29 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, concluido el término de prueba, la Sala debe suspender el procedimiento y solicitar a dicho Tribunal la interpretación prejudicial de los Arts. 81, 82 (literales a y h), 83 literales (a, d y e) y 95 de la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

    2. “LEGALIDAD Y VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA” ya que ésta “guarda conformidad con el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, por lo que es plenamente legal y válida”.

    3. “NEGATIVA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.- Niego pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegados a la Ley ni a la realidad”.

    El Director Nacional de Patrocinio del Estado, delegado del Procurador General del Estado, contesta la demanda manifestando que acude al proceso “con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso” para la cual señala casillero judicial.

    El Director Nacional de Propiedad Industrial, no dio contestación a la demanda.

  5. Tercero interesado.

    La sociedad LECHERA ANDINA S.A. LEANSA, tercero interesado en el proceso, no dio contestación a la demanda.

    CONSIDERANDO:

    Que, las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

    Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

    Que, de acuerdo a lo manifestado por la demandante, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo YOGURT ANDINA (denominativo) fue el 8 de mayo de 1992, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 71 y 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 referentes a los requisitos para el registro marcario; los artículos 93 y 95 de la Decisión 344, en virtud a que las observaciones fueron presentadas bajo dicha normativa; y, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344;

    Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

    (…)

    Disposiciones Transitorias

    Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.

    (…)

    Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

    (…)

    Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

    Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

    .

    (...).

Artículo 73 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
  1. Sean idénticos o se asemejen de forma que...

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