PROCESO No. 46-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO N° 46-IP-2011

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literales a), d), e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, los artículos 82 literal e), 84 y 93 de la Decisión 344; solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1, de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Actor: ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED. Marca: “ICE BREWING” (denominativa). Proceso Interno N° 4191-CS.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 26 días del mes de agosto del año dos mil once.

VISTOS:

El Oficio N° 673-TDCA-2S, de 21 de junio de 2011, recibido en este Tribunal el 22 de junio de 2011, mediante el cual la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita la interpretación de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literales a), d), e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno N° 4191-CS.

1. ANTECEDENTES

   1.1. Las partes

   Demandante: ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED.

   Demandados: El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca; El Procurador General del Estado; El Director Nacional de Propiedad Industrial, de la República del Ecuador.

   Tercero Interesado: JOHN LABATT INVESTMENTS (BARBADOS).

   1.2. Hechos relevantes

   1. Los hechos:

   El 30 de mayo de 1994, JOHN LABATT INVESTMENTS (BARBADOS) presentó la solicitud de registro del signo ICE BREWING (denominativo compuesto) para amparar “cervezas alcohólicas, cervezas fuertes de malta, cervezas light, porter, licor de malta, procesos cerveceros, cervezas de bajo contenido alcohólico y cervezas no alcohólicas” de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Posteriormente, el 2 de junio de 1995, ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED presentó observación en contra del registro de la marca ICE BREWING (denominativa), en el hecho de que su representada es propietaria de la marca del producto ICE DRAFT FROM BUDWEISER y etiqueta.

   Mediante Resolución Nº 0959236, de 20 de mayo de 1997, el Director Nacional de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la observación presentada por la actora, concediendo el registro del signo ICE BREWING (denominativo compuesto), solicitado por JOHN LABATT INVESTMENTS (BARBADOS), en la Clase 32.

   El 10 de septiembre de 1997, la actora ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED, interpone recurso subjetivo o de plena jurisdicción, y solicita aceptar la demanda y declarar ilegal la Resolución Nº 959236, de 1997, que rechazó la observación presentada por la actora, otorgando así el registro del signo solicitado.

   El 16 de septiembre de 1997, la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador admitió la demanda presentada por la actora ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED, y procedió a suspender el proceso interno, a fin de solicitar la IP al Tribunal Andino.

   2.2. Fundamentos de la demanda

   - La actora ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED señala que la marca otorgada, mediante Resolución Nº 959236 de 1997, no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, ni con los caracteres legales de la marca que son la especialidad, la originalidad y la eficacia distintiva. Además, señala que la Resolución incurre en la prohibición de los literales a), d), y e) del artículo 83, puesto que se está tratando de registrar una denominación muy similar a la famosa marca ICE DRAFT FROM BUDWEISER, lo cual induciría al público a error, confusión y engaño.

   - La denominación ICE BREWING solicitada para registro no es suficientemente distintiva, en tanto es muy similar a la notoriamente conocida marca ICE DRAFT FROM BUDWEISER y etiqueta, registrada en Ecuador el 25 de agosto de 1994.

   - La marca ICE DRAFT FROM BUDWEISER y etiqueta es famosa y notoriamente conocida, por lo que el signo solicitado se beneficiaría de su fama y prestigio incurriendo en un supuesto de competencia desleal.

   - Existe gran similitud visual, fonética y auditiva entre las dos marcas que llevaría necesariamente a confusión en el público consumidor.

   - La palabra ICE por sí sola no es suficientemente distintiva, pues a nivel internacional se conoce ICE como el método de fermentación de la cerveza a través de la formación de cristales. La palabra BREW se encuentra definida como negocio de preparar o hacer cerveza. Por lo tanto, ICE BREWED es la forma de hacer cerveza o fermentación, mediante la formación de cristales. Por lo tanto, ICE BREWING representa un término genérico y descriptivo.

   - Resulta improcedente desde todo punto de vista que se concedan derechos marcarios sobre términos que son distintivos de producción de las compañías cerveceras que son de uso común y corriente y, por lo tanto, no puede haber monopolios sobre ellos en la industria.

1. Contestaciones de la demanda

   - El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca señaló la legalidad y validez de la Resolución impugnada, y negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

   - El Procurador General del Estado por medio de su delegado comparece para vigilar las actuaciones judiciales, sin perjuicio de la delegación conferida al Director de Asesoría del Ministerio de Comercio Exterior, quien efectivamente concurre al juicio adhiriéndose a la contestación de la demanda formulada por el mencionado Ministerio.

   - El Director Nacional de Propiedad Industrial no opone excepciones pese a estar legalmente citado.

   2.3.2. Fundamentos del tercero interesado:

   - JOHN LABATT INVESTMENTS (BARBADOS) señala que el signo ICE BREWING (denominativo) es susceptible de registro, puesto que no contraviene los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d), y e) de la Decisión 344, y niega que el Director Nacional de Propiedad Industrial haya violado norma alguna al dictar su Resolución Nº 0959236, de 26 de mayo de 1997.

   - El signo ICE DRAFT FROM BUDWEISER y etiqueta no es notoriamente conocido, menos aún, en el Ecuador.

   - La denominación ICE BREWING no es genérica ni de uso común porque las palabras en la forma en que se presentan no tienen significado o sentido para el público consumidor del país.

   - La marca ICE BREWING (denominativa) constituye un signo suficientemente distintivo de la marca ICE DRAFT FROM BUDWEISER y etiqueta. La denominación cuyo registro se ha solicitado por JOHN LABATT INVESTMENTS (BARBADOS) se conforma solamente de dos palabras, mientras que la marca ICE DRAFT FROM BUDWEISER y etiqueta cuenta con cuatro palabras y un diseño característico de etiqueta, lo cual las hace suficientemente distintivas, a pesar de que ambas contengan en común el término ICE.

   - No existe semejanza visual, gráfica, auditiva y fonética entre los signos en conflicto. Por lo tanto, el público no podrá confundirse ni ser inducido a error respecto a las denominaciones en conflicto.

   - ANHEUSER-BUSCH INCORPORATED carece de derecho para impugnar el registro de la marca ICE BREWING (denominativa) puesto que la marca ICE DRAFT FROM BUDWEISER y etiqueta ha sido presentada por la sociedad actora con posterioridad a la solicitud de la marca de JOHN LABATT INVESTMENTS (BARBADOS). La solicitud de la marca ICE BREWING (denominativa) fue presentada por JOHN LABATT INVESMTMENTS (BARBADOS) el 30 de mayo de 1994, mientras que la solicitud de la marca observante ANHEUSER-BUSCH INCORPORATED fue presentada el 25 de agosto de 1994. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94, literal b) de la Decisión 344, la observación no debió ser aceptada a trámite.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno.

   Que, el Juez Consultante solicita la interpretación de los artículos 81, 82 literal d), 83 literales a), d), e), y 95 de la Decisión 344. Este Tribunal procederá a interpretar los artículos solicitados; y, de oficio, los artículos 82 literal e), 84 y 93 de la Decisión 344.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   Decisión 344

   (…)

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

   Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   (…)

   d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

   e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos or servicios de que se trate

   (…)

   Artículo 83.- Asimiso, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

   (…)

   d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio...