PROCESO 66-IP-2011
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
PROCESO 66-IP-2011
Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno: Nº 2005-00356. Actor: Sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP. Marca: T-GLOBAL TELECOM (mixta).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, al primer día del mes de septiembre del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS:
El auto emitido por el Tribunal el 18 de agosto de 2011, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.
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Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
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Partes:
Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.
Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.
Tercer Interesado: DEUTSCHE TELEKOM AG.
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Determinación de los hechos relevantes:
El 30 de mayo de 2000, la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM y etiqueta (mixta) para identificar servicios de transporte y almacenaje de mercancías de la Clase 36.
La solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 497, de 7 de noviembre del 2000 y la sociedad ORBITEL S.A. ESP, presentó observación con fundamento en la marca GLOBALCOM (denominativa) de la Clase 38.
Mediante la Resolución Nº 34511, de 25 de octubre de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación promovida y concedió el registro de T-GLOBAL TELECOM (mixta).
Mediante la Resolución Nº 44271, de 28 de diciembre de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución Nº 34511, de 2001, concedió el recurso de apelación interpuesto y envió las diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
El 27 de febrero de 2002, mediante la Resolución Nº 6530, se confirmó la decisión anterior, otorgándose el registro de T-GLOBAL TELECOM (mixta).
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Fundamentos de la Demanda:
El actor COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP. argumentó la demanda en lo siguiente:
- El signo solicitado T-GLOBAL TELECOM (mixto) por DEUTSCHE TELEKOM AG es confundible con la marca TELECOM (denominativa) en las mismas clases 36, 39 y 41.
- La notoriedad de la marca TELECOM (denominativa) ha sido reconocida a nivel internacional.
- La marca T-GLOBAL TELECOM (mixta) es confundible con el nombre comercial TELECOM en liquidación, según el registro que lleva la Superintendencia de Industria y Comercio.
- El consumidor podría asociar los productos y servicios identificados con la marca T-GLOBAL TELECOM (mixta) con aquellos que presta TELECOM en liquidación.
- La marca registrada es confundible con un nombre comercial notorio previamente registrado y que goza de protección especial.
- El nombre comercial TELECOM goza de una notoriedad tal, que no requiere prueba, supuesto que ha admitido el Tribunal, en virtud del extenso grado de reconocimiento que pueda tener una marca o signo distintivo.
- Permitir el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM (mixta) conllevaría aceptar la “dilución” del nombre comercial y del signo TELECOM registrado en las clases 9, 35, 38 y 42.
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Contestación de la Demanda:
La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente:
- GLOBALCOM incluye servicios de comunicaciones, servicios de telefonía, entre otros de la clase 38 mientras que DEUTSCHE TELEKOM AG pretende distinguir seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios ubicados en la clase 36. Entonces, no se tratan del mismo género de servicios o productos y no hay conexión competitiva.
- T-GLOBAL TELECOM (mixta) no se encuentra incursa en causal alguna que impida su registro y el consiguiente uso exclusivo como marca.
- No hay riesgo de confusión entre las marcas T-GLOBAL TELECOM (mixta) y GLOBALCOM (denominativa) porque existen claras diferencias.
- La marca T-GLOBAL TELECOM (mixta) es suficientemente distintiva porque cuenta con elementos gráficos, ortográficos y fonéticos que la diferencian del nombre comercial y marca TELECOM.
- Le correspondía a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. probar la notoriedad de TELECOM, pues la simple afirmación de su configuración, no basta para enervar un registro marcario.
La tercera interesada DEUTSCHE TELEKOM AG señaló lo siguiente:
- El estudio debe limitarse a la posibilidad de confusión ante la coexistencia del nombre comercial TELECOM y de la marca T-GLOBAL TELECOM (mixta).
- La protección de los nombres comerciales se extiende al ramo de los negocios en el que se use tal nombre.
- La existencia, vigencia y alcance del nombre TELECOM deben ser probados por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. sin que pueda alegar la presunta notoriedad del mismo.
- Dos nombres comerciales pueden coexistir en el mercado si provienen del nombre que por ley le corresponde a una persona.
- TELECOM y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. no cuentan con derecho exclusivo sobre dicha expresión, ya que se trata de una expresión genérica para las telecomunicaciones. En el mundo existen varias empresas que hacen uso de ella, por ejemplo: TELECOM ARGENTINA, TELECOM ITALIANA, FRANCE TELECOM Y DEUTSCHE TELEKOM.
- TELECOM ya no es distintiva en Colombia porque hay varias empresas con la misma expresión de “TELECOM”. Dentro de esas empresas DEUTSCHE TELEKOM AG, han acompañado esa expresión de otras que le ortorguen distintividad.
- Falta de legitimidad activa y pérdida de fuerza distintiva de la expresión TELECOM.
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Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
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Normas a ser interpretadas.
El juez consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literales b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, la solicitud de registro fue presentada el día 30 de mayo de 2000, en vigencia de la Decisión 344, por lo que es ésta la norma aplicable al presente caso.
En ese sentido, el Tribunal interpretará, de oficio, los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.
A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:
Decisión 344
(…)
Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
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(…)
Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;
(…)
d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
(…)
Artículo 84
Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
c) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca
.
(…)
El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se...
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