PROCESO 64-IP-2007

Emisor:Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
 
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PROCESO 64-IP-2007

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 71 y 72 literales a), b) y c) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por la Sala Segunda del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República de Ecuador. Marca: FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA. Actor: sociedad PHILIPS ELECTRONICS N.V. Proceso Interno Nº 8937-01-LYM.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Doctor Wilson Peralvo Campaña, relativa a los artículos 81, 82 literales a), b), c) y d) y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y 134 literal f), 135 literales c) y d) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 8937-01-LYM;

El auto de 6 de junio de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso

Demandante: sociedad PHILIPS ELECTRONICS N.V. Demandados: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y Procurador General del Estado. Tercero interesado: sociedad REMINGTON CORPORATION L.L.C.

a) Los hechos

El 27 de mayo de 1992, la sociedad PHILIPS ELECTRONICS N.V. solicitó al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), el registro como marca del signo “FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA” para proteger productos de la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Intelectual Nº 328 correspondiente al mes de enero de 1993. El 02 de marzo de 1993, la sociedad REMINGTON CORPORATION L.L.C. presentó observaciones a la solicitud de Philips Electronics N.V.

Mediante Resolución Nº 963523, de 12 de marzo 1998, el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, rechazó la observación planteada por Remington Corporation L.L.C., y concedió el registro del signo solicitado a favor de Philips Electronics N.V. Contra dicha Resolución, Remington Corporation L.L.C. presentó recurso extraordinario de revisión, el cual fue resuelto mediante Resolución Nº 0902164, de 18 de junio de 2001, por el Comité de Propiedad Industrial, Intelectual y Obtenciones Vegetales que acepta el recurso de revisión, revoca la Resolución Nº 963523 y, en consecuencia, niega el registro del signo “FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA”.

Contra dicha Resolución, la sociedad PHILIPS ELECTRONICS N.V. interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción.

b) Fundamentos jurídicos de la demanda

La sociedad Philips Electronics N.V. interpone recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la Resolución Nº 902164, manifestando que solicitó el registro de una “’FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA’ consistente en la figura tridimensional y característica de una unidad afeitadora de tres cabezas (…)” y que dicho signo cumple con el requisito de distintividad ya que “esa forma constituye material del registro, sin que se requiera añadir alguna expresión o palabra, pues la distintividad consiste en el contenido extrínseco de esa forma (…)”, por lo que la Resolución impugnada violó la disposición contenida en el artículo 134 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Señala que el signo solicitado no está incurso en las prohibiciones previstas en los literales c) y d) del artículo 135 de la Decisión 486 y que “en ningún caso se puede considerar como la forma usual del producto, ni es la única forma o característica impuesta por la naturaleza o función del producto (…) constituye una nueva creación, una forma nueva, por parte de PHILIPS ELECTRONICS N.V. de la así llamada unidad afeitadora, que su fabricante logró alterar y modificar las tradicionales configuraciones de una afeitadora y que, por lo tanto, no cabe la menor discusión respecto a que la forma registrada no es la usual de los productos llamados ‘afeitadoras’, ni es tampoco la forma indispensable para que éstas funcionen”.

Respecto al literal d) del mencionado artículo 135, dice que: “En el presente caso, no se está discutiendo el tema de las ventajas funcionales o técnicas de la afeitadora de tres cabezas, que debió ser materia de análisis al momento de patentar u objetar el modelo de utilidad del diseño industrial como tal. El hecho de que se haya establecido que las formas tridimensionales pueden ser objeto de protección bajo la modalidad de diseño industrial, no significa que se excluya la posibilidad de que dichas formas sean protegidas como marcas”, por lo que el registro del signo “no excluye en absoluto la posibilidad de uso del mismo producto con otras formas (…)”.

Sostiene, además, que: “la marca (sic) ‘FUGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA’, si es que hubiera sido (que no lo es) intrínsicamente (sic) no registrable, ha adquirido el carácter de distintivo ‘mediante su uso’ (…)”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, da contestación a la demanda diciendo: “a.- Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda (…). b.- Ratifico la resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales (…). c.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)”.

La Directora de Patrocinio, delegada del Procurador General del Estado, contesta la demanda y dice que acude al proceso “Con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso (…)”.

El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, contesta la demanda indicando que: “El Comité es competente para conocer el recurso interpuesto (…)”. Sostiene que: “En el presente caso se ha registrado una marca para productos de la clase internacional No 8 (…). Empero el dibujo agregado a la solicitud (…) muestra únicamente la cabeza o la pieza de afeitar en cuyo plano se han distribuido tres juegos de cuchillas giratorias, distribuidas en un triangulo (sic) equilátero, configuración que evidentemente parece forma natural y eficaz para afeitar, es decir (…) proporciona una solución técnica (…) multiplicidad de fabricantes de afeitadoras con similar disposición de cabezas rotativas, pone en bulto que el diseño o grafico (sic) presentado carece de aptitud para distinguir al producto de otro y que el consumidor las prefiere de acuerdo a la marca que indica a uno o a otro fabricante, en definitiva el origen del producto o mercadería. No se trata en fin, de un estuche sino de la forma impuesta por la función utilitaria a que ésta (sic) destinado el producto; y, en consecuencia, la distribución de tres cabezas en el triangulo (sic) equilátero es común a las afeitadoras provenientes de distintas fabricantes. Por todo ello este Comité coligió que el signo cuestionado en este recurso incurre en las prohibiciones de registro previstas en los literales c) y d) del Art. 135 de la Decisión 486”.

Finalmente manifiesta que ese Comité “resolvió aceptar el recurso de revisión extraordinaria (…) y revocar la resolución impugnada, declarando además nulo el Título No DNPI-4853-98 MICIP (…) concediendo la marca de productos FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA (…)”.

e) Fundamentos jurídicos del tercero interesado

La Sociedad Remington L.L.C., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda y señala que la Resolución impugnada ha sido emitida dentro del marco de la legalidad por que no se vulneraron normas comunitarias, y por el contrario se actuó en estricto apego a las mismas.

Afirma que el signo en controversia carece de distintividad y que “En el presente caso es a simple vista obvio, que el signo ‘FIGURA CARACTERISTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA’ conformada por la apariencia de la parte superior de una afeitadora de tres cabezas giratorias, no cumple con el esencial requisito de distintividad intrínseca del signo (…)” y que “al ser un producto fabricado y comercializado por diversos empresarios, no podría situarse (sic) a cuál de ellos se estaría refiriendo con un diseño tridimensional común para todos (…), y de otra parte (…) se intenta crear un monopolio exclusivo sobre una forma de uso común incluso sobre el mismo género de productos”.

Por otro lado, señala que el signo “FIGURA CARACTERISTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA” constituye una forma que otorga ventaja funcional y técnica a sus productos ya que está incursa en la prohibición del artículo 135 litera d) de la Decisión 486. Manifiesta que “era...

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