PROCESO No. 2-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 2-IP-2004

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, formulada por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca INFOX (mixta). Actor: Cavelier Abogados. Expediente interno 7879.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil cuatro.

VISTOS

La solicitud de Interpretación Prejudicial remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, para que se proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344.

El auto de 17 de marzo de 2004, mediante el cual el Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de Interpretación Prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, del tenor siguiente:

1. Partes en el proceso interno

   Es demandante la sociedad CAVELIER ABOGADOS y es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Hechos

   Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 2909 de 3 de diciembre de 2003, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran:

   El 7 de junio de 1996, LA GALERÍA INMOBILIARIA LIMITADA, solicitó el registro de la marca INFOX (MIXTA) para distinguir servicios de la Clase 42. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 42: servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos). El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 435 de 14 de agosto de 1996.

   El 26 de septiembre de 1996, CAVELIER ABOGADOS presentó observaciones con fundamento en la marca INFOLEX registrada en la Clase 42 para distinguir programas y servicios de informática, soporte lógico; hechura y mantenimiento de programas para computadores y sistemas de utilización de tales programas, instrucción grabada en medios magnéticos o en cualquier medio susceptible de reproducción para usuarios de dichos programas y servicios; servicio de entrenamiento en tales programas, instrucciones y sistemas.

   Por Resolución Nº 02800 de 19 de febrero de 1998 la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundada la observación presentada y concedió el registro de la marca INFOX (mixta), para distinguir servicios consistentes en “la asesoría inmobiliaria a través de un sistema computarizado de multimedia que le permite al usuario lograr información detallada y personalizada del inmueble que busca con fotografías, planos y videos, asesoría financiera, jurídica y estadística y un directorio de productos relacionados con la construcción, con fundamento en que no existía riesgo de confusión entre los servicios para asesoría inmobiliaria que incluía la solicitud de marcas INFOX+GRÁFICA y los servicios de informática que ampara la marca INFOLEX porque son de distinta naturaleza y no se relacionan entre sí”. La actora interpuso recurso de reconsideración y en subsidio de apelación contra la citada Resolución.

   Por Resoluciones 19568 de 18 de noviembre de 1998 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos y 32703 de 28 de septiembre de 2001 emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver los recursos de reposición y el de apelación respectivamente, se confirmó la Resolución Nº 02800 argumentando, de acuerdo a lo manifestado por la consultante, que “entre los signos INFOX e INFOLEX no existían semejanzas capaces de inducir al público a error, pues la única coincidencia entre estos es la coincidencia en la sílaba inicial IN y se diferencian en la sílaba tónica que en la marca solicitada es FOX y en la registrada es LEX y la longitud es distinta en cada caso y por lo tanto, pueden coexistir en el mercado sin riesgo de confusión”.

   3) Fundamentos jurídicos de la demanda

   La demandante manifiesta que se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 y el “literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (sic) …”, que las Resoluciones 02800, 19568 y 32703 “son el resultado de una APRECIACIÓN EQUIVOCADA del signo INFOX (MIXTA) frente a la marca INFOLEX previamente registrada para la misma clase de servicios”, lo que dio lugar a “que haya dejado de aplicarse a la solicitud de registro del signo INFOLEX (MIXTA) (sic), el motivo de irregistrabilidad que consagraba el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 y que mantiene el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486” que “se desconocieron factores que evidencian claramente, que SI habría riesgo de confusión para el público consumidor, aspecto decisivo para que un signo sea irregistrable como marca en los términos de la norma invocada … que la administración desconoció el conflicto directo que existe entre los signos INFOLEX e INFOX (MIXTO) … conflicto que imposibilita su coexistencia en el mercado …”, por lo que, siguiendo los criterios jurisprudenciales y doctrinarios del cotejo marcario, “… se encuentra que la marca INFOX (MIXTA) SI es confundible respecto de la marca INFOLEX”.

   Indica que contrario a lo señalado en los actos acusados, “entre las marcas INFOX (MIXTA) e INFOLEX existe similitud … que se generaría confusión en el público consumidor si se permite su utilización simultánea por diferentes empresarios”. Sostiene que “Tratándose entonces, de un signo mixto, es necesario establecer cuál es el tamaño, colocación y papel que cumplen cada uno de los elementos del conjunto al que corresponde la marca INFOX (MIXTA)”.

   Dice que el signo INFOX con el lema explicativo “Su inmueble sin tantas vueltas” es eminentemente nominativo y que la expresión que lo acompaña “cumple un papel simplemente explicativo, en tanto es descriptiva del servicio que se está ofreciendo al consumidor y por esta razón, debe ser excluida de la comparación de las marcas enfrentadas”, y que la expresión INFO “tiene carácter evocativo en marcas que identifican servicios relacionados con la actividad de divulgar información y por lo mismo, es de frecuente utilización en la conformación de marcas de la clase 42”. Argumenta que entre las marcas en conflicto existe similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica y como se dijo anteriormente con base a los criterios de Breuer Moreno para realizar el cotejo marcario, hay confusión entre los signos en conflicto.

   Sostiene también, que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 y el “artículo 134 de la Decisión 486 (sic) … por indebida aplicación, toda vez que en los actos acusados se consideró sin fundamento válido que el signo INFOX (MIXTO) tenía elementos que le otorgaban suficiente fuerza distintiva respecto de la marca INFOLEX registrada previamente para identificar servicios de la clase cuarenta y dos (42) internacional”, y que, “el signo INFOX (MIXTO) es similar al grado de resultar confundible con la marca INFOLEX previamente registrada, aspecto que determina que CAREZCA DE DISTINTIVIDAD y que por ende, le resta toda vocación de registrabilidad”, y finamente manifiesta “que las consideraciones expuestas para otorgar el registro de la marca INFOX (MIXTA) a LA GALERÍA INMOBILIARIA LTDA., son el resultado de la mala apreciación que se efectuó, al cotejarlo (sic) con la marca previamente registrada INFOLEX, error que demuestra...