PROCESO 07-IP-2011

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 07-IP-2011

Interpretación prejudicial, a solicitud de parte, del artículo 136, literal h), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134, 136, literales a) y c), 175, 176, 177, 178, 179, 224, 225, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 002088-2010. Actor: UNIÓN DE CERVECERÍAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA. Marca: PETRO CRYSTAL (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y dos días del mes de junio del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de junio de 2011.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedente del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, los siguientes:

  2. Las partes.

    Demandantes: UNIÓN DE CERVECERÍAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA.

    Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ.

    Terceras interesadas: EXPOGLOBE INTERNATIONAL, INC.

    iii. DATOS RELEVANTES

    1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad EXPOGLOBE INTERNATIONAL INC, solicitó el 6 de agosto de 2003 el registro como marca del signo mixto PETRO CRYSTAL, para amparar productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., formuló oposición argumentando que es titular de la marca notoria CRISTAL. Afirmó que como correlato de dicha notoriedad tiene registradas las siguientes marcas y lemas comerciales:

      3. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 2538-2005/OSD-INDECOPI de 24 de febrero de 2005, resolvió declarar infundada la oposición y conceder el registro solicitado.

      4. La UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante la Resolución No. 0725-2005/TPI-INDECOPI, de 6 de julio de 2005, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

      6. La sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., presentó demanda de impugnación de resolución administrativa.

      7. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución No. 16 de 27 de julio de 2007, resolvió declarar infundada la demanda.

      8. La sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., presentó recurso de apelación contra la providencia mencionada anteriormente.

      9. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 6 de noviembre de 2009 resolvió el recurso de apelación revocando la sentencia apelada, declaró fundada la demanda y nulos los actos demandados.

      10. El INDECOPI presentó recurso de casación contra la sentencia anteriormente mencionada.

      11. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante auto calificatorio de recurso de 25 de octubre de 2010, dispone solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

    2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que la marca CRISTAL es notoriamente conocida. Esto ha sido reconocido por el INDECOPI mediante las siguientes resoluciones: No. 0053559-95-INDECOPI/OSD de 16 de mayo de 1995, No. 007034-95-INDECOPI/OSD de 19 de junio de 1995, No. 229-96-INDECOPI/TRI de 27 de febrero de 1996, No. 230-96-INDECOPI/TRI de 27 de febrero de 1996, y No. 017204-97-INDECOPI/OSD de 16 de diciembre de 1997, razón por la cual, dicha marca merece una protección especial más allá del principio de inscripción registral, territorialidad y especialidad.

      2. Argumenta, que la marca CRISTAL es muy antigua en el mercado y ha tenido un uso constante.

      3. Indica, que la marca CRISTAL ha tenido amplia intensidad y difusión en el mercado.

      4. Agrega, que el signo solicitado es una transcripción parcial de la marca notoria CRISTAL.

      5. Sostiene, que de permitirse la coexistencia de los signos en conflicto, se generaría dilución de la marca notoria CRISTAL.

    3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte del INDECOPI.

        • Sostiene, que no se ha cuestionado que la marca CRISTAL sea notoriamente conocida.

        • Manifiesta, que los signos en conflicto no producirían riesgo de confusión en el público consumidor.

        • Agrega, que no existe relación entre los productos que distinguen los signos en conflicto.

        • Argumenta, que el signo solicitado para registro tiene elementos fonéticos y gráficos que lo hacen distintivo.

        • Indica, que la figura de la dilución sólo se aplica a marcas que tienen una notoriedad preeminente.

        • Arguye, que el signo CRISTAL no es excepcional, ya que no es de fantasía. Este signo tiene diversos significados en español y forma parte de varias marcas registradas.

      2. Por parte de la sociedad EXPOGLOBLE INTERNATIONAL, INC.

        • Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí. Tienen diferencias conceptuales: cristal se refiere a pureza y calidad, mientras que petro crystal se refiere a un rubro específico de un producto, pero también con significado de calidad.

        • Argumenta, que los productos que amparan los signos en conflicto son diferentes. Por lo tanto, no se causaría riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

        • Sostiene, que no se presenta dilución de la fuerza distintiva de la marca CRISTAL, ya que el signo solicitado tiene elementos fonéticos y gráficos que lo hacen distintivo.

        • Manifiesta, que el análisis se debe realizar sin fraccionar los signos en conflicto.

        • Agrega, que en el mercado existen signos registrados con la palabra cristal.

  3. Competencia del Tribunal.

    El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

  4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

    El juez consultante solicita la interpretación del artículo 136, literal h), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    El Tribunal interpretará la norma solicitada y, de oficio, las siguientes: artículo 134 y 136, literales a) y c), 175, 176, 177, 178, 179 y 224, 225, 228 y 229 de la misma normativa.

    A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

    DECISIÓN 486

    (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…)

Artículo 175

Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

Artículo 176

La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.

Artículo 177

No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o...

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