PROCESO 106-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 106-IP-2010

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83, literales a), b), d) y e), 84, y 128 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2005-00355. Actor: Sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP. Marca: DEUTSCHE TELEKOM (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los ocho días del mes de abril del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 24 de noviembre de 2010, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.

   Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: DEUTSCHE TELEKOM AG.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. TELECOM EN LIQUIDACIÓN y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP., celebraron un contrato de explotación, mediante el cual esta última recibió el uso y goce de los bienes, activos y derechos destinados a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, dentro de los cuales se encuentran los bienes de propiedad intelectual de TELECOM EN LIQUIDACIÓN.

      2. La sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, solicitó el 16 de agosto de 1996 el registro como marca de los signos denominativos DEUTSCHE TELEKOM, para amparar productos y servicios de las clases 14, 18, 25, 36, 37 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. Una vez publicados los extractos en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 440 de 7 de enero de 1997, TELECOM EN LIQUIDACIÓN presentó observación con base en los siguiente signos:

         • Marcas TELECOM (mixtas), para amparar productos y servicios en las clases 9, 16, 35, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, y registradas bajo los certificados Nos. 189566, 189582, 189588, 189581, 189587, 189573, 189586, 189572 y 189585.

         • Marcas TELECOM HACE PEQUEÑO AL MUNDO (denominativas), para amparar servicios de las clases 35, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, y registradas bajo los certificados Nos. 189569, 189570 y 189568.

         • Nombre comercial EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM.

      4. En relación con cada solicitud se expidieron los siguientes actos administrativos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio:

         • En relación con la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

         - Resolución No. 013934 de 30 de abril de 2001, mediante la cual se resolvió conceder el registro solicitado.

         - Resolución No. 38095 de 23 de noviembre de 2001, mediante la cual se corrigió el anterior acto administrativo.

         - Resolución No. 38214 de 26 de noviembre de 2001, mediante la cual se confirmó la Resolución 013934.

         - Resolución No. 16457 de 24 de junio de 2003, mediante la cual se corrigió el anterior acto administrativo.

         • En relación con la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza:

         - Resolución No. 013936 de 30 de abril de 2001, mediante la cual se resolvió conceder el registro solicitado.

         - Resolución No. 38099 de 23 de noviembre de 2001, mediante la cual se corrigió el anterior acto administrativo.

         - Resolución No. 38204 de 26 de noviembre de 2001, mediante la cual se confirmó la Resolución No. 013936.

         - Resolución No. 42501 de 27 de diciembre de 2002, mediante la cual se corrigió el anterior acto administrativo.

         • En relación con la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza

         - Resolución No. 013938 de 30 de abril de 2001, mediante la cual se concedió el registro solicitado.

         - Resolución No. 38137 de 23 de noviembre de 2001, mediante la cual se corrigió el anterior acto administrativo.

         - Resolución No. 38211 de 26 de noviembre de 2001, mediante la cual se confirmó la Resolución No. 013938.

         • En relación con la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

         - Resolución No. 013932 de 30 de abril de 2001, mediante la cual se concedió el registro solicitado.

         - Resolución No. 38096 de 23 de noviembre de 2001, mediante la cual se corrigió el anterior acto administrativo.

         - Resolución No. 38208 de 26 de noviembre de 2001, mediante la cual se confirmó la Resolución No. 013932.

         - Resolución No. 11538 de 23 de abril de 2002, mediante la cual se revocó parcialmente la Resolución 013932.

         - Resolución No. 22476 de 23 de julio de 2002, mediante la cual se revocó parcialmente el anterior acto administrativo.

         • En relación con la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza:

         - Resolución No. 43564 de 24 de diciembre de 2001, mediante la cual se revocó la Resolución No. 22030 de 29 de junio de 2001, y en consecuencia se concedió el registro solicitado.

         - Resolución No. 07113 de 28 de febrero de 2002, mediante la cual se adicionó el anterior acto administrativo.

         • En relación con la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza:

         - Resolución No. 013964 de 30 de abril de 2001, mediante la cual se concedió el registro solicitado.

         - Resolución No. 38205 de 26 de noviembre de 2001, mediante la cual se corrigió el anterior acto administrativo.

         - Resolución No. 32458 de 7 de octubre de 2002, mediante la cual se revocó parcialmente el anterior acto administrativo.

         - Resolución No. 00044 de 14 de enero de 2003, mediante la cual se revocó parcialmente el anterior acto administrativo.

      5. La sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Argumenta, que el signo solicitado para registro es confundible con el nombre comercial protegido TELECOM.

      2. Sostiene, que el signo solicitado para registro generaría error en cuanto al origen empresarial de los servicios ofrecidos.

      3. Manifiesta, que la marca TELECOM es renombrada en Colombia. Si no se protege dicha marca podría generarse dilución de su capacidad distintiva.

   3. La contestación de la demanda.

      a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Argumenta, que los productos y/o servicios de los signos en conflicto no tienen conexión competitiva.

      • Agrega, que la Superintendencia de Industria y Comercio garantizó el derecho de defensa y el debido proceso.

      • Indica, que no se probó que la marca TELECOM fuera notoriamente conocida.

      b. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      La sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG., contestó la demanda de la siguiente manera:

      • Afirma, que la expresión TELECOM es genérica y de uso común para los servicios de telecomunicaciones y los relacionados con éstos. Apoyando esto existen pronunciamientos anteriores de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Aduce, que la palabra DEUTSCHE le otorga distintividad al signo solicitado para registro.

      • Agrega, que la notoriedad es un hecho que tiene que ser probado.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   La corte consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículo 136, literales b) y h), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No se interpretarán las normas de la Decisión 486, ya que al momento en que se solicitó el registro como marca del signo DEUTSCHE TELEKOM se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   En consecuencia, el Tribunal de oficio interpretará las siguientes normas: artículos 81, 83, literales a), b), d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

   A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

   Decisión 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

.

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(…)

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente...