PROCESO 257-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 257-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2011-00293. Actor: AMERICA ON LINE INCORPORATION (AOL INC.) Cancelación por no uso. Marca: AOL.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Quito a los quince días del mes de julio de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 3575 de 12 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 13 de noviembre de 2014, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2011-00293.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 1 de abril de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: AMERICA ON LINE INCORPORATION (AOL INC).

   Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: ANDITEL NETWORK ON LINE S.A. ANDINET ON LINE (Hoy ANDINET ON LINE S.A.)

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. El 05 de julio de 2006, dentro del expediente No. 95008529, la sociedad AOL INC. registró el cambió de su nombre por el de AOL, LLC.

   2. Posteriormente, la sociedad AOL, LLC., cambió su nombre por el de HISTORIC AOL LLC., llevando a cabo su registro ante la Secretaría de Estado del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, el 3 de diciembre de 2009.

   3. El 7 y 8 de junio de 2011, las sociedades HISTORIC AOL LLC. y AOL, LLC., confirmaron la cesión de todos los derechos, títulos e intereses de marcas (cesión efectiva desde el 4 de diciembre de 2009). Dentro de dichas marcas, se encuentra el Certificado de Registro 179906, correspondiente a la marca denominativa AOL, para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “Servicios de leasing de tiempo de acceso a bases de datos en computadores, bases de datos de computadores en campos de sistemas informativos (BBS), redes de computadores, material de referencia y de investigación en las áreas de negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computadores y programas de computadores; juegos, música, teatro, películas, entretenimiento, viajes, compras, soporte de computadores, educación, estilos de vida y aficiones; servicios de citas por computador; servicios de órdenes computarizadas por vía de terminales telefónicas o de computador”.

   4. El 06 de octubre de 2000, la sociedad ANDINET ON LINE S.A., solicitó la cancelación por falta de uso de la marca denominativa AOL (registro 179906). Su intención fue inscribir como marca el signo mixto ANDINET ON LINE AOL, para distinguir servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

   5. El 13 de diciembre de 2000, la sociedad AMERICA ON LINE, cuyo causahabiente de todos sus derechos de marcas es la sociedad AOL INC., contestó la solicitud aportando pruebas tendientes a demostrar el uso real y efectivo de la marca en el mercado, además de señalar que la marca denominativa AOL era notoriamente conocida.

   6. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 02258 de 31 de enero de 2001, resolvió declarar fundada la acción de cancelación interpuesta y canceló el Certificado de Registro179906.

   7. La sociedad AMERICA ON LINE presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

   8. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 27892 de 10 de noviembre de 2004, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo recurrido y concediendo ante su inmediato superior el recurso de apelación.

   9. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 07556 de 17 de febrero de 2011, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada.

   10. La sociedad AMERICA ON LINE presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 07556 de 17 de febrero de 2011, 27892 de 10 de noviembre de 2004 y 02258 de 31 de enero de 2001, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   11. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       1. Argumentos de la demanda.

       Los demandantes soportan la acción en los siguientes argumentos:

   12. Manifiesta, que oportunamente demostraron el uso real y efectivo de la marca en el mercado. Por lo tanto, mal obra la Autoridad Nacional al restarle mérito probatorio a los documentos presentados: certificados de registro de marcas, listado de empresas que acceden a sus servicios, declaración juramentada, entre otros.

   13. Adiciona, que entre los servicios que presta la demandante está el ofrecer información en línea. Dicha información se transmite mediante una página web que contienen en su nombre de dominio la expresión AOL, y que incluye la marca en su contenido. Por lo tanto, yerra la Autoridad Nacional al catalogar que “(…) la información de la página (…) demuestran (sic) la forma como se comercializan servicios marca AOL (…) pero no permite establecer el lugar de la comercialización, ni la fecha en que fue usada la marca”, puesto que así es la forma en que ofrece algunos de sus servicios.

   14. Complementa, que la Autoridad Nacional yerra al interpretar que para acreditar el uso real y efectivo de la marca debe aportarse “prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso”, en tanto que el artículo 166 de la Decisión 486 es enfático en señalar que dicha prueba está determinada de acuerdo con la naturaleza de los productos o servicios que se identifican, y no se exige que de dicho uso se deriven directamente ventajas económicas. Por lo tanto, debe considerarse que muchos de los servicios que presta la accionante son a título gratuito: ofrecimiento de información a través de internet, creación de cuentas de correo electrónico o el ofrecimiento de sistema de mensajería en tiempo real, etc.

   15. Agrega, que el artículo 167 de la Decisión 486 no establece un catálogo taxativo de los medios de prueba mediante los cuales se puede acreditar el uso real y efectivo de la marca.

   16. Adiciona, que la Autoridad Nacional debe efectuar el cotejo de los medios probatorios de manera conjunta, y no aisladamente como ha sucedido en el caso sub examine.

   17. Señala, que la sociedad ANDINET ON LINE S.A., carecía de legitimación para actuar, puesto que la Decisión 486 prohíbe taxativamente el registro de marcas que reproduzcan o imiten marcas notoriamente conocidas. Por lo tanto, si no puede obtener el registro, mucho menos puede solicitar su cancelación.

   18. Agrega, que la marca denominativa AOL era notoria mucho antes del año 2000, no solamente en Colombia y los Países de la Comunidad Andina, sino en el mundo entero; entre otros, por ser una de las empresas pioneras en el negocio de las comunicaciones en línea. Por lo tanto, mal obra la sociedad ANDINET ON LINE S.A. al quererse aprovechar de la reputación ajena.

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

       Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   19. Indica, que el demandante no logró acreditar el uso real y efectivo de la marca en el mercado. Por lo tanto, los actos administrativos estuvieron ajustados al debido proceso y a la correcta valoración de las pruebas que se aportaron dentro del trámite administrativo.

   20. Agrega, que el procedimiento de la acción de cancelación no cuenta per se con una etapa probatoria, por lo que resulta atentatorio contra el principio al debido proceso, que sea en la etapa judicial donde el accionante aporte nuevas pruebas que no acompañó oportunamente al proceso administrativo. Por lo tanto, debe quedar claro que la decisión que tomó la entidad demanda se fundamentó en las pruebas que oportunamente se allegaron al trámite administrativo.

   21. Señala, que la sociedad ANDINET ON LINE S.A., estaba dotada de legitimación para presentar la acción de cancelación, ya que manifestó que el registro de la marca AOL era un impedimento para que se obtuviera el registro de la marca ANDINET ON LINE AOL.

       Por parte del Tercero Interesado.

   22. No obra dentro del expediente contestación a la demanda, y tampoco pronunciamiento por parte de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia frente a este particular.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   23. La corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1].

   24. Se hará la interpretación solicitada.

       CUESTIONES A INTERPRETARSE.

   25. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

1. La cancelación por no uso en...