PROCESO 73-IP-2010

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 73-IP-2010

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

Actor: Sociedad HERMES INTERNATIONAL.

Marca: “HERMES” (denominativa).

Expediente Interno N° AP. Nº 213-2009.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de julio del año dos mil diez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de siete (7) de julio de 2010.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes

    La parte demandante es: HERMES INTERNATIONAL.

    La parte demanda la constituye: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI; el Procurador de la República encargado de los asuntos judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros.

    El tercero interesado es: Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A.

  3. Actos demandados

    La sociedad HERMES INTERNATIONAL impugnó la Resolución Administrativa N° 757-2002/TPI-INDECOPI de 12 de agosto de 2002, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, a través de la cual se confirmó la Resolución No. 3094-2002/OSD-INDECOPI de 27 de marzo de 2002; y, en consecuencia, declaró infundadas las oposiciones presentadas por HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. y HERMES INTERNATIONAL, concediendo el registro del signo “HERMES”, a favor de la Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A., para distinguir servicios de pedidos de mercancías por catálogo; distribución de material publicitario vinculado con productos ordenados por correo; reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos (con excepción de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar esos productos con comodidad, cuyo servicio es prestado de puerta en puerta; servicios de importación vinculados con los servicios antes citados; servicios de publicidad y gestión de negocios comerciales de la 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

  4. Hechos relevantes

    1. Los hechos:

    Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

  5. El 20 de septiembre de 2000, la Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A. solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro del signo “HERMES”, para distinguir servicios de pedido de mercancía por catálogo; distribución de productos ordenados por correo, reagrupamiento por cuenta de terceros, de productos diversos (con excepción de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad, cuyo servicio es prestado de puerta en puerta, servicios auxiliares de importación vinculados con los servicios antes citados y todos los demás servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

  6. La Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A., cumpliendo con lo ordenado por la Oficina de Signos Distintivos, por resolución de 8 de octubre de 2002, indicó que los servicios de “distribución de productos ordenados por correo” se refieren a distribución de material publicitario vinculado con productos ordenados por correo; asimismo, adecuó la indicación de “servicios auxiliares de importación” por la de “servicios de importación”.

  7. El 15 de enero de 2001, HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. presentó oposición a la solicitud de registro, sobre la base de su marca “HERMES”, clases 39 y 42, “HERMES TRANSPORTES BLINDADOS Y DISEÑO”, clases 6, 36, 39 y 42, y del nombre comercial “HERMES TRANSPORTES BLINDADOS Y DISEÑO”, clase 39.

  8. El 23 de enero de 2001, la Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A., cumpliendo con lo ordenado por la Oficina de Signos Distintivos, mediante proveído de 16 de enero de 2001, sustituyó la frase “y demás” de su solicitud de registro por la de “publicidad y negocios”. Aclaró que los servicios a distinguir por el signo solicitado son servicios de pedido de mercancías por catálogo; distribución de productos ordenados por correo; reagrupamiento por cuenta de terceros, de los productos diversos (con excepción de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad, cuyo servicio es prestado de puerta en puerta, servicios auxiliares de importación vinculados con los servicios antes citados, servicios de publicidad y negocios.

  9. El 31 de enero de 2001, HERMES INTERNATIONAL presentó oposición a la solicitud de registro, sobre la base de sus marcas “HERMES”, registradas en Perú en las clases 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28 y 34; “HERMES” (gráfico), registrada en Perú en las clases 3, 14, 16, 18, 25, 28 y 34, “HERMES”, registrada en Colombia en las clases 3, 16, 20 y 25 y “HERMES” (gráfico), registrada en Colombia en las clases 14, 16, 18, 21, 28 y 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

    Alegó, además, ser titular de la marca notoria “HERMES” y del nombre comercial “HERMES”.

  10. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, a través de la Resolución No. 3094-2002/OSD-INDECOPI de 27 de marzo de 2002 resolvió declarar infundadas las oposiciones formuladas y otorgó, en consecuencia, el registro del signo solicitado.

  11. El 23 de abril de 2002, HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la referida resolución que declaró infundada su oposición.

  12. El 23 de abril de 2002, HERMES INTERNATIONAL interpuso recurso de apelación en contra de la referida resolución que declaró infundada su oposición.

  13. El 12 de agosto de 2002, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución No. 757-2002/TPI-INDECOPI, confirmando la Resolución No. 3094-2002/OSD-INDECOPI; y, en consecuencia, otorgó el registro del signo solicitado a la Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A.

  14. El 27 de noviembre de 2002, HERMES INTERNATIONAL interpuso demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución mencionada.

  15. Mediante Resolución No. 30, de 28 de enero de 2008, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió declarar infundada la demanda plateada por HERMES INTERNATIONAL.

  16. El 25 de abril de 2008, HERMES INTERNATIONAL interpuso el recurso de apelación.

  17. El 28 de abril de 2010, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú presenta solicitud de interpretación prejudicial.

    1. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad HERMES INTERNATIONAL expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Las marcas HERMES de Hermes International, base de su oposición andina, están registradas en Bolivia y Venezuela para distinguir los mismos servicios de la Clase 35 de la Nomenclatura Oficial, para los cuales se ha otorgado la marca HERMES en el Perú a Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A.”.

      - “Las marcas HERMES y HERMES Y FIGURA, de Hermes International están registradas en el Perú para distinguir productos de las Clases 3, 14, 18, 24, 25 y 28, productos que (…) guardan conexión competitiva con los (…) de la clase 35 (…), para lo cual se ha concedido la marca HERMES a favor de Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A.”.

      - “Las marcas HERMES y HERMES Y FIGURA de Hermes International gozan de la calidad de notoriamente conocidas, en consecuencia, su protección se extiende a los servicios de la Clase 35 (…), servicios para los cuales se ha extendido la marca HERMES a favor de Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A.”.

      - “Existe plena identidad gráfica y fonética entre las marcas en litigio, por cuanto la marca HERMES concedida a favor de Sociedad Comercial e Importadora Hermes S.A. es la reproducción exacta de la notoriamente conocida marca HERMES, marca registrada en los países miembros del Acuerdo de Cartagena para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Nomenclatura Oficial y marca registrada en el Perú para distinguir productos de las Clases 3, 14, 18, 24, 25 y 28 de la Nomenclatura Oficial”.

      - “Es obvio que Sociedade (sic) Comercial e Importadora Hermes S.A. procedió de mala fe a solicitar la marca HERMES”.

      c) Contestación a la demanda

      El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, al contestar la demanda, manifiesta lo siguiente:

      - “El Tribunal del INDECOPI, ha efectuado el análisis referido a la naturaleza de los productos y servicios que distinguen ambas marcas, determinándose a simple vista la distinta naturaleza de los mismos, característica que de ante mano orienta al consumidor a determinar fácilmente acerca de la finalidad que cada uno de ellos han de cumplir en el mercado y por ende la forma en que estos (sic) se comercializarán”.

      - “(…) pretender que la Sala ampare la posibilidad de registrar una marca en nuestro país, por el sólo hecho que dicho registro ya se haya producido en el Ecuador, resulta totalmente inconsistente y...

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