PROCESO 71-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 71-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 52, 238 y 240 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 17811-2013-5217. Actor: ELI LILLY COMPANY. Caso: INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PATENTE DE PROCEDIMIENTO.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cinco días del mes de agosto del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

El Oficio No. 1685-TDA-2S de fecha 12 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal el 20 de mayo de 2014, procedente del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador, por medio de la cual se remite solicitud de Interpretación Prejudicial con motivo del Proceso Interno No. 17811-2013-5217.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 11 de julio de 2014.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: ELI LILLY AND COMPANY

   Demandado: MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.

3. DATOS RELEVANTES.

   a. HECHOS.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. ELI LILLY AND COMPANY es titular de las siguientes Patentes de invención: 1) No. PI 97-1242, otorgada el 9 de diciembre de 1997, con vigencia hasta el 9 de noviembre de 2015, para amparar el PROCEDIMIENTO PARA PURIFICAR Y AISLAR 2’ DESOXI 2’, 2’ DIFLUORONUCLEOSIDOS, y 2) No. PI 97-1203, otorgada el 15 de septiembre de 1997, con vigencia hasta el 11 de diciembre del 2015, para proteger el PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR CLORHIDRATO DE 1-(2’-DESOXI – 2’, 2’ DIFLUORO-D-RIBOFURANOSIL) -4-AMINOPIRIMIDIN -2- ONA (CASE X-8961). El producto obtenido directamente por las anteriores patentes es un medicamento cuyo principio activo es GEMCITABINA, que se vende bajo la marca GEMZAR®.

   2. El 19 de junio de 2008, ELI LILLY AND COMPANY demandó a la sociedad MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A., en el marco de un proceso verbal sumario por daños y perjuicios, señalando que dicha compañía ha solicitado y obtenido el registro sanitario de los medicamentos PAMIGEN, mediante el cual se autoriza a su titular a la producción, importación, exportación y comercialización del medicamento en sus presentaciones de 1000 mg y 200mg, cuyo principio es GEMCITABINA.

   3. El 14 de julio de 2011 se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación.

   4. El Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   5. Manifiesta, que los actos ejecutados por la sociedad MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A., constituyen una infracción a los derechos de propiedad intelectual. La parte actora en ningún momento ha autorizado al demandado y/o su fabricante para que explote la invención patentada.

   6. Sostiene, que solamente ELI LILLY AND COMPANY está legitimada para “fabricar, ofrecer en venta, vender o usar el producto patentado, o importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines, emplear el procedimiento patentado”. Por lo tanto, tiene el derecho de impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los anteriores actos.

   7. Agrega, que “si el objeto de la patente es un procedimiento, la protección conferida por la patente se extiende a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento”.

   8. Arguye, que la carga de la prueba sobre la licitud del procedimiento utilizado para la fabricación del producto le corresponderá al demandado. Es decir, que mientras el demandado no pruebe lo contrario, se presume legalmente que éste ha usado cualquiera de los procedimientos patentados para fabricar la materia prima y/o el producto GEMCITABINA.

   9. Adiciona, que la infracción a cualquiera de las patentes de procedimiento otorgadas a favor de ELI LILLY AND COMPANY para la obtención de GEMCITABINA, hacen imprescindible que la demandada le demuestre procesalmente y a través de prueba suficiente que el procedimiento utilizado para fabricar GEMCITABINA es distinto de aquellos ya patentados. En este caso concreto la prueba idónea es la inspección judicial.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      Por parte de MEDICAMENTA ECUATORIANA S.A.

   10. Indica, que no existe infracción de derechos de propiedad intelectual y propone las siguientes excepciones: Primero, las patentes de procedimiento protegen únicamente los procedimientos explícitamente reivindicados; segundo, las patentes de procedimiento confieren unos derechos diferentes de aquellos que otorgan a sus titulares las patentes de producto; tercero, existen varias resoluciones en otros países (Colombia y Perú) que demuestran que no se infringe ninguna de las patentes de la demandante; cuarto, la actora no ha realizado una sola afirmación contundente que de indicios o demuestre que la demandada está usando “productos” bajo las patentes de procedimiento de ELI LILLY AND COMPANY; quinto, la actora presenta documentos conferidos por el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Inquieta Pérez”, que hace referencia a un listado de productos que contiene principio activo GEMCITABINA, TALADAFIL, RALOXIFENO y OLANZAPINA y en ningún momento determina los procedimientos para obtener estos principios activos; sexto, la inversión de la carga de la prueba no opera en este caso, ya que la presunción de identidad de los procedimientos está sujeta a condiciones (como la de novedad), que no se verifican en el asunto en concreto. La GEMCITABINA es conocida desde 1984, cuando se patentó por primera vez en Estados Unidos y actualmente existen no menos de ocho (8) procedimientos públicamente conocidos para elaborarla.

       4. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN.

   11. ELI LILLY AND COMPANY, en la audiencia de conciliación además de reiterar los argumentos expuestos en la demanda, adiciona que: Primero, no es necesario que se de efectivamente una infracción al derecho de propiedad intelectual, sino que exista actos que hagan inminente su infracción; segundo, el demandado confunde dos (2) instituciones procesales como son la inversión de la carga de la prueba y la presunción legal.

       iV. Competencia del Tribunal.

   12. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   13. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 52, 238, 239 y 240 de la Decisión 486.

   14. Se hará la interpretación solicitada, salvo la del artículo 239 que no es pertinente para resolver el caso bajo estudio.

   15. Se interpretarán las normas solicitadas, restringiendo la interpretación del artículo 248 únicamente al párrafo segundo.

   16. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   Decisión 486

   (…)

Artículo 52

La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) cuando en la patente se reivindica un producto:

i) fabricar el producto;

ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,

b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:

i) emplear el procedimiento; o

ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

(…)

Artículo 238

El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares

.

(…)

Artículo 240

En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o

b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no...