PROCESO 66-IP-2014

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 66-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 134, 136 literal a) y 137, correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, literales a), b), f) y g) del artículo 134, artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado de Colombia. Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (SIC) Asunto: Marca: "ZONIA (mixta)". Expediente Interno: 2012-00314.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil catorce.

VISTOS:

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, a través de Oficio No. 1318 de 13 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de once (11) de junio de 2014.

PARTES EN EL PROCESO INTERNO:

Demandante: HARINERA DEL VALLE S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (SIC)

Tercero interesado: ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA. S.C.A.

DATOS REVELANTES:

* LOS HECHOS

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

* El 8 de marzo de 2008, la sociedad ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA S.C.A., solicitó el registro de la marca ZONIA (mixta) para distinguir productos encasillados en la clase internacional 30.

* Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A presentó oposición a la solicitud de registro con fundamento en la similitud gráfica existente entre el signo solicitado y las marcas "LA MUÑECA (mixtas y figurativas), de las cuales es titular.

* Mediante Resolución 72805 de 24 de diciembre de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por HARINERA DEL VALLE S.A. y concedió el registro del signo ZONIA (mixto) clase 30, al considerarse que el signo no estaba incurso en causales de irregistrabilidad.

* Contra la resolución antes citada, HARINERA DEL VALLE S.A., profirió recurso de reposición y en subsidio de apelación.

* Con Resolución 9539 de 23 de febrero de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición, revocando la Resolución impugnada y negando el registro del signo ZONIA (mixto).

* La compañía ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA. S.C.A., presentó recurso de apelación en contra de la resolución 9539, el cual fue a su vez resuelto mediante Resolución No. 0069907 de 30 de noviembre de 2011, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria, que revocó la Resolución 9539 de 23 de febrero de 2011 y confirmó la Resolución 72805 de 24 de diciembre de 2010, por la cual concedió el registro de la marca y rechazó la oposición.

* HARINERA DEL VALLE S.A., presentó acción de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

* A través de providencia de 31 de marzo de 2014, el Consejo de Estado, formula la petición de Interpretación Prejudicial a este Tribunal.

* Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

La sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Que el signo solicitado ZONIA (mixto), no cumple con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria para que sea admitido a registro, los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

* El signo solicitado ZONIA (mixto), en su parte gráfica, constituye una imitación de los elementos gráficos de las marcas LA MUÑECA, previamente registradas por HARINERA DEL VALLE S.A.

* Por la evidente similitud entre los signos en conflicto, el signo solicitado es capaz de generar confusión e inducción a engaño al consumidor, por lo que concluye que la marca ZONIA, no es suficientemente distintiva para identificar productos de la clase 30.

* Que si bien se tratan de marcas mixtas, la marca ZONIA, copia prácticamente todos los aspectos gráficos de las marcas previamente registradas.

* Que el registro de la marca ZONIA (mixta) y la posterior modificación de sus empaques, tienen la intención de perpetrar actos de competencia desleal, así como aprovecharse de la reputación del signo LA MUÑECA, previamente adquiridos.

* Contestación a la demanda

De la revisión del expediente, no reposa contestación a la demanda efectuada por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

* Tercero Interesado

ORGANIZACIÓN SOLARTE & CIA. S.C.A., en calidad de Tercero Interesado, contestó a la demanda de nulidad en el siguiente sentido:

* Que se desestimen las pretensiones de la actora por carecer de fundamento.

* Los derechos del signo ZONIA recaen sobre un conjunto distintivo complejo, compuesto por diferentes elementos, por un elemento denominativo, predominante y arbitrario ZONIA, figuras y diseños diferentes, elementos gráficos y combinaciones de colores que le dotan de distintividad suficiente.

* Es titular de los registros marcarios de ZONIA, previamente registrados.

* Tratándose de signos mixtos, el elemento predominante es el denominativo, por lo que comparados los signos LA MUÑECA y ZONIA, se aplica precisamente el criterio doctrinal, eliminándose toda posibilidad de riesgo de confusión directa e indirecta entre los signos cotejados.

* En el proceso reposa un peritaje efectuado por Luis Correa, donde se confirma que los elementos que presenta Harinera del Valle como elementos que causan riesgo de confusión respecto de los empaques de ZONIA y MUÑECA, son los códigos comúnmente usados en el mercado de pastas en particular.

* El empaque que utilizan no lleva una figura de una muñeca, sino de una cocinera, y que en sí los diseños utilizados por las marcas en conflicto, son accesorios en el conjunto de las marcas cotejadas, ya que el elemento denominativo es el elemento fundamental distintivo de los conjuntos marcarios objeto del cotejo.

* Coexistencia pacífica desde el año 2008 entre los signos ZONIA y LA MUÑECA, sin que haya existido confusión o distorsión alguna en el mercado.

* "La evolución de los logos corporativos es una práctica normal y necesaria en el mercado por parte de cualquier empresario que busca impactar al consumidor con nuevos productos, nuevos signos distintivos, nuevos empaques, cambios de diseño, de presentación de los productos, etc. Siendo una práctica común, mal podría sostenerse que cualquier cambio en un logo corporativo constituya por sí mismo, un argumento de la existencia de supuestos actos de competencia desleal en el mercado. Tal como se verifica en la demanda de Harinera del Valle, su empaque también ha cambiado en el tiempo."

* Titularidad del derecho de autor de la obra artística COCINERITA, la cual hace parte integrante de la marca mixta registrada ZONIA.

CONSIDERANDO:

* El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

* Se considera que procede la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a), 137, correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo "ZONIA (mixto)", fue presentada el 8 de marzo de 2008, en vigencia de la Decisión 486 mencionada, no siendo aplicable la interpretación del artículo 172 del mencionado cuerpo legal, por no ser objeto del caso en análisis.

* Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, literales a), b) f) y g) del artículo 134, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

* Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(...)

Artículo 134

"A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

  1. las palabras o combinación de palabras;

  2. las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

  3. la forma de los productos, sus envases o envolturas;

    (...)

  4. cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.."

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

  1. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca...

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