PROCESO 256-IP-2013

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 256-IP-2013

Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal a), 224, 225, 226, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, República del Perú . Expediente Interno Nº 07960-2010-0-1801-JR-CA-08. Actor: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Marca mixta HIELO CRISTAL.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y un días del mes de mayo del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio N° 7960-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 10 de diciembre de 2013, fue recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 07960-2010-0-1801-JR-CA-08.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de mayo de 2014.

Que, con auto de 14 de mayo de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, decidió aceptar el impedimento presentado por el Señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez, de acuerdo a lo establecido en los artículos 67 y 68 del Estatuto de este Tribunal.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes.

    Demandante: UNIÓN DE CERVECERÌAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

    Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ.

    Tercero Interesado: INFINITUS E.I.R.L.

    iii. DATOS RELEVANTES

    1. HECHOS

    Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

    1. La sociedad INFINITUS E.I.R.L., solicitó el 17 de enero de 2008 el registro como marca del signo mixto HIELO CRISTAL, para amparar el siguiente producto de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “Hielo”.

    2. El 8 de abril de 2008, la UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., formuló oposición con base en los siguientes signos distintivos:

      • Marcas denominativas y mixtas que incluyen la palabra CRISTAL, registradas en Perú, Ecuador y Estados Unidos para las clases 27, 32, 33, 39, 41 y 42.

      Alega la notoriedad de la marca CRISTAL.

    3. La Comisión de Signos Distintivos de INDECOPI, mediante la Resolución No. 3100-2009/CSD-INDECOPI de 11 de noviembre de 2009, resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado.

    4. El 30 de noviembre de 2009, la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., presentó recurso de apelación contra el anterior Acto Administrativo.

    5. La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 2075-2010/TPI-INDECOPI de 15 de septiembre de 2010, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 3100-2009/CSD-INDECOPI.

    6. La sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., interpuso demanda contenciosa administrativa contra las anteriores Resoluciones.

    7. El Octavo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Diez de 14 de marzo de 2013, declaró fundada en parte la demanda, nulos los actos administrativos demandados, fundada la oposición formulada por UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. En consecuencia, denegó el registro de la marca solicitada y canceló el registro concedido.

    8. El 5 de abril de 2013 el INDECOPI presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

    9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      1. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

    10. Indica, que la marca CRISTAL es notoriamente conocida. Se circunscribe a la generalidad de los consumidores y, por lo tanto, debe gozar de una protección reforzada. Su grado de difusión y conocimiento ha traspasado el sector de consumidores de cerveza.

    11. Sostiene, que la notoriedad de la marca CRISTAL ha sido reconocida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

    12. Manifiesta, que las marcas notorias deben ser protegidas contra el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Además, debe salvaguardarse más allá del principio de especialidad, es decir, con independencia de los productos o servicios amparados por los signos en conflicto.

    13. Indica, que la normativa comunitaria no diferencia entre la marca notoria y la renombrada; esto tiene como efecto que se genere una protección total y reforzada simplemente demostrando la notoriedad.

    14. Argumenta, que la marca CRISTAL es un signo de fantasía. De todas maneras, la protección de la marca notoria no puede basarse en cierta distinción entre marcas arbitrarias y de fantasía.

    15. Agrega, que el INDECOPI debería seguir la misma línea interpretativa aplicada en otros casos.

      1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      Por parte del INDECOPI.

    16. Indica, que la marca CRISTAL es notoriamente conocida. Lo cual no obsta, per se, para denegar el registro de un signo conformado por dicha palabra.

    17. Agrega, que la marca CRISTAL goza de protección frente a los riesgos de confusión, dilución y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, pero dentro de los parámetros permitidos por la normativa pertinente.

    18. Sostiene, que para que se pueda proteger a una marca notoria debe darse lo siguiente: 1). Semejanza entre los signos y 2) vinculación o conexión competitiva entre los productos o servicios de que se trate.

    19. Manifiesta, que en el caso particular no se cumplió el segundo presupuesto reseñado; por lo tanto, no habría confusión en el público consumidor.

    20. Expresa, que no se configuraron los riesgos de dilución y de uso parasitario. Esto por cuanto no hay conexión competitiva y la marca CRISTAL no es un signo de fantasía, no tiene un carácter excepcional. Además, la figura de la dilución se aplica a las marcas de alto renombre.

      Por parte de la sociedad INFINITUS E.I.R.L.

    21. Manifiesta, que la notoriedad de la marca CRISTAL no fue debidamente acreditada por la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., dentro del proceso administrativo surtido ante el INDECOPI. Tampoco probó que su marca fuera renombrada.

    22. Indica, que en el presente caso se probó la notoriedad con analogía de casos anteriores, lo cual de ninguna manera es pertinente.

    23. Expresa, que existen numerosas marcas registradas que contienen la palabra CRISTAL.

    24. Sostiene, que no existe conexión competitiva entre los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto. No son complementarios, sustitutos, no van dirigidos al mismo público consumidor, no tienen los mismos canales de comercialización y no tienen la misma finalidad.

    25. Agrega, que la diferencia entre marca notoria y renombrada sí existe y es relevante.

      1. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

    26. El Octavo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Diez de 14 de marzo de 2013, declaró fundada en parte la demanda, argumentando que entre los signos en conflicto se configura el riesgo de confusión, dilución y uso parasitario.

      1. RECURSO DE APELACIÓN.

    27. El recurso de apelación presentado por el INDECOPI reitera los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

  3. Competencia del Tribunal.

    1. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

  4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

    1. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

      …corresponde suspender el presente proceso a fin de solicitar la interpretación prejudicial del inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486, con el objeto de resolver la controversia surgida en torno a si el registro de la marca “HIELO CRISTAR” afectaría a la marca notoria “CRISTAL”, haciéndola perder su fuerza distintiva y causando la dilución de su notoriedad.

      Por tal motivo, la interpretación deberá pronunciarse por:

      1. Cuáles son los criterios para determinar cuándo una marca es notoria.

      2. Es posible, dentro del ámbito de la Decisión 486, diferenciar entre marca notoria y marca renombrada.

      3. Cuáles son los criterios para juzgar el riesgo de confusión cuando la marca notoria...

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