PROCESO 165-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 165-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal b), 135 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 136 literales b) y h), 190, 191, 192, 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad OCTOPUS TRAVEL LTDA.

Marca: FIGURATIVA.

Expediente Interno Nº 2009-00395.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 12 de junio de 2012, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de dieciséis (16) de enero de 2013.

1. Antecedentes.

1. Las partes

   Demandante: la sociedad OCTOPUS TRAVEL LTDA.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad OCTOPUS TRAVEL GROUP LIMITED.

2. Acto demandado

   La sociedad OCTOPUS TRAVEL LTDA. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 43800 de 31 de octubre de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad OCTOPUS TRAVEL LTDA. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “FIGURATIVO”, solicitado por la sociedad OCTOPUS GROUP LIMITED, para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 54545 de 22 de diciembre de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 1416 de 23 de enero de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 43800 de 31 de octubre de 2008.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 25 de enero de 2005, la sociedad OCTOPUS TRAVEL GROUP LIMITED solicitó el registro del signo “FIGURATIVO”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad OCTOPUS TRAVEL LTDA. presentó oposición a la solicitud de registro. Se fundamentó en la similitud con su marca “OCTOPUS TRAVEL” (mixta), registrada para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 31 de octubre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 43800, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad OCTOPUS TRAVEL LTDA. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “FIGURATIVO”, solicitado por la sociedad OCTOPUS TRAVEL GROUP LIMITED, para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad OCTOPUS TRAVEL LTDA., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

      - El 22 de diciembre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 54545 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 23 de enero de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 1416, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 43800 de 31 de octubre de 2008, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad OCTOPUS TRAVEL LTDA., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “El éxito de la marca y del nombre comercial OCTOPUS TRAVEL, de propiedad de la sociedad OCTOPUS TRAVEL LTDA. ha permitido que OCTOPUS TRAVEL (MIXTA) se consolide como una marca notoriamente reconocida en la prestación de servicios de agencia de viajes a nivel nacional. La marca OCTOPUS TRAVEL incluido su signo figurativo, cuenta con diversos canales de comercialización, además de la página web”.

      - Respecto de la similitud ideológica observa que “es de vital importancia este concepto del Tribunal, por cuanto de haber hecho el análisis correspondiente y con todas las reglas adoptadas por el máximo Tribunal, claramente hubiere aceptado y negado el registro, si se tiene en cuenta que ambas evocan y refieren a la idea de un pulpo (octopus) y por demás, muy similar el uno del otro”.

      - “La protección de las marcas figurativas y el examen para su registro, debe referirse no sólo a su aspecto gráfico propiamente dicho, sino al concepto que la figura pueda producir en la mente de los consumidores”.

   3. La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) el análisis de registrabilidad ocupo (sic) la comparación de un signo figurativo frente a una marca mixta en donde si bien en efecto en las dos existe la figura de un pulpo, tal coincidencia a contrario de lo que parece indicarse en la demanda, NO es suficiente para señalar que dicha coincidencia pueda inducir a error al consumidor, como acertadamente se señalo (sic) en los actos administrativos que ahora se demandan”.

      - “(…) si bien la carga figurativa en las dos expresiones hace referencia a un pulpo, es cierto también que corresponden a representaciones diferentes del animal mencionado, lo cual las hace distintivas y distinguibles sin mencionar la marca nominativa de la marca previamente registrada”.

      - “(…) aún cuando ambos signos coinciden en evocar el concepto de pulpo, dicha coincidencia en el mercado no alcanza a generar riesgo de confusión, dado que, una vez el consumidor entre en contacto con cada uno de los signos, toma claramente el concepto obvio que cada uno de ellos expresa, lo que marca una pauta diferenciadora capaz de permitir que estos dos signos coexistan en el mercado sin generar de modo alguno confusión o engaño”.

   4. Tercero Interesado

      No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de la sociedad OCTOPUS TRAVEL GROUP LIMITED.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 16 de enero de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “FIGURATIVO”, fue presentada el 25 de enero de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se limitará la interpretación del artículo 134 al literal b), del artículo 135 a los literales a) y b) y se interpretará de oficio los literales b) (identidad y semejanza con un nombre comercial) y h) (signos distintivos notoriamente conocidos) del artículo 136, se interpretará, asimismo, los artículos 190, 191, 192 (nombre comercial), 224, 225, 228 y 229 (signos distintivos notoriamente conocidos) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes al presente caso.

   En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro;

   Podrán constituir marcas, entre otros...