PROCESO 130-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 130-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE” (denominativa). Expediente Interno: Nº 2007-00309.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 26 de noviembre de 2012, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 2168, de 22 de octubre de 2012, recibido vía correo electrónico en este Tribunal el 24 de octubre de 2012, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2007-00309.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V.

      Demandado: LA NACIÓN, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

      Tercero interesado: LUZ MARÍA JARAMILLO DE RAMÍREZ.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      – La señora LUZ MARÍA JARAMILLO DE RAMÍREZ es titular de la marca “BRONCOLINCOLN” (denominativa) expediente Nº 97 66296, certificado Nº 234886, la cual distingue productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza y se encuentra vigente hasta el 3 de abril de 2011.

      – El 15 de mayo de 2006, la sociedad DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca “BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE” (denominativa), para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 565, de 30 de junio de 2006, página 175. No se presentaron oposiciones dentro del término legal por parte de terceros.

      – La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 1572, de 30 de enero de 2007, denegó el registro de la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa), fundamentándose en la marca BRONCOLINCOLN (denominativa), por considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      – Contra la citada resolución, la sociedad solicitante interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación.

      – Mediante Resolución Nº 8035 del 27 de marzo de 2007, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nº 1572 del 30 de enero de 2007, confirmándola y concediendo el recurso de apelación interpuesto.

      – Mediante Resolución Nº 15327 del 30 de mayo de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decide confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 1572 del 30 de enero de 2007.

      – El apoderado de la sociedad DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES S.A. DE C.V., presentó ante el Consejo de Estado, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con el objeto de que en sentencia definitiva se declare por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, la nulidad de las resoluciones administrativas que denegaron el registro solicitado.

   3. Fundamentos de la demanda:

      La sociedad DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V. manifestó lo siguiente:

      – “La marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa) cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Dicha marca consiste en un conjunto indivisible, caprichoso y novedoso, con fuerza distintiva suficiente respecto de otros signos o productos con los que pudiera confundirse, por lo tanto cumple plenamente con el presupuesto de representación gráfica, mediante su lectura y escritura, que es en definitiva lo que retiene la imaginación de los consumidores, el cual no se encuentra afectado por la existencia previa de la marca BRONCOLINCOLN (denominativa), pues se trata de dos signos realmente diferentes”.

      – “La Superintendencia de Industria y Comercio viola la norma, en la medida que no hace un examen minucioso del signo, lo limita y fracciona a su raíz BRONCO, omitiendo las reglas que deben aplicarse cuando se comparan o cotejan marcas similares en la Clase 05 Internacional, pues la marca solicitada goza de la suficiente distintividad y novedad para ser concedido su registro”.

      – “Debe tenerse en cuenta que mi representada la sociedad DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURALES Y NUTRICIONALES S.A. DE C.V. es titular de las siguientes marcas: BRONCOLIN HERBAL (denominativa) y, BRONCO RUB (denominativa) ambas para distinguir productos de la Clase 05 Internacional. Los anteriores registros demuestran que la marca solicitada es una MODALIDAD de las previamente registradas y además demuestran la coexistencia pacífica entre las marcas BRONCOLIN HERBAL y BRONCO RUB previamente registradas con la marca BRONCOLINCOLN, por lo que se reitera que las Resoluciones demandadas violan la norma pues los anteriores registros acreditan que han coexistido los mismos productos en la Clase 05 Internacional sin ningún riesgo de confusión para los consumidores”.

      – “Siendo mi mandante titular de la marca BRONCOLIN HERBAL (denominativa), para la Clase 05 Internacional, tiene derecho a solicitar y obtener la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa), para la Clase 05 Internacional, pues se trata de dos modalidades de signos casi idénticos, que fueron otorgados a favor de mi representada, violando así la seguridad jurídica y la uniformidad de los actos administrativos en las decisiones recurridas que negaron la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa) pues se otorgaron las mencionadas marcas y se denegó sin fundamento alguno el registro de la marca solicitada BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa)”.

      – “Con las decisiones contenidas en las Resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

      – “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el considerando de la Resolución Nº 1572 de 30 de enero de 2007, para fundamentar la negativa de la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa) sostiene que de oficio se encontró registrada y vigente la marca BRONCOLINCOLN (denominativa), para la Clase 05 Internacional, a favor de la señora LUZ MARÍA JARAMILLO DE RAMÍREZ y que, por tal razón, la solicitud de registro de la marca BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa) se encuentra incursa dentro de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Como consecuencia de lo anterior niega el registro de la marca argumentando lo siguiente:

      ‘La expresión FRESH SUGAR FREE, complemento de la solicitud, no posee la distintividad suficiente para hacer del pretendido signo una entidad marcaria autónoma y fácilmente diferenciable del registro vigente; entre otras cosas, porque es una frase de carácter estrictamente descriptiva y que obra como calificativo del vocablo BRONCOLIN. En tales circunstancias, el registro solicitado induce abiertamente al consumidor a considerar que los productos ofrecidos provienen de la sociedad titular del registro marcario BRONCOLINCOLN’.

      Resulta bastante apresurado y a la vez errado el considerando comentado, pues no se hizo un examen minucioso, ni se aplicaron correctamente las reglas de comparación o de cotejo de signos similares”.

      – “Las expresiones FRESH SUGAR FREE sí imprimen la suficiente distintividad frente al signo registrado al ser expresiones predominantes y esenciales dentro de la marca, adicionalmente una vez más se reitera que mi representada es titular de la marca BRONCOLIN HERBAL (denominativa) por lo que el argumento de que las expresiones FRESH SUGAR FREE no le imprimen la suficiente distintividad carecen de todo fundamento”.

      – “En el aspecto conceptual encontramos que ambas marcas son de fantasía al carecer de contenido semántico exacto dentro de nuestro idioma, sin embargo, sus distintas desinencias permiten que los consumidores las relacionen a conceptos e ideas totalmente diferentes, aun cuando su encabezado sea similar en atención a los mismos beneficios que ofrecen para los bronquios y vías respiratorias”.

      – “Resulta normal en el mercado encontrar signos que distinguen esta clase especial de productos (Clase 05) con raíces o terminaciones en común, pues suele emplearse algún vocablo que haga referencia al principio o sustancia activa que componga al fármaco o medicamento, o se emplea la raíz del órgano hacia el cual va dirigido el respectivo producto. Supuesto que también se aplica al presente caso, puesto que los signos en conflicto distinguen medicamentos creados con destino al mismo órgano: los bronquios, lo que a su vez explica los numerosos registros que existen en la Clase 05 Internacional empleando la expresión BRONCO.

   4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contestó la demanda y manifestó lo siguiente:

      – “La marca solicitada, BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE (denominativa), reproduce, casi en su totalidad, el elemento denominativo de la marca registrada BRONCOLINCOLN (denominativa) de suerte que las hace muy semejantes...