PROCESO 70-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 70-IP-2012

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 literales a) y b), 136 literales a) y h), 224 y 226 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 225, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 174-2007. Actor: MCDONALD´S CORPORATION. Marca: MC KEBAB (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los doce días del mes de septiembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de agosto de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: MCDONALD´S CORPORATION.

   Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

   Tercero Interesado: JOHANNA DE SOUZA – FERREIRA FINSETH.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La señora JOHANNA DE SOUZA-FERREIRA FINSETH, solicitó el 30 de noviembre de 2001 el registro como marca del signo mixto MC KEBAB, para amparar servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicado el extracto en el Diario Oficial “El Peruano”, la sociedad MCDONALD´S CORPORATION formuló oposición con base en su marca mixta McDONALD´S registrada en Perú bajo el Certificado No. 2957, para amparar servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. También argumentó ser titular de diversas marcas en las clases 29, 30, 31, 32 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, relacionadas con su marca mixta McDONALD´S.

   3. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 8006-2002/OSD-INDECOPI de 23 de julio de 2002, resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro solicitado.

   4. La sociedad McDONALD´S CORPORATION interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante la Resolución No. 0173-2003/TPI-INDECOPI de 17 de febrero de 2003, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

   6. La sociedad McDONALD´S CORPORATION presentó demanda contenciosa administrativa en relación con los anteriores actos administrativos.

   7. La Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución No 13 de 31 de marzo de 2006, declaró infundada la demanda.

   8. La sociedad McDONALD´S CORPORATION presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   9. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de siete de marzo de 2008, declaró nula la sentencia de 31 de marzo de 2006 y nulo todo lo actuado en el proceso.

   10. La sociedad McDONALD´S CORPORATION interpuso recurso de casación contra la sentencia mencionada anteriormente.

   11. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 11 de septiembre de 2008, declaró fundado el recurso de casación y, en consecuencia, nula la sentencia de siete de marzo de 2008; dispuso que la Sala de Origen expida nuevo fallo

   12. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 15 de junio de 2009, confirmó la sentencia de primera instancia.

   13. La sociedad McDONALD´S CORPORATION interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia. Se argumentó en la falta de solicitud de la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   14. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 23 de septiembre de 2010, declaró fundado el recurso de casación y, en consecuencia, nula la sentencia de 15 de junio de 2009; ordenó que la Sala Civil Transitoria expida una nueva sentencia.

   15. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

       La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que la sociedad McDONALD´S CORPORATION es titular de la familia de marcas caracterizada por el apellido MC. Si se introduce en el mercado una marca con dicha partícula, el público considerará que los servicios que ampara tienen el mismo origen empresarial. Esto es un hecho reconocido por diversos tribunales alrededor del mundo.

   2. Afirma, que el signo solicitado para registro podría generar riesgo de confusión directa e indirecta, así como riesgo de asociación en el público consumidor.

   3. Sostiene, que en la Resolución No. 0173-2003/TPI-INDECOPI, se reconoce como cierto la notoriedad de la marca McDONALD´S, así como la reproducción parcial de esta marca por el signo mixto MC KEBAB.

   4. Agrega, que el signo solicitado es confundible con la marca notoria McDONALD´S y con la familia de marcas caracterizada por el apellido MC.

   5. Argumenta, que todos los productos y servicios de los signos en conflicto se encuentran vinculados entre sí.

   6. Indica, que el término KEBAB es descriptivo de los servicios amparados, ya que significa brocheta y el servicio consiste en el expendio de brochetas.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte del INDECOPI.

      • Sostiene, que no se conforma una familia de marcas, ya que existen marcas registradas a favor de otros titulares que contienen las partículas MC o MAC. Es un término común en las clases 29 y 30. Analizando el comportamiento en la clase 42, se determinó que lo constante es la palabra MACDONALD´S. Por lo tanto, no se puede establecer que exista una familia de marcas.

      • Manifiesta, que el signo solicitado no constituye reproducción, imitación, traducción, transcripción, y transliteración de la marca notoria MCDONALD´S.

      • Indica, que como el término MC podría considerarse como una transcripción parcial de algunos elementos de la marca McDONALD´S, se procedió a analizar la existencia de riesgo de confusión o asociación con la marca notoria.

      • Agrega, que como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina aún no se ha referido sobre el tema, se analizará la figura del riesgo de asociación dentro de la de riesgo de confusión, asimilándola a la figura de riesgo de confusión indirecta.

      • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual.

      • Argumenta, que el prefijo Mc es originario del idioma inglés, cuyo significado es “hijo de” y es utilizado en nombres patronímicos escoceses e irlandeses. Agrega que el sustantivo al que se refiere Mc cuenta con cierto renombre o categoría.

      • Indica, que los signos en conflicto operan como signos de fantasía.

      • Arguye, que KEBAB es una palabra en inglés cuyo significado en español es brocheta, pero que no es frecuente para el consumidor medio peruano.

      • Afirma, que aunque existe conexión competitiva entre los signos en conflicto, sus diferencias no inducirían al público consumidor a confusión directa e indirecta.

      • Arguye, que con el signo solicitado no se presenta aprovechamiento injusto del prestigio ajeno ni riesgo de dilución de la marca notoria.

   2. Por parte de la señora JOHANNA DE SOUZA – FERREIRA FINSETH.

      Mediante Resolución No. 05 de 3 de diciembre de 2003 la Sala declaró rebelde a la señora JOHANNA DE SOUZA – FERREIRA FINSETH.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   La Corte Consultante solicita la interpretación de los artículos 134, 136 literales a) y h), 224 y 226 de la Decisión 486.

   Se interpretarán los artículos solicitados, restringiendo la interpretación del artículo 134 a sus literales a) y b). De oficio, se interpretarán los siguientes artículos: 225, 228 y 229 de la Decisión 486.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

h) constituyan una...