PROCESO 82-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 82-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a), 136 literal a), 147, 165, 168, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: Sociedad KELLOGG COMPANY.

Marca: “TONY” (denominativa).

Expediente Interno N° 1306-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a veintisiete (27) de agosto del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de dieciocho (18) de julio de 2012.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad KELLOGG COMPANY.

   La parte demandada la constituyen: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), EL PROCURADOR DE LA REPÚBLICA ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS y la sociedad AMAY COMMERCIAL INC.

2. Actos demandados

   La sociedad KELLOGG COMPANY solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución Administrativa:

   - Nº 366-2007/TPI-INDECOPI de 20 de febrero de 2007, a través de la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió revocar la Resolución Nº 15243-2006/OSD-INDECOPI de 18 de septiembre de 2006; y, en consecuencia, denegar el registro del signo “TONY” solicitado en el expediente No. 244746-2005 por la sociedad KELLOGG COMPANY, y otorgar el registro del signo “TONY” solicitado en el expediente No. 234110-2005 por la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. para distinguir cereales confitados y todo producto de confitería de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 28 de febrero de 2005, la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. solicitó, en el expediente No. 234110-2005, el registro del signo “TONY” (denominativo), para distinguir chocolates, caramelos, cereales confitados y todo tipo de confitería, comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial El Peruano, el 9 de junio de 2005, la sociedad KELLOGG COMPANY presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de sus marcas “TIGRE TONY” y logotipo, registradas en Colombia y “TONY”, registrada en Venezuela, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional.

      - El 9 de junio de 2005, la sociedad KELLOGG COMPANY solicitó, en el expediente No. 244746-2005, el registro del signo “TONY” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 1 de julio de 2005, la sociedad KELLOGG COMPANY invoca el derecho preferente a obtener el registro de la marca “TONY” respecto a la clase 30, al haberse obtenido parcialmente la cancelación de los derechos de AMAY COMMERCIAL INC. sobre la marca “TONY”[1].

      - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial El Peruano, el 14 de julio de 2005, la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca “TONY”, para distinguir caramelos, galletas, chocolatería, confitería, bombones y dulces, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional.

      - El 16 de agosto de 2005, la Oficina de Signos Distintivos dispuso acumular el expediente No. 244746-2005 al No. 234110-2005.

      - El 7 de noviembre de 2005, la sociedad KELLOGG COMPANY excluyó toda referencia a productos de confitería y especialmente caramelos de su solicitud de registro.

      - El 18 de septiembre de 2006, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 15243-2006/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró, en el expediente No. 244746-2005, infundada la oposición formulada por la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. y, en consecuencia, concedió el registro del signo solicitado por la sociedad KELLOGG COMPANY. En relación al expediente No. 234110-2005, declaró improcedente la solicitud de registro presentada por la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. y, en consecuencia, estableció que carece de fundamento pronunciarse sobre la oposición formulada por la sociedad KELLOGG COMPANY.

      - El 18 de octubre de 2006, la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.

      - El 20 de febrero de 2007, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 366-2007/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió revocar la Resolución Nº 15243-2006/OSD-INDECOPI de 18 de septiembre de 2006; y, en consecuencia, denegar el registro del signo “TONY” solicitado en el expediente No. 244746-2005 por la sociedad KELLOGG COMPANY, y otorgar el registro del signo “TONY” solicitado en el expediente No. 234110-2005 por la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. para distinguir cereales confitados y todo producto de confitería de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

      - La sociedad KELLOGG COMPANY interpuso demanda contencioso administrativa, por la cual impugnó la resolución administrativa Nº 366-2007/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió revocar la Resolución Nº 15243-2006/OSD-INDECOPI de 18 de septiembre de 2006; y, en consecuencia, denegar el registro del signo “TONY” solicitado en el expediente No. 244746-2005 por la sociedad KELLOGG COMPANY, y otorgar el registro del signo “TONY” solicitado en el expediente No. 234110-2005 por la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. para distinguir cereales confitados y todo producto de confitería de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.

      - El 23 de mayo de 2008, el Ministerio Público, Tercera Fiscalía Superior Civil de Lima, emitió el DICTAMEN Nº 173-2007, el cual es de la opinión que se declare infundada la demanda.

      - El 15 de agosto de 2008, la Tercera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo expidió la Resolución No. 14 a través de la cual declaró INFUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por la sociedad KELLOGG COMPANY.

      - El 23 de diciembre de 2008, la sociedad KELLOGG COMPANY interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 15 de agosto de 2008.

      - El 18 de diciembre de 2009, el Ministerio Público, Fiscalía Suprema en lo Civil, emitió el DICTAMEN Nº 592-2009-MP-FN-FSC, el cual es de la opinión que se declare infundada la demanda.

      - El 23 de julio de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual revocó la sentencia apelada, declararon improcedente la pretensión principal y fundada la demanda respecto de la declaración de invalidez de la Resolución No. 0366-2007/TPI-INDECOPI.

      - El 26 de octubre de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 23 de julio de 2010.

      - El 9 de noviembre de 2010, la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 23 de julio de 2010.

      - El 21 de noviembre de 2011, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 1306-2011 - LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto y mandó remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      - El 30 de mayo de 2012, la Presidenta (e) de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 05-2012-SCS-CS, solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal h) la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad KELLOGG COMPANY, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Derecho preferente de Kellogg Company al registro de la marca TONY no es un hecho controvertido. Este derecho lo obtuvo Kellogg Company al solicitar y obtener la cancelación por falta de uso de la marca TONY (…) registrado a nombre de Amay Commercial Inc. La marca TONY (…) estuvo registrada para distinguir caramelos, galletas, chocolatería, confitería, bombones y dulces, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Que Amay Commercial Inc, no usa la marca citada para distinguir los productos antes citados, se restringiría a sólo ‘caramelos y chocolatería’”.

      - “No existe confusión entre la marca TONY de Kellogg Company y la marca TONY (…) de Amay Commercial Inc. (…) para que exista confusión entre marcas, es necesario que exista conexión competitiva”.

      - “La marca de Amay Commercial Inc. distingue únicamente caramelos, chocolatería, mientras que la marca solicitada por Kellogg Company (y que ésta tiene registrada como marca en Colombia y Venezuela, entre otros países), distingue café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza...