PROCESO 09-IP-2011

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 09-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Interpretación de oficio del artículo 82 literales d) y e) de la misma Decisión, del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.

Marca: “COCINA FAMILIA ULTRA 2 EN 1” (denominativa).

Expediente Interno N° 12427-ST.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho (8) días del mes de abril del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de dieciséis (16) de marzo de 2011.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación adjuntada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes

    La parte demandante es: la sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. (antes KIMBERLY CLARK CORPORATION).

    La parte demandada la constituye: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL; DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; Y, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

    El Tercero Interesado es: la sociedad PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. (antes PRODUCTOS FAMILIA DEL ECUADOR S.A. FAMIPRODUCT).

  3. Actos demandados

    La sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. plantea que se declare la nulidad del registro de la marca “COCINA FAMILIA ULTRA 2 EN 1” (denominativa) concedida a través de la siguiente resolución administrativa:

    - No. 979695 de 11 de diciembre de 2001, por la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial decidió rechazar la oposición presentada por la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION; y, conceder, en consecuencia, el registro del signo “COCINA FAMILIA ULTRA 2 EN 1” (denominativo) a favor de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.

  4. Hechos relevantes

    1. Los hechos:

      - El 30 de noviembre de 2000, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA DEL ECUADOR S.A. FAMIPRODUCT solicitó el registro del signo “COCINA FAMILIA ULTRA 2 EN 1” (denominativo), para distinguir los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 3 de abril de 2001, la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION presentó oposición en contra de la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca “FAMILIA” (denominativa) para distinguir los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 10 de mayo de 2001, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA DEL ECUADOR S.A. FAMIPRODUCT presentó la solicitud de cambio de nombre a favor de PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.

      - El 11 de diciembre de 2001, el Director Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 979695, a través de la cual decidió rechazar la oposición presentada por la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION; y, conceder, en consecuencia, el registro del signo “COCINA FAMILIA ULTRA 2 EN 1” (denominativo) a favor de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.

    2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. (antes KIMBERLY CLARK CORPORATION) en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, al momento de realizar el examen de registrabilidad, no tuvo presente que la solicitud de registro de la marca COCINA FAMILIA ULTRA 2 EN 1, de PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A., para la clase internacional No. 16, no era susceptible de registro por carecer de fuerza distintiva, al existir una marca idéntica previamente registrada para la misma clase internacional, cual es el caso de la marca ‘FAMILIA’ de propiedad de mi representada (…)”.

      - “(…) qué distintividad podía haber en el signo COCINA FAMILIA ULTRA 2 EN 1 solicitado por PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. si este (sic) es igual a la marca FAMILIA anteriormente registrada por SCOTT PAPER COMPANY[1], tanto más que estaba destinado a proteger productos comprendidos en la misma clase internacional No. 16 (…)”.

      - “La marca COCINA FAMILIA ULTRA 2 EN 1 cuyo titular es PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. (…) es un signo denominativo, es decir está conformado solamente por palabras COCINA y ULTRA por tratarse de términos descriptivos no pueden ser registrados como marcas por tener estrecha relación con los productos que se pretende proteger, lo mismo sucede con 2 EN 1 en tanto expresa una característica del producto”.

      c) Contestaciones a la demanda

      El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), en su contestación a la demanda deduce las siguientes excepciones:

      - “NIEGO, PURA, SIMPLE Y LLANAMENTE los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada”.

      - “ALEGO EXPRESAMENTE LA LEGITIMIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades en la Ley de la materia”.

      - “IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora”.

      - “IMPUGNO desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente”.

      - “LEGALIDAD Y TOTAL VALIDEZ DEL TITULO No. 16381-02 emitido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, por estar ajustado a derecho”.

      - “Se reproduzca todo lo que de autos me fuere favorable (…)”.

      El Director Nacional de Patrocinio encargado, delegado del Procurador General del Estado, en su contestación a la demanda expresa lo siguiente:

      - “Para recibir notificaciones que me corresponden, señalo la casilla judicial No. 1200, asignada a la Procuraduría General del Estado”.

      No obra en el expediente contestación a la demanda por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador.

    3. Tercero interesado

      La sociedad PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. (antes PRODUCTOS FAMILIA DEL ECUADOR S.A. FAMIPRODUCT) considerada Tercero Interesado dentro del proceso, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “PRODUCTOS FAMILIA S.A. utiliza la marca FAMILIA como su identificativo corporativo y distingue con ella, desde hace muchos años, toda una gama de productos tales como servilletas de papel, papel higiénico, papel facial, toallas de papel, entre otros. El grupo Familia ha logrado un gran posicionamiento en el mercado y un gran reconocimiento en el consumidor de su marca líder FAMILIA”.

      - “(…) se evidencia que la marca FAMILIA de PRODUCTOS FAMILIA S.A. era ampliamente usada y reconocida en el mercado ecuatoriano al momento de solicitarse y concederse el registro de la marca COCINA FAMILIA ULTRA 2 EN 1 y que había adquirido extensa aptitud distintiva respecto de los productos que distingue (…)”.

      - “PRODUCTOS FAMILIA S.A. ha creado y generado una familia de marcas que se derivan de la palabra ‘FAMILIA’ y, por lo tanto, el hecho de que se haya concedido el registro de la marca COCINA FAMILIA ULTRA 2 EN 1, deriva justamente de su prioridad sobre marcas anteriormente registradas que protegen productos idénticos. El nuevo registro en la clase internacional No. 16, es una simple extensión del derecho previamente adquirido por mis representadas”.

      - “El registro de la marca FAMILIA, (…) de propiedad de Kimberly Clark Worldwide Inc. nunca ha sido usado debidamente, hecho que ha motivado que el Comité de Propiedad Intelectual (…) haya resuelto en primera instancia su cancelación por falta de uso (…)”.

      CONSIDERANDO:

  5. Competencia del Tribunal.

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

    Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 16 de marzo de 2011.

  6. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas.

    La Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literal a) y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 134, 135 literales b), i) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    No obstante lo anterior, el Tribunal considera que procede únicamente la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “COCINA FAMILIA ULTRA 2 EN 1” (denominativo), fue presentada el 30 de noviembre de 2000, en vigencia de la Decisión 344 mencionada. En tal virtud, de acuerdo a lo solicitado por la consultante, se interpretarán los artículos 81, 83 literal a) y 113 de la Decisión 344.

    Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el...

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