PROCESO 121-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 121-IP-2009

Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a), d) y h); y, 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; de oficio, se interpretarán los artículos 134, 172, 258 y 259 de la mencionada Decisión; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Marca: “ALIV RUB McK” (mixta). Expediente Interno: Nº 2006 – 00085.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de enero del año dos mil diez.

VISTOS:

El Oficio Nº 1612, de 10 de septiembre de 2009, recibido en este Tribunal el 22 de septiembre de 2009, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a), d) y h); y, 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2006 - 00085.

1. Las partes

   Demandante: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.

   Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.

   Tercero Interesado: TECNOQUÍMICAS S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes:

   El 25 de junio de 2003, TECNOQUÍMICAS S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo “ALIV RUB McK y Diseño”, para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

   El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la Resolución Nº 3447, de 2004, por medio de la cual concedió el registro del signo “ALIV RUB McK y Diseño” (mixto), la cual no fue objeto de recurso alguno en la vía gubernativa.

3. Fundamentos de la Demanda:

   THE PROCTER & GAMBLE COMPANY sostiene que se violó el artículo 136, literales a), d) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de una marca que es similarmente confundible con otra previamente registrada.

   La marca “ALIV RUB McK y Diseño” no cumple con el principio de distintividad relativa o de diferenciación, respecto de la marca “VICK VAPORUB & DISEÑO”, en la medida que no permite al público consumidor establecer una diferencia entre la marca originalmente registrada y la marca semejante a ésta, posteriormente solicitada.

   Destaca que los signos en comparación comparten la misma disposición de los colores azul y una figura superior de color verde, dentro de la que se enmarca el texto en letras blancas. Igualmente, ambos signos presentan un similar tipo de letra y color en las denominaciones VICK VAPORUB y ALIV RUB, que además comparten la misma desinencia “RUB”.

   La concesión del registro de la marca “ALIV RUB & DISEÑO”, origina un riesgo de confusión y/o de asociación, por ser aplicado en un producto idéntico y de igual manera a la forma como se usa el mismo identificado con la marca “VICK VAPORUB & DISEÑO” registrada con anterioridad.

   Entre TECNOQUÍMICAS S.A., actual distribuidora de la marca ““ALIV RUB & DISEÑO” y los cedentes de los derechos sobre la marca “VICK VAPORUB & DISEÑO” en Colombia, existió una relación contractual en la cual TECNOQUÍMICAS S.A., fue licenciataria para la comercialización del producto “VICK VAPORUB & DISEÑO” durante varias décadas, lo que le permitió conocer el mercado y condiciones de comercialización del producto así como el esfuerzo comercial que ha implicado el posicionamiento de la marca y presentación comercial del producto.

   Expresa que se viola el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por considerar que el registro del signo “ALIV RUB & DISEÑO” fue obtenido de mala fe y con el fin de perpetrar actos de competencia desleal como desviación de clientela, confusión, imitación y explotación de reputación ajena por parte de la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A.

   TECNOQUÍMICAS S.A. solicitó el registro del signo “ALIV RUB & DISEÑO”, pretendiendo revestir de aparente legalidad actos tendientes a explotar comercialmente, para su propio beneficio, los resultados del esfuerzo comercial de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY que ha invertido en la comercialización y explotación de su marca “VICK VAPORUB & DISEÑO”, ignorando de esta forma el principio de buena fe que debe observar la conducta de todo comerciante frente a los demás participantes del mercado.

4. Contestación de la Demanda:

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda fundamentando lo siguiente:

   Entre las marcas enfrentadas “VICK VAPORUB” (mixta) Clase 05 registrada y “ALIV RUB Mck” (mixta) Clase 05 solicitada, en las cuales predomina indudablemente el elemento denominativo, no arroja confusión, pues no presentan similitudes ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden ortográfico, gráfico y fonético suficientemente distintivos.

   Desde el punto de vista de la distintividad, la expresión “ALIV RUB Mck” para distinguir productos comprendidos en la Clase 05, a contrario de lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva, ya que las expresiones comparadas son distintivas entre sí y, en consecuencia, no conllevan al público consumidor a riesgo de confusión.

   Al efectuar el análisis de la estructura de la palabra se puede concluir que la marca solicitada está estructurada por diez letras cuya composición es diferente respecto a la marca opositora, la cual le da la suficiente distintividad, desde el punto de vista de un cotejo visual. Así, queda claro que estas dos marcas pueden coexistir de forma pacífica en el mercado.

   La parte demandante The Procter & Gamble Company no presentó en la vía gubernativa ninguna prueba oportuna de la notoriedad de la marca “VICK VAPORUB”, no probándose los presupuestos para la aplicación de la causal establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

   Como tercero interesado contestó la demanda TECNOQUÍMICAS S.A., de la siguiente manera:

   El hecho que la marca “VICK VAPORUB” se encuentre primero en el tiempo en relación con la marca “ALIV RUB McK”, no es suficiente para que de ello se derive la supuesta identidad o semejanza entre los signos, pues el factor temporal debe ir ligado justamente a que, en efecto, haya identidad o semejanza entre los productos y los signos confrontados.

   De manera que por el simple hecho que las dos marcas se encuentren en una misma Clase, identificando los mismos productos, no se puede concluir que haya identidad o semejanza y que por tanto haya lugar a riesgo de confusión en el público consumidor.

   Entre las marcas enfrentadas no hay identidad, puesto que en su conjunto la parte denominativa y la gráfica tienen diferencias de tal magnitud que desvirtúan la supuesta semejanza que le atribuye el actor.

   Desde el punto de vista denominativo, la única expresión que tienen en común las dos marcas es la partícula RUB, la cual resulta de común denominación en productos de la Clase 05, por dos razones: una, por tratarse del prefijo de la expresión Rubefaciente; y dos, por el significado de la expresión en inglés de dicha palabra, la cual traducida al español sería “presionar hacia abajo repetidamente en forma circular o en movimientos para adelante y para atrás”.

   Esta expresión es una palabra de común utilización para identificar marcas de la Clase 05, así lo ha entendido la Superintendencia de Industria y Comercio, que ha concedido el registro a varios titulares, pues varias marcas tienen el registro de la partícula “Rub”. En conclusión, por ser la partícula Rub una expresión débil, común o usual, es que puede ser usado por varios de los titulares de marcas en la Clase 05.

   ALIV RUB es el titular del registro de la marca “McK”, lo que desvirtúa cualquier eventual confusión que se pretenda alegar, en razón del origen empresarial que en el presente caso se encuentra plenamente determinado.

   El actor afirma que TECNOQUÍMICAS ha actuado de mala fe al obtener el registro de la marca “ALIV RUB McK”, con esta afirmación se pretende desconocer de manera arbitraria el posicionamiento de los productos McK en el mercado nacional. TECNOQUÍMICAS realiza actos de comercio avalados por derechos marcarios que le han sido otorgados de manera legal por parte de la autoridad competente.

4. Normas a ser interpretadas:

   Procede la Interpretación Prejudicial solicitada de los artículos 136 literales a), d) y h); y, 137 de la Decisión 486. De oficio, se interpretarán, adicionalmente, los artículos 134, 172, 258 y 259 de la mencionada Decisión.

   Los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   c) los sonidos y los olores;

   d) las letras y los números;

   e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

   f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

   g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de...