PROCESO 78-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 78-IP-2009

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Consultante, del artículo 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 154, 155, literal d), 190, 191, 192, 193, 238, 243 y 244 de la misma normativa, así como los artículos 122 y 123 de la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, expedida por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República de Bolivia. Expediente Interno Nº 452/2008. Actor: Sociedad HARD ROCK CAFÉ S.R.L. Caso: INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República de Bolivia.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 28 de agosto de 2009, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: SOCIEDAD HARD ROCK CAFÉ S.R.L.

   Demandado: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL – SENAPI, DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA.

   Tercera Interesada: SOCIEDAD HARD ROCK CAFÉ LIMITED.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad HARD ROCK CAFÉ LIMITED, es titular de las siguientes marcas en Bolivia:

      • Marca mixta HARD ROCK BEER, registrada bajo el certificado No. 50804-C y para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Marca mixta HARD ROCK, registrada bajo el certificado No. 50894-C y para amparar servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Marca denominativa HARD ROCK BEER, registrada bajo el certificado No. 89633-C y para amparar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Marca mixta HARD ROCK CAFÉ, registrada bajo el certificado No. 50893-C y para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. La sociedad HARD ROCK CAFÉ S.R.L., el 14 de febrero de 2007 en la ciudad de La Paz, Bolivia, inauguró un bar restaurante llamado HARD ROCK CAFÉ BOLIVIA.

   3. La sociedad HARD ROCK CAFÉ LIMITED, ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, presentó denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial contra la sociedad HARD ROCK CAFÉ S.R.L.

   4. La Dirección Jurídica del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, mediante Resolución Administrativa No. 004/2007 de 29 de agosto de 2007, resolvió declarar probada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial.

   5. La sociedad HARD ROCK CAFÉ S.R.L., presentó recurso de revocatoria contra el anterior acto administrativo.

   6. La Dirección Jurídica del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, mediante Resolución Administrativa No. R-005/2007 de 19 de octubre de 2007, resolvió rechazar el recurso presentado y confirmar el acto impugnado.

   7. La sociedad HARD ROCK CAFÉ S.R.L., presentó recurso jerárquico contra el anterior acto administrativo.

   8. La Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, mediante Resolución Administrativa No. J-015/2008 de 2 de abril de 2008, resolvió rechazar el recurso presentado y confirmar el acto impugnado.

   9. La sociedad HARD ROCK CAFÉ S.R.L., interpuso ante la Corte Suprema de la República de Bolivia, demanda contencioso administrativa en relación con los tres actos administrativos mencionados.

      B. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La sociedad demandante soporta su demanda en los siguientes argumentos:

   1. Sostiene, que se están tramitando dos procesos de cancelación por no uso de la marca HARD ROCK CAFÉ. Agrega, que primero se debieron evacuar dichos procesos y, posteriormente, resolver el de infracción de derechos marcarios, ya que si prosperan los primeros, este último no tendría sustento.

   2. Aduce, que la cancelación de una marca por no uso es un medio de defensa en todo tipo de procesos, incluyendo en los de infracción de propiedad industrial.

   3. Manifiesta, que la sociedad HARD ROCK CAFÉ S.R.L., es propietaria del nombre comercial HARD ROCK CAFÉ y, por lo tanto, no se están vulnerando derechos marcarios.

   4. Agrega, que las marcas de HARD ROCK CAFÉ no se usan en el mercado Boliviano y, por lo tanto, se está protegiendo a una empresa que no tiene interés en dicho mercado.

      C. La contestación de la demanda.

   1. Por parte del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.

      1. Argumenta, que la cancelación de una marca por no uso, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, sólo se puede utilizar como defensa en un procedimiento de oposición con base en la marca no usada. Por lo tanto, no es posible plantearla como defensa en un proceso de infracción de derechos marcarios.

      2. Sostiene, que la sociedad HARD ROCK CAFÉ LIMITED, de conformidad con el artículo 238 de la Decisión 486, tiene legitimación para entablar un procedimiento de infracción de derechos de propiedad industrial, ya que es titular de las marcas HARD ROCK CAFÉ y HARD ROCK BEER.

      3. Aduce, que mientras una marca registrada no sea cancelada mediante una resolución en firme, es protegible por el derecho de propiedad industrial.

      4. Manifiesta, que no puede haber litispendencia entre el procedimiento de cancelación por no uso y el de infracción de derechos de propiedad industrial.

   2. Por parte de la Tercera Interesada en las resultas del proceso.

      De los documentos remitidos por el juez consultante, no se puede establecer si la sociedad HARD ROCK CAFÉ LIMITED compareció al proceso como tercero interesado en las resultas del proceso.

      iV. Competencia del Tribunal.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   La norma cuya interpretación se solicita y que será objeto de interpretación es el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No obstante lo anterior, el Tribunal interpretará, de oficio, las siguientes normas: artículos 154, 155, literal d), 190, 191, 192, 193, 238, 243 y 244, de la misma normativa.

   Asimismo, se interpretarán los artículos 122 y 123 de la Decisión 500 (Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 500. Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Artículo 122

Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso

.

Artículo 123

De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal

.

(…)

Decisión 486

(…)

Artículo 154

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente

.

Artículo 155

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

(…)

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión

;

(…)

Artículo 165

a oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales...