PROCESO 131-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 131-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 136 literal h), 146, 224, 225, 226, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 01401-2012-0-1801-JR-CA-09. Actor: ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE CV. Marca denominativa: RADIOMAR CLARO!

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y dos días del mes de enero del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio N° 1401-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 3 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el 4 de septiembre de 2014, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 01401-2012-0-1801-JR-CA-09.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 01 de octubre de 2014.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE CV.

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

   Tercero interesado: CORPORACIÓN RADIAL DEL PERÚ S.A.C.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad CORPORACIÓN RADIAL DEL PERÚ S.A.C., solicitó el 18 de mayo de 2009, el registro como marca del signo denominativo RADIOMAR CLARO!, para amparar servicios de telecomunicaciones de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicada la solicitud, la sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. de R.L. de C.V., presentó oposición argumentando que es titular en Perú de más de 200 marcas conformadas con el término CLARO. Centró su oposición en las siguientes:

      – Marca denominativa CLARO, registrada en Perú bajo el certificado No. 41110, para amparar servicios de telecomunicaciones dentro de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – Marca mixta CLARO, registrada en Perú bajo el certificado No. 41116, para amparar servicios de telecomunicaciones dentro de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

      Argumentó ser titular de una familia de marcas cuyo elemento primordial es la palabra CLARO.

   3. El 3 de marzo de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 0535-2010/CSD-INDECOPI, declaró fundada la oposición presentada y denegó el registro solicitado.

   4. El 31 de marzo de 2010, la sociedad CORPORACIÓN RADIAL DEL PERÚ S.A.C., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. El 2 de diciembre de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 2630-2011/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución impugnada, concediendo el registro solicitado.

   6. La sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. de R.L. de C.V., interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución.

   7. El Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 28 de mayo de 2013, declaró infundada la demanda.

   8. El 14 de junio de 2013, la sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA

      El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   10. Manifiesta, que las marcas CLARO son notoriamente conocidas en la República del Perú. Tienen una protección ampliada debido a su alta notoriedad. Además el INDECOPI formalmente le ha reconocido dicha calidad.

   11. Expresa, que las pruebas presentadas acreditan dicha notoriedad. El registro ocasionaría un aprovechamiento injusto de la reputación y dilución de las marcas CLARO.

   12. Sostiene, que el público consumidor podría pensar que CLARO está incursionando en el mercado asociándose con la marca RADIOMAR. Los signos en conflicto son altamente confundibles.

   13. Agrega, que no puede sustentar su decisión en la existencia de la marca HABLEMOS CLARO, ya que la misma no se usa y es objeto de una acción de cancelación.

   14. Sostiene, que el INDECOPI ya había denegado el registro solicitado tres años atrás, precisamente por considerarlo confundible con las marcas CLARO.

       3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

       Por parte del INDECOPI.

   15. Indica, que los signos en conflicto no son confundibles en sus aspectos gráfico, fonético o conceptual.

   16. Argumenta, que como no se acreditó el riesgo de confusión, dilución o aprovechamiento indebido del prestigio ajeno, no es procedente la protección de una marca notoriamente conocida. Además, el argumento de la notoriedad no se esgrimió en la oposición y, por lo tanto, en relación con el principio de congruencia no es pertinente en sede judicial.

   17. Sostiene, que el hecho de que se tenga una familia de marcas compuesta por la marca CLARO, no genera un riesgo de confusión automático en relación con el signo solicitado para registro.

   18. La palabra CLARO forma parte de una pluralidad de marcas inscritas. Por lo tanto, ninguna persona tiene exclusividad sobre dicho término.

   19. Agrega, que el hecho de que la marca HABLEMOS CLARO esté o no en uso es irrelevante.

   20. Expresa, que el INDECOPI hace un análisis para cada caso.

       Por parte de la sociedad CORPORACIÓN RADIAL DEL PERÚ S.A.C. (CRP).

   21. Argumenta, que los servicios que se prestan con las marcas en conflicto no son los mismos.

   22. Indica, que los signos en conflicto no son confundibles.

   23. Afirma, que la palabra CLARO es de uso común en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca HABLEMOS CLARO se encuentran registrada a favor de un tercero en dicha clase. Una acción de cancelación sobre dicha marca no afecta en nada la argumentación.

   24. Manifiesta, que la sociedad CRP cuenta con una familia de marcas cuyo elemento principal es RADIOMAR. Esto le genera distintividad al signo solicitado.

   25. Agrega, que un consumidor medio distinguiría claramente entre los signos en conflicto.

       4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

   26. El Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 28 de mayo de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que entre los signos en conflicto no existe confusión fonética, gráfica o conceptual.

       5. RECURSO DE APELACIÓN

   27. La sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. de R.L. de C.V., en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Agrega, que no se debe constatar la confusión sino el riesgo.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   28. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

       1- Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre signos con elementos idénticos o semejantes que distinguen servicios de la misma clase, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

   29. Se hará la Interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículo 134 literal a), 136 literal h), 146, 224, 225, 226, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   30. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

       DECISIÓN 486

       (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un...