PROCESO 083-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 83-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 155 literales a), d) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; de oficio de los artículos 154, 224, 226, 228, 229, 231, 232, 238, 241, 243, 244, 245, 246 y 247 de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia. Asunto: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Expediente Interno: 110013103018200800047 01

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 23 días del mes de septiembre del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia.

VISTOS:

Mediante Oficio SECQT14-479 de 7 de julio de 2014, recibido en este Tribunal el 8 de julio de 2014, a través de la Embajada de la República de Colombia en Ecuador se envió la solicitud de Interpretación Prejudicial del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a fin de resolver el Proceso Interno 110013103018200800047 01.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 25 de agosto de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el proceso interno:

   Demandante: Bartucci y Cía Ltda & Otros.

   Demandado: Seratto Ltda.

   1. Determinación de los hechos relevantes:

      1. Desde 1982, Bartucci y Cía Ltda & Otros viene realizando operaciones de importación y venta de calzado, artículos para el cuidado del calzado y, en general, de artículos en marroquinería identificándose con el signo “Bartucci” (mixto).

      2. El 19 de marzo de 1997 Bartucci y Cía Ltda & Otros obtuvo el registro de la marca “Bartucci” (mixta) para productos de la Clase 25 de la Clasificación de Niza. Posteriormente, el 29 de julio de 2004, le fueron concedidos los registros de la marca “Bartucci” (mixta) para productos de las Clases 3, 18 y 35 de la Clasificación de Niza.

      3. En Junio de 2006 se constituye una sociedad de responsabilidad limitada con la razón social Vertuchi Ltda., la que inició actividades de venta de calzado, identificando sus productos con el signo “Vertuchi”.

      4. El 17 de julio de 2006 fue remitida una comunicación al propietario del establecimiento de comercio de la sociedad Vertuchi Ltda., en la cual se le advertía que el uso del signo “Vertuchi” infringía los derechos de la marca registrada “Bartucci” (mixta).

      5. El 30 de agosto de 2006 el propietario modificó la razón social de “Vertuchi” Ltda. a Seratto Ltda., a pesar de lo cual se siguieron vendiendo zapatos con el signo “Vertuchi”.

      6. A partir del mes de junio de 2006 y hasta mayo de 2007, la sociedad Bartucci y Cía Ltda & Otros disminuyó ostensiblemente su promedio de ventas de calzado, lo que condujo al cierre de su local comercial el 28 de mayo de 2007.

      7. Los representantes de la sociedad Bartucci y Cía Ltda & Otros, Francisco Carlos Bartucci, Carla Olga Gisela Knoeppchen y Blanca Valeria Bartucci Knoeppchen, presentaron demanda ordinaria contra la sociedad Seratto Ltda. con el fin de que se declare: a) la notoriedad de la marca Bartucci; b) que la demandada ha infringido los derechos sobre la marca Bartucci; y, c) se condene a la parte demandada al pago del daño emergente y lucro cesante por el valor de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) y por daños morales ocasionados por la infracción al derecho de marca, la suma de cien millones de pesos ($ 100.000.000).

      8. En la demanda se solicitaron medidas cautelares consistentes en retirar y decomisar todos los artículos que utilicen el signo “Vertuchi”; la instalación de carteles en el local comercial de la parte demandada donde se distinga que los zapatos vendidos por Seratto Ltda. no tienen ninguna relación con la marca “Bartucci”; el ocultamiento del signo “Vertuchi” de la entrada del local comercial; la imposición de sanciones disciplinarias; y, finalmente, solicita capturar los libros de contabilidad y los registros manuales y digitales de la demandada.

      9. Se remitió la demanda al Juzgado 5 Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, el cual emitió su decisión el 31 de agosto de 2012, declarando la competencia desleal generada por la sociedad Seratto Ltda. y la condenó a pagar a favor del demandante el monto de $50.000.000 por concepto de daño emergente y lucro cesante. Esta sentencia se complementó mediante auto de 18 de septiembre de 2012, donde se declaró la notoriedad de la marca Bartucci y se resolvió además, que la parte demandada infringió los derechos sobre la marca registrada Bartucci (mixta).

      10. Las partes impugnaron la sentencia ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil. El Tribunal Superior como segunda instancia, anuló la decisión adoptada con el fin de dar trámite a la solicitud de interpretación prejudicial.

      11. El 12 de junio de 2014, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, libró exhorto al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que realice la Interpretación Prejudicial del artículo 155 literales a), d) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      12. Mediante Oficio SECQT14-479 de 7 de julio de 2014, recibido en este Tribunal el 8 de julio de 2014, a través de la Embajada de la República de Colombia en Ecuador se envió la solicitud de Interpretación Prejudicial del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a fin de resolver el Proceso Interno 110013103018200800047 01.

   2. Fundamentos de la demanda:

      La demandante Bartucci y Cía Ltda & Otros manifestó lo siguiente:

      13. Funda sus pretensiones en los artículos 151, 154, 155, literales a), d) y e) de la Decisión 486 y en los artículos 156, 224, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247 y 248 de la misma normativa.

      14. Sostiene que la marca “Bartucci” (mixta) ha alcanzado notoriedad dentro del sector de los vendedores de zapatos, por su alta calidad y condiciones estéticas.

      15. Argumenta que, el uso del signo “Vertuchi” de Seratto Ltda. infringe los derechos de la marca “Bartucci” (mixta).

      16. Sustenta que el uso del signo “Vertuchi” desprestigia a la marca “Bartucci”, por emplearse el mencionado signo para zapatos de menor precio, lo cual ha ocasionado perjuicios morales a la parte demandante.

      17. Manifiesta que la protección que se reclama judicialmente “no es por el uso del nombre comercial de la parte demandada, sino en contra del uso de la expresión “Vertuchi” que emplea para identificar bienes y servicios”.

   3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      La sociedad Seratto Ltda. contestó la demanda con fundamento en lo siguiente:

      18. Argumenta que, en aplicación de los artículos 238 y 152 de la Decisión 486, existe falta de legitimación en la causa, ya que en los certificados aportados en la demanda “los socios de la compañía Bartucci y Cía Ltda. no aparecen como titulares de la marca Bartucci” lo que les impide adelantar acciones en contra del presunto infractor.

      19. Manifiesta que, según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, el nombre “Vertucci” no es confundible con la marca mixta “Bartucci” porque “analizando la estructura visual de las marcas en conjunto y de manera sucesiva, no simultánea, y teniendo en cuenta que la única semejanza es fonética o auditiva, debe concluirse que no hay riesgo de confusión o asociación”.

      20. Sostiene que no se configura la infracción de que trata el artículo 155 literal e) de la Decisión 486, por lo que no se ha probado la notoriedad de la marca base de la demanda.

      21. Asegura que no existe culpa de la parte demandada porque al momento de constituir su sociedad, solicitó la certificación que fue expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá donde se deben referir nombres afines con sociedades existentes, y en este documento no se relacionó el nombre de la sociedad Bartucci y Cía Ltda & Otros. Por esta razón, se procedió a protocolizar los estatutos sociales y la escritura pública, que se registró el 23 de junio de 2006. Entonces, “no se vislumbra intención de aprovechamiento ilícito de esta marca o de la intención de generar confusión en el consumidor lo cual genera la improsperidad de la acción indemnizatoria reclamada por la demandante”.

      22. Indica que no existe relación de causalidad entre el daño alegado y la conducta de la demandada, ya que “el comportamiento comercial del centro comercial de la demandante, de un mes a otro que no son temporada, puede variar por causas que hasta ahora desconocemos”.

2. Competencia del Tribunal.

   23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con objeto de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas a ser interpretadas.

   24. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 155 literales a), d) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, además, se interpretarán de oficio los siguientes artículos: 154, 224, 226, 228, 229, 231, 232, 238, 241, 243, 244, 245, 246 y 247 de la misma normativa.

   25. A continuación, se insertan las normas a ser interpretadas:

       Decisión 486

       Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

       Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

       a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales...