173-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 173-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 25, 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 literal f) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 26 literal b), 34 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: Sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY.

Patente: “DERIVADOS DE EPOTILONA ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER U OTRAS ENFERMEDADES PROLIFERATIVAS”.

Expediente Interno Nº 2005-00346.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a once (11) de septiembre del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 14 de agosto de 2013, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de veintinueve (29) de agosto de 2013.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   Demandante: la sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

2. Actos demandados

   La sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 29819 de 30 de noviembre de 2004, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió negar el privilegio de patente de invención para “DERIVADOS DE EPOTILONA ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER U OTRAS ENFERMEDADES PROLIFERATIVAS”, solicitada por la sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY.

   - Resolución No. 12648 de 31 de mayo de 2005, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y decidió rechazar por extemporánea la modificación de la solicitud propuesta y confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 29819 de 30 de noviembre de 2004.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 7 de julio de 1998, la sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY presentó la solicitud de patente de invención titulada “DERIVADOS DE EPOTILONA ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER U OTRAS ENFERMEDADES PROLIFERATIVAS”.

      - Como resultado del examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado observaciones por parte de terceros.

      - Realizado el examen de patentabilidad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

      - El 24 de septiembre de 2004, el peticionario atendió el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Asimismo, allegó nuevo capítulo reivindicatorio, el cual no fue aceptado, porque, a opinión de la Superintendencia, no cumple con el requisito de la claridad de la invención.

      - El 30 de noviembre de 2004, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 29819, por medio de la cual resolvió negar el privilegio de patente de invención para “DERIVADOS DE EPOTILONA ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER U OTRAS ENFERMEDADES PROLIFERATIVAS”, solicitada por la sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY. Se fundamentó en que las reivindicaciones 1 a 3 no cumplen con los requisitos de novedad de la invención, y las reivindicaciones 4 a 6 están excluidas de patente por consistir en métodos terapéuticos para el tratamiento humano.

      - El 3 de enero de 2005, la sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución mencionada y presentó un nuevo capítulo reivindicatorio corregido.

      - El 31 de mayo de 2005, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 12648 por medio de la cual atendió el recurso de reposición interpuesto y decidió rechazar por extemporánea la modificación de la solicitud propuesta y confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 29819 de 30 de noviembre de 2004, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Escrito de demanda

      La sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) en lugar de requerir al solicitante para que éste se pronunciara sobre las nuevas objeciones, como lo permite el artículo 45 de la Decisión 486, la Superintendencia optó por fundamentar su examen en las reivindicaciones originales, haciendo, de esta forma, caso omiso de las modificaciones que mi poderdante radicó, estando dentro de la oportunidad para hacerlo (…)”.

      - “(…) Las objeciones de la Superintendencia frente al segundo capítulo reivindicatorio presentado por el solicitante, fueron totalmente diferentes, ya que, respecto de estas últimas, la Superintendencia manifestó falta de claridad, de concisión, de unidad inventiva, además de que, en opinión de la Superintendencia, el segundo capítulo reivindicatorio presentado no se encuentra enteramente sustentado por la descripción, lo que, en su opinión, contraría el artículo 25 de la normativa andina”.

      - “Como se evidencia, la Superintendencia, en la práctica, nunca confirió al solicitante la oportunidad para subsanar las nuevas objeciones invocadas frente al segundo capítulo reivindicatorio, como lo ordena el artículo 45 de la Decisión 486”.

      - “(…) las objeciones invocadas frente a las reivindicaciones iniciales eran totalmente distintas a aquellas que la Superintendencia invocó frente al segundo capítulo reivindicatorio, presentado el 24 de septiembre de 2004. Al tratarse de objeciones totalmente nuevas, era imperativo, si la Superintendencia había encontrado nuevas objeciones de patentabilidad en el nuevo capítulo reivindicatorio, que éstas fueron notificadas una vez más al solicitante, por tratarse de reivindicaciones nuevas, así como de objeciones totalmente diferentes a las iniciales. No obstante, inexplicablemente, la Superintendencia decidió fundamentar su decisión en el capítulo reivindicatorio inicial, como si mi poderdante no hubiera presentado la modificación del 24 de septiembre de 2004”.

      - “(…) en la Resolución 12648 de 21 de mayo de 2005, la Superintendencia rechazó nuevamente el tercer capítulo reivindicatorio que mi poderdante presentó con el recurso de reposición, el cual atendía las objeciones indicadas frente al segundo capítulo reivindicatorio. Llamo la atención sobre el hecho de que el recurso de reposición era la única oportunidad procesal con que mi poderdante contaba para sobrepasar las nuevas objeciones invocadas por la Superintendencia, frente al capítulo reivindicatorio presentado el 24 de septiembre de 2004”.

      - “Se equivoca la Superintendencia (…) al considerar que las reivindicaciones presentadas en la solicitud de patente respectiva, no son claras ni concisas, así como que no se encuentran enteramente sustentadas (…)”.

      - “(…) en vista de que ambos compuestos, tanto de la reivindicación 4 como de la reivindicación 5, comparten características estructurales y físico químicas comunes derivadas del compuesto de la reivindicación 1, el capítulo reivindicatorio sí posee la unidad de invención que requiere el artículo 25 de la Decisión 486 (…)”.

      - “De haber hecho correctamente el examen de patentabilidad en relación con los capítulos reivindicatorios del 24 de septiembre de 2003 y 3 de enero de 2004, la conclusión necesaria es que la invención, tal como se reivindicó en tales capítulos reivindicatorios, es patentable, por cumplir los requisitos exigidos en cuanto a novedad, nivel inventivo y aplicación industrial”.

      - “(…) el capítulo reivindicatorio presentado el 24 de septiembre de 2004, como el que se presentó con el recurso de reposición el 3 de enero de 2005, atendieron en debida forma las objeciones del señor examinador. De igual forma, en ellos se eliminaron, para ser cambiadas por unas nuevas, las reivindicaciones 4, 5 y 6 del capítulo reivindicatorio inicial, que, en concepto del examinador estaban incursas en la excepción a la patentabilidad prevista en el artículo 20, literal d) de la Decisión 486 de 2000”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, hace referencia a las Conclusiones de la División de Nuevas Creaciones:

      - “Tal como desprende la actuación administrativa el objeto reivindicado no es nuevo habida cuenta que está comprendido en el estado de la técnica, (…) encontrándose que el objeto reivindicado ya era conocido desde ante de la fecha de la prioridad reivindicada por la parte demandante”.

      - “(…) la Superintendencia de Industria y Comercio ha dado pleno cumplimiento a la Decisión 486 (…) y como quiera que el examen definitivo de patentabilidad fue desfavorable, la oficina nacional competente expidió legal y válidamente (…) los actos administrativos acusados”.

      - “(…) el hecho de que en otros países, la misma solicitud haya sido patentada, no es un argumento válido ni suficiente para otorgar a la solicitud controvertida el privilegio de la patente (…)”.

      CONSIDERANDO:

1. ...