PROCESO 078-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 78-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 56 de la misma normativa, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Marca: "MAC POLLO" (mixta). Expediente Interno: 2009-00085

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 25 días del mes de agosto del año dos mil catorce.

VISTOS:

El Oficio 1809 de 16 de junio de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00085.

El Auto de 16 de julio de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

LAS PARTES:

Demandante: MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Tercera interesada: AVIDESA MAC POLLO S.A.

1. Determinación de los hechos relevantes:

   * El 22 de agosto de 1984, la sociedad Avidesa Ltda. presentó la solicitud de registro de la marca MAC POLLO (mixta) para distinguir "pollo asado y sacrificado; carnes y pescados; conservas" de la Clase 29 de la Clasificación de Niza.

   * La sociedad McDonald's International Property Company Ltd. formuló oposición contra la solicitud con sustento en sus marcas registradas que contienen la partícula "MC": McDONALD´S (denominativa), RONALD McDONALD (denominativa) y MCRIB (denominativa) de las Clases 29, 30 y 42 de la Clasificación de Niza.

   * Mediante memorial de 5 de mayo de 1987, la sociedad opositora solicitó que se practicaran las pruebas que acreditaban la titularidad de las marcas registradas base de la oposición. La parte solicitante no pidió pruebas.

   * Por auto de 23 de abril de 1992, se decretaron las pruebas solicitadas.

   * Mediante memorial de 27 de julio de 2000, Avidesa Ltda. solicitó que se inscribiera el cambio de nombre de la empresa a Avidesa Mac Pollo S.A.

   * Mediante Resolución 44455 de 28 de diciembre de 2001, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca solicitada.

   * McDonald's International Property Company Ltd. presentó ante la División de Signos Distintivos recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   * Por Resolución 12386 de 7 de junio de 2004, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución 44455 de 2001, asimismo concedió el recurso de apelación.

   * El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación mediante la Resolución 34467 de 15 de septiembre de 2008, y confirmó la Resolución 44455 de 2001, agotándose así la vía gubernativa.

   * El 9 de febrero de 2009, McDonald's International Property Company presentó acción de nulidad contra las Resoluciones 44455, 12386 y 34467 emitidas por la SIC.

   * Mediante auto del 12 de febrero de 2010, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, tuvo como contestada la demanda por el tercero interesado Avidesa Mac Pollo S.A. y como no contestada la demanda por parte de la SIC.

   * Por medio de Oficio 1809 de 16 de junio de 2014, el Consejo de Estado de la República de Colombia, resolvió solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la "interpretación por la vía prejudicial del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aprobada en Colombia mediante decreto 1190 de 1978 y los artículos 136 y 172 de la Decisión 486, a fin de resolver el proceso interno 2009-00085".

2. Fundamentos de la demanda:

   La demandante McDonald's International Property Company, Ltd. manifestó lo siguiente:

   * Funda sus pretensiones en las siguientes normas: los literales f) y g) del artículo 58 de la Decisión 85, correspondientes a los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 y en la integridad del artículo 172 de la misma providencia.

   * "La marca MAC POLLO (mixta) y la marca McDONALD'S (mixta), como sus marcas derivadas, originan un grave riesgo de confusión en el mercado, en cuanto se reproduce el elemento esencial de la marca prioritaria (Mc o Mac como se pronuncia en el mercado) y se imita la conformación de las marcas derivadas, particularmente si se tiene en cuenta que las marcas en conflicto concurren en el mismo sector del mercado".

   * "Las marcas base de oposición, registradas con anterioridad al 24 de agosto de 1984 que hoy continúan vigentes, son McDONALD´S y RONALD McDONALD de las Clases 29, 30, 32 y 42 de la Clasificación de Niza".

   * "La marca McDONALD´S en el ámbito del negocio de las comidas rápidas es notoriamente conocida en el territorio colombiano y en el extranjero desde una fecha anterior a la solicitud de registro de la marca objeto del presente proceso, y lo es en la actualidad, cada vez, con una mayor intensidad en su uso y posicionamiento en el mercado".

   * En los signos confrontados predomina el elemento denominativo.

3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   * Mediante auto del 12 de febrero de 2010, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, tuvo como no contestada la demanda por la SIC.

   * La tercera interesada Avidesa Mac Pollo S.A. contestó la demanda con fundamento en lo siguiente:

   * Debida aplicación de los literales f) y g) del artículo 58 de la Decisión 85 que corresponden a los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486.

   * Defiende la legalidad de los actos administrativos acusados. Los signos confrontados no son similares desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual. Por lo tanto, no tienen riesgo de confusión o de asociación ante el público consumidor.

   * "De acuerdo a los factores de conexión competitiva, podemos ver que los signos confrontados protegen productos que se encuentran en la misma clase internacional, pero a pesar de esto, no presentan idénticos canales de comercialización y no se promueven mediante los mismos medios de publicidad".

   * Las marcas de McDONALD´S que incluyen la expresión "MC" están compuestas por una sola palabra, mientras que la marca MAC POLLO (mixta) está compuesta por dos palabras fácilmente reconocibles y diferenciables.

   CONSIDERANDO:

   * COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

   * Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

   * Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

   * Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite mediante Auto de 16 de julio de 2014.

   * NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

   * El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 58 de la Decisión 85 y los artículos 136 y 172 de la Decisión 486. Del análisis de los antecedentes del presente proceso, se advierte que la solicitud de registro de la marca MAC POLLO (mixta) fue presentada el 22 de agosto de 1984, en plena vigencia de la Decisión 85.

   * Por lo tanto, no resulta pertinente la interpretación de los artículos 136 y 172 de la Decisión 486, por lo que este Tribunal interpretará el artículo 58 literales f) y g) de la Decisión 85; y, de oficio, el artículo 56 de la misma normativa, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

   * En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes:

   DECISIÓN 486

Disposiciones Transitorias Artículos 56 y 58

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

DECISIÓN 85

"(...)

Artículo 56 Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos."

(...)

Artículo 58 No podrán ser objeto de registro como marcas:

(...)

6. Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;"

7. Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

(...)".

* El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, teniendo en cuenta las normas anteriormente descritas.

* LA APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

* En el presente caso, la solicitud de registro de la marca MAC POLLO (mixta) fue presentada el 22 de agosto de 1984, en vigencia de la Decisión 85 de la...