PROCESO 152-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 152-IP-2012

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 147 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2007-00277. Actor: CORPORACIÓN REY S.A. Marca: IDEAL (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los seis del mes de marzo del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 16 de enero de 2013.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: CORPORACIÓN REY S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercera Interesada: IDEAL FASTENER CORPORATION.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad CORPORACIÓN REY S.A., solicitó el 13 de julio de 2005 el registro como marca del signo denominativo IDEAL, para amparar productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. La sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION, solicitó el 22 de julio de 2005 el registro como marca del signo denominativo IDEAL, para amparar productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 555 de 31 de agosto de 2005, la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION presentó oposición andina con base en su marca denominativa IDEAL, registrada en Perú bajo el Número 105874, para amparar productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 21776 de 18 de agosto de 2006, resolvió declarar fundada la oposición presentada y negar el registro solicitado.

   5. La sociedad CORPORACIÓN REY S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

   6. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución No. 31174 de 27 de noviembre de 2006, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

   7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 06074 de 28 de febrero de 2007, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

   8. La sociedad CORPORACIÓN REY S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   9. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que la Superintendencia de Industria y Comercio no se consideró que la titularidad de la marca IDEAL en Perú se está controvirtiendo, ya que se presentó una acción contencioso administrativa contra la Resolución No. 109 de 10 de febrero de 2005, mediante la cual se negó el registro de la marca denominativa IDEAL a nombre de CORPORACIÓN EL REY S.A. Tampoco se tuvo en cuenta, que se inició una acción de nulidad contra el registro de la marca denominativa IDEAL a nombre de la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION, con base en el mejor derecho que tenía la sociedad CORPORACIÓN EL REY S.A. Este procedimiento, se encuentra suspendido hasta tanto no se decida lo pertinente en el poder judicial.

   2. Indica, que como lo anterior afectaba de manera ostensible el trámite en Colombia, se solicitó su suspensión mientras se decidían los asuntos en Perú.

   3. Argumenta, que la figura de la suspensión en estos casos es totalmente acertada, ya que da seguridad jurídica a los administrados. Debería ser aplicada al caso colombiano, siguiendo el ejemplo peruano, ya que de lo contrario se violarían los principios de economía procesal, legalidad, debido proceso, eficacia administrativa y celeridad.

   4. Agrega, que se podría aplicar por analogía el caso de la suspensión al decidir la cancelación por no uso.

   5. Esgrime, que en casos como el narrado se debe aplicar la figura de la prejudicialidad, ya que la decisión de fondo está conectada con otro asunto.

   6. Observa, que la solicitud de la marca IDEAL en Colombia por parte de la sociedad CORPORACIÓN REY S.A., tiene prelación en relación a la solicitud realizada por la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION. Se debe aplicar el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho”.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Sostiene, que los signos en conflicto son confundibles, son idénticos.

      • Argumenta, que no procede la suspensión del trámite administrativo, ya que el acto administrativo que concedió en Perú el registro de la marca denominativa IDEAL a nombre de la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION, continúa siendo válido.

   2. Por parte de la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION.

      La corte consultante no envió la contestación de la demanda por parte de la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   La corte consultante solicitó la interpretación de la siguiente norma: artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se interpretará la norma solicitada, pero se restringirá la interpretación a su literal a).

   Se interpretará de oficio el artículo 134 literal a) y 147 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

.

Artículo 147

A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

5. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos denominativos.

4. La oposición andina. Sus características.

5. La posibilidad de suspender el trámite de registro marcario si está pendiente un proceso judicial que afecte el análisis de registrabilidad en otro país de la Comunidad Andina.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno se resolvió negar el registro del signo denominativo IDEAL. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   1. Concepto de marca.

      Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

      El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

      De conformidad con la anterior definición normativa, se podría...