20-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 20-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma normativa, y del artículo 1 literal h) de la Decisión 689 de 13 de agosto de 2008, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2010-00351. Actor: O-TEK INTERNACIONAL S.A. Marca denominativa ETEK.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y nueve días del mes de julio del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 20 de marzo de 2013.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. partes.

   Demandante: O-TEK INTERNACIONAL S.A.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercera interesada: ETEK INTERNATIONAL CORPORATION.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad O-TEK INTERNACIONAL S.A., solicitó el 3 de abril de 2009 la cancelación por no uso del registro de la marca denominativa ETEK, concedido bajo el certificado No. 308168, a nombre de la sociedad ETEK INTERNATIONAL CORPORATION.

   2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 53544 de 26 de octubre de 2009, resolvió cancelar parcialmente por no uso el certificado No. 308168, correspondiente a la marca denominativa ETEK.

   3. La sociedad O-TEK INTERNACIONAL S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 64276 de 14 de diciembre de 2009, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

   5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 11853 de 26 de febrero de 2010, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

   6. La sociedad O-TEK INTERNACIONAL S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   7. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que no se demostró en forma suficiente, real y seria el uso de la marca denominativa ETEK para los servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. Se presentaron únicamente cinco facturas para probar el uso en relación con servicios demandados en forma masiva.

   2. Indica, que no obstante lo anterior, se mantuvo el registro para ciertos servicios que ni siquiera tienen relación directa con el servicio de mantenimiento correctivo para equipos HDSL.

   3. Sostiene, que las pruebas aportadas no son válidas para demostrar dicho uso; provienen de una sociedad que no es la actual titular del registro marcario. Tampoco se demostró que existiera autorización o licencia para el uso de tal marca.

   4. Agrega, que las pruebas aportadas demuestran el uso de la razón social ETEK, pero no el uso de la marca en la cantidad y el modo que corresponde. Se presentaron, para esto, únicamente cinco facturas.

   5. Argumenta, que no se puede probar el uso de una marca con el uso de un nombre comercial. Son cosas diferentes.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Sostiene, que las pruebas aportadas son aptas para demostrar el uso de la marca denominativa ETEK en relación con los servicios que ampara. El volumen de ventas es significativo, si se tiene en cuenta el tipo de servicios de mantenimiento de equipos de alta tecnología.

      • Agrega, que la modalidad de comercialización utilizada da cuenta de la habitual y periódica venta de los servicios mencionados.

      • Sostiene, que de conformidad con lo anterior, sí se probó un uso serio, real, efectivo y de buena fe.

   2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      • Sostiene, que la ausencia de registro de una licencia de uso de la marca, nada tiene que ver con la acreditación del uso efectivo de la misma en el mercado. Que no se haya registrado la licencia del uso de la marca no desvirtúa su uso real.

      • Argumenta, que el artículo 165 de la Decisión 486 habla de licenciatarios o de personas autorizadas. Los primeros deben estar registrados como tales en la oficina de marcas, y los segundos son personas autorizadas pero que carecen de dicho registro; además, cuentan con la aprobación oral o escrita de su titular.

      • Indica, que de conformidad con lo anterior, la sociedad INTERNATIONAL HOLDING CORP SUCURSAL COLOMBIA, es simplemente una persona autorizada por ETEK para el uso de su marca y, por lo tanto, la actividad de dicha sociedad es perfectamente válida en este proceso.

      • Aclara, que no se presentó la acreditación sobre la autorización del uso de la marca, ya que esto no lo exige la norma comunitaria, de conformidad con lo expresado por la propia Superintendencia de Industria y Comercio, siguiendo los lineamientos establecidos por la Secretaría General de la Comunidad Andina.

      • Agrega, que lo único que se necesita en estos casos es que el titular de la marca presente las pruebas de uso.

      • Arguye, que la Decisión 486 no establece los requisitos para que la autorización del uso de la marca se repute válida, ni tampoco los parámetros de acreditación dentro del trámite de cancelación por no uso.

      • Manifiesta, que la expresión ETEK se usa en las facturas como marca y no como razón social.

      • Expresa, que los servicios de mantenimiento correctivo de equipos HDSL, amparados por la marca denominativa ETEK, circulan en el mercado colombiano. Este hecho fue probado en el trámite administrativo.

      • Añade, que las pruebas aportadas al proceso prueban el uso serio, real y efectivo de la marca denominativa ETEK, de conformidad con los servicios mencionados, los cuales no son de consumo masivo y se vendieron en la cantidad correspondiente.

      • Sostiene, que para determinar la cancelación parcial por no uso, la Superintendencia de Industria y Comercio hizo un análisis de conexión competitiva para determinar los servicios objeto de la cancelación. Esto es coherente con la finalidad de la figura de la cancelación por no uso.

4. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   La corte consultante solicitó la interpretación del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se interpretará la mencionada norma y, de oficio, los artículos 166 y 167 de la misma normativa y el artículo 1 literal h) de la Decisión 689 de la Comisión de la Comunidad Andina

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 165

La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito

.

Artículo 166

Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del...