179-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 179-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a), d), f) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 150, 172, 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión.

Actor: FRANKLIN LOUFRANI.

Marcas: “SMILEY” (mixta) “SMILEY BABY” (mixta) y “SMILEY WORLD” (mixta).

Expediente Interno N° 2010-00270.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de once (11) de septiembre de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: el señor FRANKLIN LOUFRANI.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad INVER QUINTERO TORO LTDA.

2. Actos demandados

   El señor FRANKLIN LOUFRANI plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 11759 de 24 de mayo de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió conceder el registro del sigo “SMILEY” (mixto), solicitado por el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 11714 de 24 de mayo de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió conceder el registro del sigo “SMILEY BABY” (mixto), solicitado por el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 11753 de 24 de mayo de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió conceder el registro del sigo “SMILEY WORLD” (mixto), solicitado por el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 30972 de 15 de diciembre de 2004, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió conceder el registro del sigo “SMILEY” (mixto), solicitado por el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO, para distinguir productos comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 4 de octubre de 2004, el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO solicitó el registro de los signos “SMILEY” (mixto), “SMILEY BABY” (mixto), “SMILEY WORLD” (mixto) y “SMILEY” (mixto), para distinguir productos comprendidos en las clases 16, 25, 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente.

      - Una vez publicado el extracto de las solicitudes de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad D’ORO LTDA. presentó oposición a las solicitudes referidas.

      - El 24 de mayo de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 11759, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro del sigo “SMILEY” (mixto), solicitado por el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 24 de mayo de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 11714, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro del sigo “SMILEY BABY” (mixto), solicitado por el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 24 de mayo de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 11753, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro del sigo “SMILEY WORLD” (mixto), solicitado por el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 15 de diciembre de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 30972, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro del sigo “SMILEY” (mixto), solicitado por el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO, para distinguir productos comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Los registros mencionados fueron cedidos por el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO a favor de la sociedad INVER QUINTERO TORO LTDA.

   2. Fundamentos de la Demanda

      El señor FRANKLIN LOUFRANI, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Los registros concedidos en los actos acusados vulneran los derechos adquiridos por FRANKLIN LOUFRANI, por resultar violatorios a los derechos de autor sobre las obras que contienen el nombre SMILEY, creaciones que son previas al 26 de septiembre de 2003, fecha en la que fueron solicitados los registros de la marca nominativa SMILEY (…)”.

      - “Los registros concedidos en los actos acusados vulneran los derechos adquiridos por FRANKLIN LOUFRANI, por resultar similarmente confundibles con la marca SMILE y logo y SMILEY registrada en Francia y estar destinados a la identificación de los mismos productos, derechos que datan desde 1971 hasta la fecha (…)”.

      - “Los registros concedidos en los actos acusados vulneran los derechos adquiridos por FRANKLIN LOUFRANI, por reproducir la marca SMILEY, que es un signo distintivo notoriamente conocido en el mercado colombiano, reproducción que ha sido susceptible de causar indebido riesgo de confusión y asociación, riesgo de dilución y un aprovechamiento indebido de la reputación adquirida por el signo de mi representada en el mercado”.

      - “(…) los registros concedidos para las marcas que reproducen la marca SMILEY y el LOGO afectan indebidamente los derechos de FRANKLIN LOUFRANI, protegidos en Colombia en virtud de la Convención sobre Propiedad Industrial con Francia del 4 de septiembre de 1901, incorporada al ordenamiento jurídico colombiano mediante Decreto 597 de 1904”.

      - “(…) los signos registrados para identificar productos de las clase 16, 25 y 28 (…) incurren en causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto reproducen la marca SMILEY y la marca LOGO de mi representado, para identificar los mismos productos, signos y productos amparados por registros de marca previos en Francia, a nombre del ciudadano francés FRANKLIN LOUFRANI, protegidos en Colombia en virtud de los artículos 1 a 3 de la Convención sobre Propiedad Industrial con Francia del 4 de septiembre de 1901 (…)”.

      - “(…) el señor HARRY STEVENS QUINTERO TORO personalmente y a través de la sociedad INVER QUINTERO TORO LTDA. ha importado y distribuido en Colombia productos legítimamente marcados con la marca SMILEY y el LOGO, propiedad de Franklin Loufrani, prueba de que era una persona informada sobre los derechos adquiridos de FRANKLIN LOUFRANI sobre sus marcas, y por ende, pretendió cubrir de legalidad la usurpación de las marcas notorias de mi representado en Colombia. Tal conducta constituye sin lugar a dudas un obrar de mala fe, en la medida que el señor Harry Stevens Quintero Toro conocía de los derechos de mi representada, y aún consciente de ello, ha pretendido obrar contrario a derechos, al pretender ostentar derechos sobre registros de marca que vulneran directamente los derechos de mi representada”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) frente a las argumentaciones de la parte demandante en cuanto a la alegada notoriedad de la marca ‘SMILEY’, cabe reiterar que dicha notoriedad debió ser probada en el momento procesal en que era oportuno hacerlo (…)”.

      - “(…) en cuanto a la alusión que hace la parte demandante de la Propiedad Industrial con Francia del 4 de septiembre de 1901 incorporada mediante Decreto 597 de 2004, se tiene como consideró el Honorable Consejo de estado (…) ‘…Lo que ocurre es que la protección pactada en la Convención siempre va a requerir que sea reclamada o pedida por el propietario de la marca mediante los mecanismos internos del país donde se pretenda hacer valer, vgr, mediante oposición o demanda de observaciones a solicitudes de registro, solicitud a la oficina nacional competente de cancelación de registros posteriores al registro de una marca, mediante acción judicial, según el caso’”.

      - “(…) Sobre la presunta mala fe aducida por la parte demandante en la que eventualmente habría incurrido el señor Harry Stevens Quintero Toro para obtener el registro de las marcas antes mencionadas (…) es de reiterarse que ello no aparece demostrado dentro de la actuación surtida de la vía gubernativa”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad INVER QUINTERO TORO LTDA., en su...