165-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 165-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 14, 15 literal e), 21, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 44 y 45 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA.

Patente: “GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO”.

Expediente Interno Nº 2008-00083.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a cuatro (4) de septiembre del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 11 de julio de 2013, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de veintiuno (21) de agosto de 2013.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   Demandante: la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

2. Actos demandados

   La sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 23273 de 30 de julio de 2007, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió negar el privilegio de patente de invención para “GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO”, solicitada por la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA.

   - Resolución No. 33367 de 10 de octubre de 2007, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 23273 de 30 de julio de 2007.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 16 de mayo de 2003, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO”, solicitada por la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA.

      - Como resultado del examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

      - Realizado el examen de patentabilidad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

      - El 15 de marzo de 2007, el peticionario atendió el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Asimismo, allegó nuevas reivindicaciones y modificó la solicitud de patente.

      - El 30 de julio de 2007, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 23273, por medio de la cual resolvió negar el privilegio de patente de invención para “GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO”, solicitada por la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA. Se fundamentó en que las reivindicaciones 1 a 7, además de no cumplir con los requisitos de claridad y de unidad de la invención, reclaman materia que no se considera una invención y pretenden proteger un uso.

      - El 15 de agosto de 2007, la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución mencionada.

      - El 10 de octubre de 2007, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 33367 por medio de la cual atendió el recurso de reposición interpuesto y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 23273 de 30 de julio de 2007, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Escrito de demanda

      La sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) los motivos de la negativa expuestos por la entidad demandada son confusos y resultan contradictorios, pues la entidad demandada fundamenta la negativa en falta de claridad sosteniendo que el proceso no conduce a un producto, que se trata de un uso y que las reivindicaciones tienen una combinación de características de estructura o de función, desfigurando en forma arbitraria y equivocada la invención (…)”.

      - “(…) la invención solicitada cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 486 (…) pues el método que se define en las nuevas reivindicaciones no es un programa de ordenador como tal, sino un procedimiento con el que se consigue que determinados elementos físicos inter-actúen de forma distinta a la convencional”.

      - “(…) el método que se define en las nuevas reivindicaciones no es un programa de ordenador como tal, sino un procedimiento con el que se consigue que determinados elementos físicos interactúen de forma distinta a la convencional”.

      - “(…) debe tenerse en cuenta que solicitudes de patentes de invención pertenecientes al mismo grupo tecnológico referentes a ‘DISPOSITIVOS DE CONTROL’, han sido concedidas en países Miembros del Pacto Andino, específicamente en Colombia y en Perú a favor de HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, (…)”.

      - “(…) la presente invención no es un programa de ordenador como tal debido a que la invención afecta el funcionamiento de elementos, siendo una invención de carácter técnica en la que se gobiernan los componentes técnicos para producir un efecto técnico fuera de lo que sería un programa, ya que se trata de una nueva combinación funcional y estructural de los componentes y no de un uso ni tampoco de un programa de ordenador o de un soporte técnico en la que se gobiernan los componentes técnicos para producir un efecto técnico fuera de lo que sería un mero programa”.

      - “(…) la patente de invención consistente en ‘UN GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO’ hasta el momento ha sido objeto de patente en países como Argentina, Irán, Italia, Taiwán, Japón, etc. por tanto es posible la patentabilidad de la invención, (…)”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, hace referencia a las Conclusiones de la División de Nuevas Creaciones:

      - “(…) al estudiar las reivindicaciones del pliego, salta a la vista que incluyen mezclas de características no permitidas, como se evidencia de su redacción, ejemplos: ‘1. Un generador… sensores… para detectar… para avance del ángulo… el rotor… donde la corriente…’. ‘3. Un aparato de control… para el generador… teniendo… para el generador…’. ‘4. Un aparato de control… entre el tiempo…’. ‘5. Un aparato de control… cuando la velocidad…’ y sí en las restantes reivindicaciones”.

      - “(…) del estudio de la solicitud se determinó que ella trata de proteger un soporte lógico como tal, porque se reivindica un ‘generador CA’ y una ‘unidad de control’ por medio de un método de controlar la excitación del arrancador – generador como se puede constatar con ayuda de los diagramas de tiempo y de las formas de onda de las figuras 13 a 16 junto con su descripción correspondiente. Dicho ‘método’ o secuencia de procesamiento se considera un programa como tal, por ello, lo solicitado no cumple lo establecido por el artículo 15 e)”.

      - “(…) pretender hacer ver como patentable una solicitud porque pertenece al mismo campo tecnológico que otras, supuestamente concedidas, NO provoca que por arte de magia, que las reivindicaciones del caso en discusión deje de ser una relación de procesamiento de secuencia de señal y que se (sic) las mismas se hayan definido con las características permitidas acorde al procedimiento establecido, ni prueban de ninguna forma la patentabilidad de este caso (…)”.

      - “(…) Desde el oficio No. 12985 la administración sostuvo y explicó que lo reivindicado afecta las disposiciones del artículo 21 porque se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales, como son el estator, los devanados, el rotor, los sensores, etc. tal como se evidencia, de forma manifiesta, tanto en la descripción como en las reivindicaciones; posición que se reiteró en los actos demandados”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 21 de agosto de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 14, 15, 21, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la...